Reexame ex parte

Assessoria em reexame para titulares de patentes e terceiros solicitantes

O reexame ex parte raramente é apenas um procedimento no órgão de patentes. Ele pode afetar o alcance das reivindicações, as posições relativas à infração, a estratégia de litígio, a força em negociações de acordo, a exposição a direitos intervenientes e o valor da patente e do portfólio relacionado.

A AddyHart representa titulares de patentes e terceiros solicitantes em reexames ex parte. Combinamos tramitação de pedidos de patente, análise técnica, desenvolvimento de provas, coordenação com litígios e experiência recursal para conduzir os casos desde a avaliação inicial e a preparação do requerimento até o exame, a estratégia de emendas e qualquer revisão disponível pelo PTAB ou pelo Federal Circuit.

Representação de titulares de patentes

A defesa do titular da patente deve começar assim que surgir a possibilidade de uma petição de contestação. A preparação antecipada permite avaliar o estado da técnica, o histórico de tramitação, questões de interpretação das reivindicações, possíveis testemunhas, litígios relacionados e a importância comercial de cada reivindicação contestada.

Avaliação imediata do requerimento

Avaliamos:

✓ Cada nova questão substancial de patenteabilidade invocada ✓ As patentes e publicações impressas citadas ✓ Os mapeamentos de reivindicações e as premissas técnicas do solicitante ✓ O histórico original de tramitação ✓ Litígios e atividades de licenciamento relacionados ✓ A importância de cada reivindicação contestada ✓ Patentes relacionadas e pedidos pendentes

Essa avaliação inicial identifica oportunidades imediatas de resposta e estabelece uma estratégia mais ampla de tramitação e portfólio.

Manifestações anteriores à decisão de instauração

Em reexames ex parte elegíveis, o titular da patente pode apresentar uma manifestação anterior à decisão de instauração, tratando de saber se o requerimento suscita uma nova questão substancial de patenteabilidade. Preparamos manifestações focadas que identificam fragilidades nos ensinamentos alegados pelo solicitante, nos mapeamentos das reivindicações e na caracterização do estado da técnica.

Como a etapa anterior à decisão de instauração tem escopo limitado, cada manifestação precisa ser cuidadosamente ajustada ao procedimento aplicável. Desenvolvemos o documento como parte de uma estratégia mais ampla que antecipa o possível reexame, os litígios relacionados e qualquer resposta posterior de mérito.

Declarações do titular e respostas a exigências do USPTO

Se o reexame for instaurado, desenvolvemos uma estratégia coordenada de tramitação perante a Central Reexamination Unit.

Nosso trabalho pode incluir:

✓ Declarações do titular da patente ✓ Respostas a exigências não finais e finais do USPTO (Office Actions) ✓ Entrevistas com examinadores ✓ Distinções técnicas ✓ Declarações de especialistas e provas de apoio ✓ Evidências objetivas de atividade inventiva ✓ Emendas às reivindicações ✓ Petições e manifestações processuais ✓ Preservação de questões para recurso

Provas de especialistas

Reexames complexos frequentemente dependem de premissas factuais sobre o que uma referência ensina, como sistemas funcionam, o que um técnico no assunto compreenderia ou se uma combinação proposta tem suporte técnico.

Trabalhamos com especialistas qualificados para desenvolver declarações fundamentadas na tecnologia, na literatura pertinente, em testes e na perspectiva de um técnico no assunto.

Emendas e estratégia de portfólio

Uma emenda pode preservar a patenteabilidade e, ao mesmo tempo, criar consequências para a infração, a indenização, os direitos intervenientes, o licenciamento e outros ativos de patentes relacionados.

Antes de recomendar uma emenda, consideramos:

✓ Posições existentes e previstas relativas à infração ✓ Possíveis questões de direitos intervenientes ✓ Litígios pendentes ✓ Opções de continuação e reemissão ✓ Patentes e pedidos relacionados ✓ Cobertura de produtos comercialmente importantes

Recursos ao PTAB e ao Federal Circuit

O titular da patente pode recorrer ao PTAB de uma rejeição final em reexame ex parte. Se não estiver satisfeito, poderá posteriormente buscar revisão no Federal Circuit; terceiros solicitantes não possuem os mesmos direitos recursais.

Desenvolvemos o histórico de tramitação considerando essas possíveis etapas recursais.

Serviços para terceiros solicitantes

Para um terceiro solicitante, o requerimento inicial deve conter a fundamentação principal. Como a participação se torna limitada após a instauração do reexame, o requerimento deve identificar o estado da técnica mais forte, formular cada nova questão substancial de patenteabilidade e mapear claramente as referências às reivindicações contestadas.

Desenvolvemos requerimentos focados e fundamentados em provas, destinados a fornecer ao USPTO uma base clara para instaurar o reexame e examinar com rigor as reivindicações contestadas.

Assessoramos solicitantes em:

✓ Avaliação do reexame em comparação com IPR ou litígios ✓ Análise da patente e do histórico de tramitação ✓ Avaliação de patentes e publicações impressas ✓ Identificação das novas questões substanciais propostas ✓ Preparação de mapeamentos detalhados de reivindicações ✓ Desenvolvimento de provas técnicas de apoio ✓ Redação e apresentação do requerimento ✓ Preparação de eventual réplica permitida na fase inicial

Também avaliamos como o requerimento pode afetar litígios relacionados, posições de acordo, declarações públicas e objetivos comerciais mais amplos.

Coordenação com contencioso e licenciamento

As implicações estratégicas de um reexame ex parte frequentemente vão muito além do USPTO. Os argumentos apresentados durante a tramitação, as emendas às reivindicações e os autos resultantes podem influenciar a interpretação de reivindicações, as análises de infração, a indenização, os direitos intervenientes, a força em negociações de acordo e o valor de patentes relacionadas e pedidos pendentes.

Coordenamos com os advogados de contencioso e licenciamento durante todo o procedimento para manter posições consistentes entre as instâncias e avaliar os efeitos posteriores de cada decisão de tramitação. Ao integrar o reexame a uma estratégia mais ampla de controvérsia e portfólio, ajudamos clientes a proteger a patente contestada e o valor de longo prazo de seus ativos de propriedade intelectual.

Diante de um requerimento de reexame da Unified Patents?

O Programa de Defesa contra a Unified da AddyHart oferece representação com honorários de êxito a titulares elegíveis em reexames ex parte iniciados pela Unified Patents.

Nos casos aceitos, o programa prevê honorários de êxito de US$ 20.000, devidos somente se a representação for bem-sucedida e pelo menos uma reivindicação contestada for confirmada como patenteável, conforme definido no contrato escrito.

A elegibilidade ao programa depende da verificação de conflitos de interesses, da avaliação do caso e de contrato escrito. Taxas do USPTO, especialistas, fornecedores, contencioso, procedimentos perante o Federal Circuit e outras despesas estão excluídos, salvo inclusão expressa. Resultados anteriores não garantem resultados semelhantes.

Por que escolher a AddyHart para reexame ex parte

Ampla experiência em tramitação de pedidos de patente

O reexame ex parte é, fundamentalmente, um procedimento especializado de tramitação. Combinamos ampla experiência em tramitação de pedidos de patente com análise técnica para desenvolver respostas persuasivas, estratégias perante examinadores e abordagens de emenda às reivindicações voltadas a preservar direitos de patente valiosos ou apresentar contestações bem fundamentadas.

Análise técnica e probatória

Reexames bem conduzidos dependem de mais do que identificar o estado da técnica. Trabalhamos em estreita colaboração com inventores, especialistas técnicos e profissionais da indústria para analisar tecnologias complexas, avaliar o histórico de tramitação e desenvolver provas que sustentem as posições de nossos clientes perante o USPTO.

Estratégia atenta ao contencioso

Decisões no reexame podem influenciar litígios paralelos, negociações de licenciamento e medidas futuras de exercício de direitos. Coordenamos com os advogados de contencioso para alinhar argumentos de tramitação, emendas e provas de apoio aos objetivos mais amplos da controvérsia e dos negócios.

Assessoria orientada ao portfólio

Cada decisão durante o reexame pode afetar patentes relacionadas, pedidos pendentes, a estratégia de continuação e o valor de longo prazo de um portfólio de propriedade intelectual. Avaliamos cada escolha estratégica à luz de seu possível impacto sobre a patente contestada e a família de patentes mais ampla.

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Equipe com experiência na área

Os profissionais abaixo reúnem experiência em IPR, reexame, recursos, contencioso, tramitação de pedidos de patente e análise técnica relevante a contestações de patentes concedidas.

Meredith Martin Addy

Presidente e cofundadora · Advogada de patentes habilitada perante o USPTO · Engenheira eletricista

Engenheira eletricista e advogada de patentes habilitada perante o USPTO, Mimi utiliza sua experiência em mais de 100 processos de patentes nos tribunais federais de primeira instância e mais de 100 recursos ao Federal Circuit para orientar estratégias de tramitação, procedimentos no PTAB, licenciamento e solidez de portfólios.

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Gregory B. Gulliver

Sócio · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Ex-engenheiro de software

Ex-engenheiro de software com nove anos de experiência na indústria, Gregory redigiu e acompanhou centenas de pedidos envolvendo comunicações sem fio, software, hardware, semicondutores e tecnologias de redes.

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Brandon R. Theiss

Sócio · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Engenheiro profissional licenciado nos EUA

Engenheiro profissional licenciado nos EUA e ex-engenheiro de controles industriais e dispositivos médicos, Brandon assessora clientes na tramitação de pedidos de patente, em estratégias relativas ao § 101, no desenvolvimento de portfólios e em procedimentos pós-concessão envolvendo IA, software, sistemas em nuvem, dispositivos médicos e automação.

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Craig McLaughlin

Advogado sênior · Advogado de patentes habilitado perante o USPTO · Formação em biologia

Advogado de patentes habilitado perante o USPTO, com formação em biologia e quase 30 anos de experiência, Craig atua em matérias relativas a patentes de invenção e de desenho ornamental dos EUA envolvendo dispositivos médicos, sistemas mecânicos, produtos de consumo e hardware, além de questões pós-concessão e recursais relacionadas.

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Ganesh J. Prabu

Consultor técnico · Engenheiro de comunicações sem fio · Apoio à análise de patentes e ao licenciamento

Ganesh J. Prabu é engenheiro de comunicações sem fio e consultor técnico com mais de duas décadas de experiência, incluindo funções na Motorola e na BlackBerry. Apoia a tramitação de pedidos de patente, o licenciamento e o contencioso por meio de análises técnicas de tecnologias 5G, LTE e IoT, elaboração de quadros comparativos de reivindicações, engenharia reversa e análise de evidências de uso.

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Heather King (Allebach)

Líder de paralegais · Operações de patentes e contencioso

Heather coordena a integração de portfólios, as formalidades de depósito perante o USPTO, os relatórios aos clientes, a correspondência internacional, as solicitações de instruções, as transferências de portfólios e a implementação de procedimentos de tramitação específicos de cada cliente.

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Sue Tucker

Líder de gestão de prazos · Operações de contencioso e patentes

Sue aplica mais de 25 anos de experiência em operações jurídicas à gestão de prazos, à coordenação de depósitos e protocolos, à administração de casos e ao apoio processual em matérias perante o USPTO, o PTAB e os tribunais federais dos EUA.

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