Um relatório descritivo, seis invenções: pedidos de continuação e divisionais nos Estados Unidos e na China

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Resumo executivo

Este artigo explica como um único relatório descritivo de patente que divulga as invenções A a F deve ser dividido em pedidos posteriores segundo as práticas norte-americana e chinesa. Nos Estados Unidos, as invenções B e C submetidas à restrição normalmente devem ser buscadas em pedidos divisionais tempestivos para preservar a proteção mais forte sob 35 U.S.C. § 121, enquanto A3 e as invenções D a F, anteriormente não reivindicadas, em geral podem ser buscadas em continuações sob o § 120, desde que a divulgação original forneça suporte adequado e seja mantida uma cadeia ininterrupta de pedidos copendentes. A China, em contrapartida, não oferece um mecanismo geral de continuação: a matéria comercialmente importante geralmente precisa ser incluída em divisionais tempestivos antes do término do período de divisão do pedido original, e um divisional pendente normalmente não estende esse período, salvo por uma exceção restrita de falta de unidade suscitada pelo examinador. A comparação demonstra que portfólios coordenados devem utilizar arquiteturas de depósito deliberadamente diferentes em cada jurisdição, em vez de tentar reproduzir na China a prática norte-americana de continuações.

Introdução

Um único relatório descritivo de patente pode divulgar muito mais do que as reivindicações buscadas no primeiro pedido. Isso é comum em tecnologias de plataforma, famílias de produtos e programas de pesquisa nos quais uma divulgação descreve um conceito central, várias implementações distintas e invenções adicionais que podem se tornar comercialmente importantes posteriormente. A pergunta difícil não é se o relatório contém a matéria. É como, e até quando, o depositante precisa preservar o direito de reivindicar cada invenção.

Considere um pedido que divulgue as invenções A, B, C, D, E e F. A invenção A inclui as subinvenções A1, A2 e A3. O pedido originalmente depositado contém reivindicações dirigidas a A, B e C, mas nenhuma dirigida a D, E ou F. O examinador impõe uma exigência de restrição entre A, B e C. O depositante elege A e cancela as reivindicações de B e C. O examinador posteriormente defere reivindicações que abrangem A1 e A2, mas não A3.

A estratégia de depósito decorrente desses fatos difere acentuadamente entre os Estados Unidos e a China. Nos Estados Unidos, uma cadeia de pedidos com suporte adequado e pendência contínua pode preservar flexibilidade substancial. B e C normalmente devem ser buscadas em divisionais vinculados à exigência de restrição; A3 normalmente pertence a uma continuação; e D a F potencialmente podem ser reivindicadas em uma continuação, embora nunca tenham sido reivindicadas no pedido original. Na China, o profissional não deve presumir que manter um divisional preservará todas as ramificações divulgadas. A China não tem equivalente direto da continuação norte-americana aberta a reivindicações posteriores. Seu prazo ordinário para um divisional voluntário geralmente é contado a partir do primeiro pedido chinês, e um divisional pendente normalmente não reinicia essa contagem.

Esse contraste produz uma máxima útil de planejamento: nos Estados Unidos, preserve uma cadeia pendente com suporte adequado; na China, deposite cada divisional voluntário comercialmente importante antes do encerramento do período de divisão do primeiro pedido.

Termos fundamentais utilizados neste artigo

Na prática norte-americana, uma continuação é um pedido posterior que busca o benefício da data de depósito de um pedido não provisório anterior, apresentando reivindicações para matéria já divulgada nele; uma continuação em parte acrescenta matéria não divulgada no pedido anterior, de modo que a data anterior beneficia apenas as reivindicações com suporte adequado na divulgação anterior. Um divisional é um pedido de continuação em sentido amplo, extraído de um pedido anterior para buscar uma invenção independente ou distinta; para a proteção do § 121, ele precisa resultar de uma restrição do órgão. Uma exigência de restrição determina que o depositante eleja entre invenções independentes ou distintas, enquanto uma eleição de espécies determina a seleção de uma espécie divulgada para exame e não cria necessariamente uma restrição sob o § 121 para toda espécie não eleita. Consonância significa preservar, em toda a família, a linha de demarcação estabelecida pelo examinador entre as invenções submetidas à restrição. Um terminal disclaimer pode superar uma rejeição por duplo patenteamento baseado em obviedade mediante renúncia a prazo de patente e imposição de condições de titularidade comum ou de exercício dos direitos. Tanto continuações quanto divisionais podem buscar o benefício do § 120, mas apenas divisionais decorrentes de restrição que atendam aos requisitos podem receber a proteção do § 121. A China permite divisionais por iniciativa do depositante e por determinação do examinador, mas não um instrumento geral de continuação nos moldes norte-americanos.

Estados Unidos: prioridade sob o § 120 e proteção sob o § 121 são coisas diferentes

Duas disposições legais regem grande parte da análise, mas cumprem funções diferentes. O § 120 determina se um pedido posterior pode receber o benefício de uma data anterior de depósito nos Estados Unidos. O § 121 pode, em circunstâncias mais restritas, impedir que patentes criadas por uma exigência de restrição sejam utilizadas umas contra as outras em uma análise de duplo patenteamento baseado em obviedade. Um pedido posterior pode satisfazer o § 120 e ainda assim não receber nenhuma proteção sob o § 121.

O § 120 preserva a prioridade por meio de uma cadeia copendente com suporte adequado

O § 120 permite que um pedido posterior obtenha o benefício da data de depósito de um pedido anterior quando o pedido anterior divulga a invenção posteriormente reivindicada da forma exigida pelo § 112(a), os pedidos apresentam a relação exigida entre inventores, o pedido posterior é depositado enquanto o pedido anterior — ou outro pedido igualmente habilitado ao benefício — permanece pendente e o pedido posterior contém a referência específica exigida ao pedido anterior. 35 U.S.C. §§ 112(a), 120 (2018); 37 C.F.R. § 1.78(d)(1)–(3) (2025).

O ponto central para a hipótese é que o § 120 pergunta se o pedido anterior divulgou a invenção posteriormente reivindicada, e não se ele anteriormente reivindicou essa invenção. Assim, se o relatório original fornecer suporte adequado de descrição escrita e suficiência descritiva para D, E e F, uma continuação poderá reivindicar essas invenções, embora o conjunto original de reivindicações tratasse apenas de A, B e C. A ausência de reivindicações originais para D a F é importante para o § 121, discutido abaixo, mas não é, por si só, fatal sob o § 120.

A copendência precisa existir ao longo da cadeia pertinente. Uma continuação depositada enquanto o pedido original estiver pendente pode preservar uma via até a data original de depósito. Um pedido posterior pode então se apoiar nessa continuação se os requisitos legais permanecerem atendidos. O Federal Circuit decidiu que uma continuação depositada no mesmo dia da concessão da patente do pedido principal satisfaz o requisito temporal do § 120 porque o pedido principal permanece pendente pelo menos até a concessão naquele dia. Immersion Corp. v. HTC Corp., 826 F.3d 1357, 1363–65 (Fed. Cir. 2016). Essa conclusão é útil em uma emergência, mas a prática planejada não deve depender de depósito no mesmo dia. Depositar antes da data de concessão — e preferencialmente antes do pagamento da taxa de concessão quando a estratégia da família ainda não estiver concluída — evita riscos desnecessários de prazo e processamento.

Cada elo também precisa de uma reivindicação de benefício juridicamente suficiente. A reivindicação de benefício deve identificar cada pedido anterior pertinente na folha de dados do pedido, em conformidade com a Rule 1.78. Uma menção passageira no relatório descritivo não sana necessariamente uma reivindicação de benefício defeituosa. Ver Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 1316–18 (Fed. Cir. 2018). A matéria reivindicada também precisa ter suporte em toda a cadeia na qual se apoia. Um título comum, um relatório descritivo copiado ou um parágrafo comum de benefício não substituem o suporte efetivo sob o § 112(a). Regents of the University of Minnesota v. Gilead Sciences, Inc., 61 F.4th 1350, 1356–60 (Fed. Cir. 2023).

A consequência prática é que “manter um pedido pendente” não é uma doutrina jurídica autônoma. É uma forma abreviada de dizer que se mantém uma cadeia na qual copendência, divulgação, inventoria e referências específicas permanecem intactas. Se um elo crucial for abandonado sem um sucessor tempestivo, um depósito posterior não poderá recriar a cadeia perdida apenas fazendo referência ao pedido original.

O § 121 é uma proteção legal restrita criada por uma exigência de restrição do examinador

O § 121 trata de um problema diferente. Quando o United States Patent and Trademark Office exige que um depositante divida invenções independentes e distintas, o depositante normalmente não deve sofrer uma penalidade de duplo patenteamento por cumprir essa exigência. A lei prevê, portanto, que, quando suas condições forem atendidas, uma patente decorrente do pedido submetido à restrição ou de um divisional resultante não será utilizada como referência contra o pedido original, o pedido divisional ou as patentes deles decorrentes. 35 U.S.C. § 121 (2018).

A proteção legal é rigorosa. Precisa haver uma exigência de restrição suficientemente documentada. A matéria para a qual se busca proteção precisa ter sido formalmente reivindicada e dividida em resposta a essa exigência; a divulgação isolada não basta. Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1381–82 (Fed. Cir. 2003). A ramificação pertinente precisa se originar de um verdadeiro divisional depositado como resultado da restrição. O Federal Circuit reiteradamente recusou estender a proteção legal a uma continuação em parte apenas porque descende de um pedido submetido à restrição. Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1360–62 (Fed. Cir. 2008). Tampouco um titular normalmente pode converter um pedido em divisional protegido anos depois apenas alterando sua designação durante uma reemissão ou um reexame. Ver G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–55 (Fed. Cir. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1322–23 (Fed. Cir. 2018).

Os pedidos também precisam manter “consonância” com a restrição do examinador. Em termos práticos, os agrupamentos de reivindicações na família precisam continuar a respeitar a linha de demarcação traçada pelo examinador entre as invenções submetidas à restrição. Combinar reivindicações de lados opostos dessa linha, ou deslocá-la durante a tramitação posterior, pode causar a perda da proteção. St. Jude Med., Cardiology Division, Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1379–81 (Fed. Cir. 2013); Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82.

O § 121 inclui expressamente uma condição temporal: o divisional precisa ser depositado antes da concessão de uma patente no outro pedido. O Federal Circuit permite que a proteção do § 121 se estenda por uma linhagem de divisional de divisional e, em algumas circunstâncias, por uma continuação derivada de um divisional adequado. Boehringer Ingelheim International GmbH v. Barr Laboratories, Inc., 592 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2010); Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). Esses casos, porém, não devem ser tratados como convite para adiar a criação de uma ramificação submetida à restrição e comercialmente importante até depois da concessão da patente original. Um pedido posterior pode conservar a prioridade sob o § 120 por meio de um pedido intermediário e, ao mesmo tempo, apresentar uma questão séria quanto à proteção do § 121 contra uma patente já concedida. A conduta conservadora é depositar cada ramificação divisional importante antes da concessão da primeira patente da família submetida à restrição.

Aplicação da legislação norte-americana à hipótese A–F

B e C normalmente devem ser depositadas como divisionais separados

B e C apresentam o caso mais claro para tratamento divisional. Foram reivindicadas no pedido original, o examinador as separou formalmente da invenção eleita A por restrição e o depositante retirou suas reivindicações em resposta. Supondo que a restrição permaneça em vigor e as reivindicações posteriores preservem as linhas de demarcação do examinador, pedidos dirigidos a B e C podem se qualificar como divisionais sob os §§ 120 e 121.

Para a posição mais forte quanto à proteção legal, o depositante deve apresentar um divisional B e um divisional C enquanto o pedido A ainda estiver pendente e antes da concessão da patente A. Depositar ambas as ramificações diretamente a partir do pedido original cria os autos mais claros. O § 121 não exige invariavelmente que cada grupo não eleito seja colocado em um pedido separado; duas invenções não eleitas podem tramitar juntas sem necessariamente perder a consonância. Boehringer, 592 F.3d at 1350–54. Um pedido combinado B/C pode, contudo, provocar nova restrição, complicar a arquitetura da família e forçar uma decisão posterior sobre C após a concessão da patente A. Divisionais diretos separados normalmente justificam o custo adicional de depósito quando ambas as invenções têm relevância comercial e a proteção máxima do § 121 importa.

O prazo da taxa de concessão não é, por si só, o prazo legal do divisional. A preocupação determinante é a concessão da patente. Ainda assim, esperar até depois do pagamento da taxa comprime o tempo disponível, aumenta o risco de que a concessão ultrapasse o plano de depósito e pode complicar a correção de erros materiais. A melhor prática de controle de prazos é decidir sobre todas as ramificações submetidas à restrição antes de pagar a taxa de concessão e depositar prontamente os divisionais desejados.

É possível depositar B primeiro e, posteriormente, depositar C como divisional de B. Boehringer confirma que um divisional de divisional não está categoricamente fora do § 121. 592 F.3d at 1352–54. Mas, se C só for depositado após a concessão da patente A, a prioridade sob o § 120 e a imunidade sob o § 121 tornam-se questões separadas. C ainda pode ter uma cadeia de prioridade válida por meio de B, mas sua posição de proteção contra A pode ser contestada porque C não existia antes da concessão de A. Depositar os divisionais diretos B e C antes da concessão evita essa questão desnecessária.

A3 normalmente é matéria de continuação, e não matéria divisional submetida à restrição

A restrição descrita separou A, B e C. Ela não dividiu A1, A2 e A3. Se A3 tiver sido apenas divulgada, mas não identificada separadamente em uma exigência de eleição de espécies ou de restrição, um pedido posterior dirigido a A3 normalmente deverá ser depositado como continuação sob o § 120. O fato de as reivindicações deferidas acabarem abrangendo apenas A1 e A2 não transforma A3 em uma invenção não eleita protegida pelo § 121.

Essa distinção importa. Uma continuação dirigida a A3 pode receber a data original de depósito se a divulgação original der suporte às novas reivindicações e a continuação for depositada tempestivamente. Mas a ramificação A3 normalmente não receberá a proteção do § 121 contra uma rejeição por duplo patenteamento baseado em obviedade apoiada na patente A1/A2. Se A3 for uma variação óbvia das reivindicações concedidas, o depositante poderá precisar demonstrar distinção para fins de patenteabilidade ou apresentar um terminal disclaimer, com as consequências correspondentes de titularidade comum, exercício comum dos direitos, prazo da patente e ajuste desse prazo.

O resultado pode mudar se o histórico de tramitação contiver uma exigência separada e formal de eleição de espécies ou de restrição que identifique A1, A2 e A3 como espécies ou invenções distintas, e A3 tiver sido retirada em resposta. Nesse caso, um divisional A3 pode ser adequado, e o § 121 pode estar disponível se todos os requisitos legais e o requisito de consonância forem satisfeitos. A designação deve acompanhar os autos efetivos. Um deferimento limitado a A1 e A2, isoladamente, não equivale a uma restrição contra A3.

D a F podem ser reivindicadas em uma continuação, embora nunca tenham sido reivindicadas antes

O § 120 não exige que D, E ou F tenham aparecido nas reivindicações originais. Se o pedido original descrever cada invenção com suporte adequado de descrição escrita e suficiência descritiva, uma continuação depositada durante a pendência exigida poderá apresentar reivindicações de D, E ou F e buscar a data original de depósito. O USPTO poderá posteriormente impor restrição entre essas invenções, mas sua ausência do primeiro conjunto de reivindicações não as exclui da prática de continuações.

Esses pedidos, porém, não recebem proteção do § 121 com base na restrição A/B/C. O examinador não restringiu D, E ou F, e o pedido original não continha reivindicações admitidas para essas invenções. Chamar um pedido D–F de “divisional” não supre o pressuposto ausente. Ver Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. A caracterização mais segura é a de continuação, a menos e até que uma exigência posterior de restrição crie uma via divisional adequada.

Saber se D, E e F devem ser colocadas em uma continuação é uma questão comercial e de unidade. Uma única continuação pode ser econômica como depósito inicial, mas pode provocar imediatamente outra exigência de restrição. Se cada invenção tiver valor comercial independente, o depositante deve considerar continuações separadas ou, pelo menos, assegurar o depósito de um sucessor antes do encerramento do pedido compartilhado. O suporte substantivo de cada reivindicação deve ser relacionado à divulgação original antes do depósito; uma afirmação genérica de que todas as modalidades podem ser combinadas nem sempre satisfará o § 112(a).

A3 pode potencialmente ser depositada por meio de um pedido D–F pendente, mas essa normalmente não é a via mais clara

Suponha que o depositante apresente tempestivamente uma continuação dirigida a D a F enquanto o pedido original A estiver pendente. A patente A é então concedida, mas a continuação D–F permanece pendente. O depositante poderia posteriormente apresentar uma continuação A3 a partir do pedido D–F?

Potencialmente, sim. O § 120 permite apoiar-se em um “pedido igualmente habilitado” ao benefício do primeiro pedido. Se a continuação D–F tiver sido depositada tempestivamente, repetir ou de outra forma contiver suporte adequado para A3, apresentar a relação exigida entre inventores, reivindicar corretamente o benefício do pedido original e permanecer pendente quando o pedido A3 for depositado, poderá servir como elo copendente. O próprio pedido A3 precisa conter as referências específicas corretas e nomear o inventor ou os inventores adequados. Cada elo precisa funcionar; o simples fato de todos os pedidos pertencerem à mesma família de patentes da empresa é insuficiente.

A via é juridicamente possível, mas estrategicamente frágil. A inventoria de D a F pode não se sobrepor adequadamente à inventoria de A3. Alterações durante a tramitação podem criar dúvidas sobre se o relatório descritivo intermediário sustenta as reivindicações posteriores. Uma declaração de prioridade defeituosa ou um abandono acidental na ramificação D–F pode romper a cadeia. A via também nada faz para criar proteção do § 121 para A3, pois a restrição A/B/C não dividiu A3 de A1 e A2.

Quando já se sabe que A3 é importante, a prática mais clara é depositar uma continuação A3 direta a partir do pedido original antes de sua concessão, em paralelo com qualquer continuação D–F. Um depósito entre ramificações deve ser tratado como alternativa de segurança criada por uma cadeia pendente válida, e não como a arquitetura preferencial da família.

Uma arquitetura sensata de depósitos nos Estados Unidos

Antes da concessão da patente A, o depositante normalmente deve criar divisionais separados B e C para preservar a melhor posição sob o § 121. Também deve apresentar uma continuação dirigida a A3, se comercialmente justificável, e uma ou mais continuações dirigidas a D a F, se essas invenções divulgadas puderem importar. Os pedidos A3 e D–F dependem principalmente do § 120, e não da restrição original. Manter pelo menos uma continuação pendente pode preservar flexibilidade posterior para matéria adequadamente divulgada, mas a família não deve ser reduzida a um único pedido genérico de reserva se isso criar riscos evitáveis de suporte, inventoria ou proteção legal.

A arquitetura resultante é intencionalmente assimétrica. As ramificações B e C seguem a restrição do examinador e são projetadas para preservar a consonância. As ramificações A3 e D–F preservam matéria divulgada por meio da prática de continuações. Tratar todos os pedidos derivados como intercambiáveis ocultaria as diferentes razões legais para depositar cada um.

China: prática divisional sem uma continuação nos moldes norte-americanos

A China parte de um modelo processual diferente. A legislação chinesa permite ao depositante dividir um pedido que contenha duas ou mais invenções, seja a divisão motivada por uma objeção de falta de unidade ou realizada voluntariamente. Ela não fornece equivalente direto da continuação norte-americana que pode permanecer pendente como instrumento geral para reivindicações posteriores de qualquer matéria adequadamente divulgada.

“Voluntário”, nesse contexto, significa por iniciativa do depositante; não significa que ele possa manter qualquer matéria divulgada disponível indefinidamente por meio de divisionais pendentes sucessivos.

O artigo 31 da Lei de Patentes exige que um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade se limite a uma invenção, observada a exceção para duas ou mais invenções ou modelos de utilidade pertencentes a um único conceito inventivo geral. O artigo 33 proíbe alterações que ultrapassem o escopo da divulgação original. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 31, 33 (promulgada pelo Standing Comm. Nat’l People’s Cong. em 12 de março de 1984, alterada em 17 de outubro de 2020, vigente desde 1º de junho de 2021) (China) [doravante Lei de Patentes da RPC]. Um divisional chinês precisa, portanto, apoiar-se em matéria divulgada no pedido original e constituir uma solução técnica que possa ser adequadamente buscada como invenção separada. Não é apenas uma oportunidade de iniciar uma nova tramitação em torno de qualquer variação desejada.

O prazo ordinário chinês de divisionais está vinculado ao período de registro da concessão

Sob o atual artigo 48, o depositante pode apresentar um divisional antes do término do prazo especificado no artigo 60(1). O artigo 60(1) geralmente concede dois meses a partir do recebimento da notificação para cumprir as formalidades de registro após uma decisão de concessão. Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China arts. 48–49, 60 (rev. 2023) (China) (alteradas pelo State Council Decree No. 769, de 11 de dezembro de 2023, vigentes desde 20 de janeiro de 2024) [doravante Regras de Execução]. O prazo ordinário é, portanto, mais preciso do que a afirmação vaga de que um divisional precisa ser depositado “enquanto o pedido principal estiver pendente” ou “antes da concessão”. Em geral, trata-se do término do período de dois meses para as formalidades de registro, contado da notificação de concessão.

A CNIPA esclareceu que o cumprimento antecipado das formalidades de registro e até a emissão do certificado da patente antes do fim dos dois meses não encerram necessariamente o prazo legal restante para o divisional. Ver China Nat’l Intell. Prop. Admin., Can a Divisional Application Be Filed After the Parent Patent Certificate Has Issued? (20 de outubro de 2025). Esse esclarecimento é útil, mas não deve se tornar uma política ordinária de controle de prazos. Depositar antes de concluir as formalidades de registro, e bem antes do término dos dois meses, continua sendo a prática conservadora.

Regras especiais se aplicam quando o pedido original é rejeitado. As Diretrizes de Exame de Patentes permitem depositar um divisional durante o prazo de três meses para requerer reexame após o recebimento de uma decisão de rejeição, independentemente de o reexame ser efetivamente requerido; durante um procedimento de reexame; durante o prazo para contestar uma decisão desfavorável de reexame; e durante o contencioso administrativo judicial subsequente. Em contrapartida, geralmente não é possível depositar um divisional a partir de um pedido retirado, considerado retirado sem restauração ou definitivamente rejeitado após o término dos prazos aplicáveis. China Nat’l Intell. Prop. Admin., Patent Examination Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3), CNIPA Order No. 78 (21 de dezembro de 2023, vigente desde 20 de janeiro de 2024) (China) [doravante Diretrizes da CNIPA].

Essas exceções são importantes, mas não substituem um plano afirmativo de depósitos. Um portfólio não deve depender da preservação de direitos divisionais por meio de rejeição apenas para obter mais tempo.

Um divisional chinês pendente normalmente não reinicia o prazo de divisão voluntária

Essa é a diferença de maior consequência em relação à prática norte-americana de continuações. Para um divisional voluntário subsequente ordinário, a CNIPA geralmente avalia a tempestividade em relação ao primeiro pedido ou pedido original, e não à pendência do divisional imediato. Se o período de divisão do pedido original tiver encerrado, manter um divisional de primeira geração normalmente não preservará um direito geral de extrair matéria adicional posteriormente. Diretrizes da CNIPA pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3).

As Diretrizes da CNIPA reconhecem uma exceção restrita quando um examinador suscita expressamente falta de unidade em um divisional pendente. Nessa circunstância, o depositante pode apresentar um divisional subsequente em resposta à objeção de unidade do examinador, e a tempestividade pode ser avaliada com referência ao divisional pendente. A exceção está vinculada à matéria efetivamente dividida pelo examinador. Não é uma reabertura geral da divulgação original. Se o examinador concluir que D, E e F carecem de unidade em um divisional D–F, a exceção poderá sustentar novas divisões entre D, E e F. Normalmente, ela não reabre uma oportunidade expirada de buscar A3, que não tem relação com essa objeção. Ver China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of the 2019 Amendments to the Patent Examination Guidelines pt. III(A)(1) (30 de outubro de 2019) (China); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Announcement on Amending the Patent Examination Guidelines, Announcement No. 328, pt. I (23 de setembro de 2019, vigente desde 1º de novembro de 2019) (China).

Consequentemente, um divisional chinês D–F não pode ser utilizado com segurança como equivalente de uma continuação norte-americana que sirva de ponte para um depósito A3 posterior. Depois de ultrapassado o prazo ordinário contado do primeiro pedido, A3 pode ficar indisponível, a menos que se enquadre na exceção específica de divisão subsequente determinada pelo examinador. O fato de o pedido D–F ainda estar em exame não altera esse resultado.

Requisitos formais e substantivos também limitam as ramificações chinesas

Um divisional chinês válido conserva a data de depósito do pedido original e, quando devidamente reivindicada, a data de prioridade pertinente. Precisa identificar o pedido original, permanecer dentro da divulgação original e manter a mesma categoria de pedido; um pedido de patente de invenção não pode ser convertido em pedido de modelo de utilidade apenas por divisão. Regras de Execução arts. 48–49.

A prioridade não deve ser tratada como automática. Desde 1º de janeiro de 2026, as Diretrizes de Exame de Patentes preveem expressamente que, quando o pedido original reivindicava prioridade, mas o depositante não a declara no requerimento divisional, considera-se que o divisional não a reivindica, e a CNIPA emitirá uma notificação nesse sentido. China Nat’l Intell. Prop. Admin., Decision on Amending the Patent Examination Guidelines § 3, CNIPA Order No. 84 (10 de novembro de 2025, vigente desde 1º de janeiro de 2026) (China) [doravante CNIPA Order No. 84]. Embora a restauração possa estar disponível em circunstâncias apropriadas, uma lista de verificação de depósito divisional chinês deve incluir a conferência expressa de cada reivindicação de prioridade, em vez de presumir que a prioridade decorre automaticamente do número do pedido principal.

A inventoria pode criar outra armadilha, especialmente para um divisional subsequente. A prática chinesa geralmente exige que o inventor ou os inventores nomeados em um divisional sejam o inventor ou um subconjunto dos inventores associados ao pedido do qual ele foi dividido. Diretrizes da CNIPA pt. I, ch. 1, § 5.1.1(4). Se o primeiro divisional D–F omitir a pessoa que inventou A3, tentar derivar um divisional A3 subsequente dessa ramificação poderá criar um obstáculo formal adicional, independentemente do prazo. A arquitetura de depósitos deve, portanto, considerar quais inventores contribuíram para cada solução técnica antes de apresentar a primeira geração de divisionais.

Aplicação da legislação chinesa à hipótese A–F

B e C

Como B e C foram reivindicadas e separadas de A, são candidatas naturais a divisionais chineses se o examinador chinês também suscitar falta de unidade. Também podem ser buscadas por divisionais voluntários, desde que a divulgação e a análise de unidade sustentem invenções separadas. Se B e C tiverem, cada uma, importância comercial, a estratégia prudente será depositar ambas antes do prazo ordinário de divisão do pedido original chinês. Depositar B e presumir que um divisional B pendente preservará C não é seguro.

A análise chinesa não depende de importar os autos da restrição norte-americana. Uma exigência de restrição nos Estados Unidos pode ser informativa para a equipe do portfólio, mas não estabelece falta de unidade chinesa nem estende um prazo chinês. Cada jurisdição aplica sua própria legislação às reivindicações e à relação técnica entre as invenções.

A3

A3 potencialmente pode ser buscada em um divisional voluntário chinês se o pedido original chinês a divulgar adequadamente e A3 constituir uma solução técnica distinta, adequada à proteção separada. Se A3 for apenas uma modalidade mais restrita ou um escopo alternativo de reivindicação dentro da mesma invenção A, porém, o depositante não deve presumir que o mecanismo divisional chinês funcione como uma continuação norte-americana. As reivindicações precisam cumprir as regras chinesas de unidade, suporte, alterações e duplo patenteamento.

Se A3 for importante, deve ser dividida diretamente ou de outra forma incluída em um divisional chinês tempestivo antes do encerramento do período do pedido original. Depositar D a F e planejar extrair A3 posteriormente não é uma estratégia confiável. Uma objeção posterior do examinador à unidade entre D, E e F geralmente autorizaria nova divisão em resposta a essa objeção, e não um retorno à ramificação A sem relação com ela.

D a F

O fato de D, E e F não terem sido reivindicadas no primeiro pedido não impede necessariamente a divisão voluntária na China. Se tiverem sido claramente divulgadas como soluções técnicas distintas e o divisional não acrescentar matéria, poderão potencialmente ser buscadas em um ou mais divisionais tempestivos. Lei de Patentes da RPC arts. 31, 33; Regras de Execução arts. 48–49.

A diferença prática em relação aos Estados Unidos está no prazo. O depositante deve decidir, antes do encerramento do período original de divisão na China, quais dentre D, E e F merecem depósitos próprios. Agrupá-las em um pedido pode ser razoável se compartilharem um único conceito inventivo geral, mas isso não deve ser feito com a suposição de que o depositante poderá dividi-las voluntariamente a qualquer momento posterior apenas porque o divisional agrupado permanece pendente. Quando cada invenção tem valor independente substancial, depósitos contemporâneos oferecem a estratégia mais confiável de preservação.

Duplo patenteamento: o § 121 e os terminal disclaimers não têm equivalente chinês exato

Os Estados Unidos e a China também abordam de forma diferente as reivindicações sobrepostas de uma família. Nos Estados Unidos, o duplo patenteamento legal impede duas patentes para a invenção idêntica, enquanto o duplo patenteamento baseado em obviedade pode impedir reivindicações que não sejam distintas, para fins de patenteabilidade, das reivindicações de uma patente sob titularidade comum. Um terminal disclaimer frequentemente pode superar o segundo, sujeito a requisitos de titularidade comum e exigibilidade, mas pode encurtar a vida efetiva da patente e afetar o ajuste de seu prazo. O § 121 pode proporcionar proteção quando a sobreposição resulta da restrição do USPTO e o depositante preservou as condições legais.

O artigo 9 chinês prevê que apenas uma patente pode ser concedida para a mesma invenção-criação. Lei de Patentes da RPC art. 9. Para essa finalidade, a CNIPA geralmente considera que as reivindicações se dirigem à mesma invenção-criação quando seus escopos de proteção são iguais. A mera sobreposição parcial normalmente não estabelece identidade sob o artigo 9, embora uma solução técnica alternativa idêntica e claramente separável ainda possa acionar a regra, e as reivindicações precisem satisfazer os requisitos de novidade, atividade inventiva, suporte, unidade e outros. Diretrizes da CNIPA pt. II, ch. 3, § 6.2.

A China não oferece um procedimento geral de terminal disclaimer comparável ao norte-americano. Se as reivindicações do pedido principal e do divisional forem idênticas em escopo, a solução usual será alterar ou excluir um dos conjuntos, e não renunciar ao final do prazo de uma patente. Um divisional chinês válido compartilha a data original de depósito, de modo que a publicação do pedido principal normalmente não se torna estado da técnica anterior contra o divisional apenas porque o principal é examinado ou concedido primeiro. O perigo sério surge quando o prazo divisional é perdido e o depositante apresenta um novo pedido ordinário. Esse novo pedido não herda a data original, e a divulgação da família original pode então se tornar estado da técnica ou um pedido conflitante depositado antes e publicado depois, sob o artigo 22. Lei de Patentes da RPC art. 22.

O contraste é, portanto, conceitual e processual. O advogado norte-americano frequentemente se preocupa em saber se uma patente posterior da família está protegida contra duplo patenteamento baseado em obviedade e se um terminal disclaimer está disponível. O advogado chinês mais frequentemente precisa assegurar que o depósito posterior seja um divisional tempestivo e válido, que não reivindique escopo idêntico e que nenhum benefício da prioridade ou da data original de depósito seja perdido por erro formal ou de prazo.

Comparação rápida entre Estados Unidos e China

A tabela a seguir sintetiza as principais diferenças estruturais. É um auxílio de planejamento, e não um substituto da análise dos agrupamentos efetivos de reivindicações e dos autos processuais.

Coordenação de uma estratégia paralela Estados Unidos–China

Para a família norte-americana, o depositante deve utilizar a restrição original para estabelecer ramificações divisionais B e C claras e separadas antes da concessão da patente A. A3 normalmente deve ser incluída em uma continuação, salvo se os autos contiverem uma restrição específica ou eleição de espécies que a abranja. D a F podem ser buscadas em uma ou mais continuações se a divulgação original fornecer o suporte do § 112(a). Uma continuação pendente pode preservar opções posteriores nos Estados Unidos, inclusive, em algumas circunstâncias, uma via de um pedido D–F para A3, mas cada requisito da cadeia de prioridade e de inventoria precisa permanecer atendido.

Para a família chinesa, o depositante deve planejar retroativamente a partir do prazo de dois meses de registro da concessão do pedido original e identificar cada solução técnica comercialmente importante antes do encerramento desse período. B, C, A3 e D a F devem ser divididas diretamente ou organizadas em grupos cuidadosamente justificados enquanto houver prazo. O agrupamento deve se basear na unidade e na lógica comercial, e não na suposição de que um divisional pendente de primeira geração preservará um direito voluntário posterior de dividir qualquer divulgação remanescente.

Os dois calendários de depósito devem, portanto, ser vinculados, sem reproduzir um ao outro. O mesmo relatório descritivo e as prioridades comerciais podem informar ambos os planos, mas as designações processuais norte-americanas não devem ser copiadas para o controle de prazos chinês. Um “pedido de continuação de reserva” norte-americano não tem equivalente chinês confiável, e um divisional voluntário chinês não adquire a proteção do § 121 dos Estados Unidos apenas por ser chamado de divisional.

Armadilhas recorrentes

Confundir prioridade com a proteção do § 121

Um pedido posterior norte-americano pode receber a data original de depósito sob o § 120 e permanecer plenamente exposto ao duplo patenteamento baseado em obviedade. D a F ilustram o ponto: a divulgação pode estabelecer prioridade, mas a restrição A/B/C não protege invenções que o examinador nunca restringiu. O mesmo normalmente vale para A3 nos fatos apresentados.

Tratar a divulgação como se fosse uma reivindicação submetida à restrição

O § 121 exige mais do que um relatório descritivo que mencione uma invenção. O pedido original precisa ter contido reivindicações da matéria, e o examinador precisa ter exigido divisão com clareza suficiente para estabelecer os limites pertinentes. Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. É por isso que B e C estão em posição diferente de D a F.

Cruzar as linhas de restrição do examinador

A consonância pode ser perdida quando reivindicações de grupos separados por restrição são recombinadas na mesma linhagem. Um mapa da família deve preservar os agrupamentos exatos do examinador, inclusive retiradas, reintegrações e restrições revisadas posteriores. O título do pedido e o parágrafo de relação entre pedidos são menos importantes do que o conteúdo das reivindicações e os autos da tramitação.

Presumir que um pedido pendente preserva tudo em todos os lugares

A afirmação é incompleta mesmo nos Estados Unidos, porque suporte, copendência, referências específicas e inventoria continuam importantes. É efetivamente perigosa na China, onde um divisional pendente normalmente não reinicia o prazo de divisão voluntária contado do pedido original.

Depender de um divisional chinês subsequente para alcançar matéria não relacionada

A exceção de divisional subsequente determinada pelo examinador é restrita. Uma objeção de falta de unidade em um divisional D–F pode preservar uma oportunidade de separar D, E e F. Geralmente, não reabre A3. O divisional subsequente proposto deve corresponder de perto às soluções técnicas identificadas na objeção do examinador.

Negligenciar verificações formais de prioridade e inventoria

As reivindicações de benefício norte-americanas devem ser verificadas na folha de dados do pedido em cada geração. A prioridade chinesa agora precisa ser expressamente declarada no requerimento divisional. Ver CNIPA Order No. 84, § 3. A inventoria também deve ser mapeada por invenção antes do depósito das ramificações, especialmente quando se cogita uma continuação norte-americana posterior entre ramificações ou um divisional chinês subsequente.

Conclusão

A hipótese A–F revela por que “depositar uma continuação” ou “depositar um divisional” não é uma resposta completa. Nos Estados Unidos, B e C normalmente devem ser buscadas em divisionais separados depositados antes da concessão da patente A, porque decorreram da restrição do examinador. A3 normalmente pertence a uma continuação, salvo se uma restrição separada ou eleição de espécies a colocou do lado não eleito de uma linha imposta pelo órgão. D a F podem ser reivindicadas em uma continuação apesar de nunca terem aparecido nas reivindicações originais, desde que a divulgação original e a cadeia do § 120 lhes deem suporte. A3 pode potencialmente ser alcançada por uma continuação D–F pendente, mas uma continuação direta é mais clara e menos vulnerável a problemas de cadeia e inventoria.

A China exige decisões mais precoces e abrangentes. B, C, A3 e D a F potencialmente podem ser buscadas como divisionais voluntários ou determinados pelo examinador se forem adequadamente divulgadas e constituírem soluções técnicas separadas apropriadas, mas o prazo ordinário de depósito permanece vinculado ao período de registro da concessão do primeiro pedido. Um divisional pendente normalmente não preserva um direito geral de dividir novamente, e uma objeção de unidade do examinador nesse divisional cria apenas uma exceção específica para a matéria.

Para um portfólio coordenado, a abordagem mais segura é a assimetria deliberada. Utilize a prática norte-americana de continuações para manter uma cadeia pendente com suporte, criando as ramificações B e C submetidas à restrição cedo o suficiente para preservar o § 121. Na China, identifique e deposite cada ramificação voluntária importante antes do encerramento do período original de divisão. O relatório descritivo pode ser o mesmo, mas a arquitetura processual deve refletir a legislação de cada jurisdição.

Este artigo fornece informações gerais e não constitui aconselhamento jurídico. A estratégia de depósito depende da divulgação efetiva, das reivindicações, dos autos de restrição ou unidade, da inventoria, dos documentos de prioridade, da situação processual e da legislação vigente em cada jurisdição.

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