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I. Introdução
Os casos recentes do Circuito Federal sobre elegibilidade à patente não mostram simplesmente que o direito norte-americano se tornou hostil a determinadas tecnologias. Mostram algo mais específico e mais institucional: os Estados Unidos frequentemente pedem à doutrina preliminar de elegibilidade que realize um trabalho que outros sistemas de patentes atribuem à atividade inventiva, à suficiência descritiva, ao suporte ou à clareza das reivindicações. O ponto não é que esses outros sistemas sejam necessariamente mais generosos. Eles podem ser exigentes de maneiras diferentes. O ponto é que importa onde a questão se situa na estrutura doutrinária.
O Japão oferece uma comparação útil porque sua legislação de patentes parte de um vocabulário diferente. O Artigo 2(1) da Lei de Patentes japonesa define “invenção” como “uma criação altamente avançada de ideias técnicas que utilizam as leis da natureza”. Tokkyo-ho [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 2(1) (Japan). O Artigo 29(1) exige então que a invenção seja suscetível de aplicação industrial, e o Artigo 29(2) fornece o conhecido filtro de atividade inventiva. Id. art. 29(1)-(2). As Diretrizes e o Manual de Exame do JPO desenvolvem essas disposições identificando matéria que não constitui invenção nos termos da lei, tratando das exclusões de atividade médica sob a aplicação industrial, estabelecendo requisitos de suporte, clareza e suficiência descritiva e fornecendo uma estrutura mais específica para invenções relacionadas a software. Japan Patent Office, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. III, ch. 1, §§ 1, 2.1-2.2, 3.1.1-3.2.1; id. pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, §§ 2-3; Japan Patent Office, Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B, ch. 1, §§ 2.1, 2.1.1.1-2.1.1.2, 2.2.3; id. Annex D, pts. 2-3.
Essa estrutura não deve ser exagerada. O direito japonês não aprova automaticamente toda reivindicação que mencione um computador, um processador, uma câmera ou uma propriedade mensurável de material. Uma reivindicação cuja única contribuição seja uma regra comercial, um processo mental, um resultado desejado ou um objetivo funcional pouco especificado ainda pode encontrar dificuldades. No Japão, porém, essas dificuldades normalmente assumem uma forma mais focada. Uma reivindicação de software pode falhar porque o processamento de informações reivindicado não é concretamente realizado por recursos de hardware, ou porque o efeito técnico alegado não tem suporte ou é óbvio. Uma reivindicação médica pode falhar porque é redigida como método de diagnóstico praticado no corpo humano. Um produto definido por parâmetros pode falhar porque o parâmetro é obscuro, não tem suporte ou não é adequadamente habilitado em toda a faixa reivindicada. Esses movimentos não são os mesmos que chamar uma câmera digital, um compacto de diamante ou um protocolo de autenticação de “ideia abstrata”.
Este artigo utiliza seis decisões do Circuito Federal como pontos de análise: Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025); PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., 146 F.4th 1366 (Fed. Cir. 2025); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020); U.S. Synthetic Corp. v. International Trade Commission, 128 F.4th 1272 (Fed. Cir. 2025); Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021); e CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC, 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021). O exercício é necessariamente preditivo. Não pretende reproduzir uma exigência efetiva do JPO e pressupõe que as reivindicações norte-americanas seriam traduzidas para o formato japonês sem alterar substancialmente seu conteúdo técnico. Com essa ressalva, os casos sugerem um padrão recorrente: quando a reivindicação está ancorada em uma implementação técnica concreta, a prática japonesa tende mais a localizar a disputa central depois da elegibilidade, enquanto o direito norte-americano às vezes resolve a mesma preocupação por meio do § 101.
II. A doutrina japonesa de elegibilidade: um filtro mais restrito, não uma aprovação automática
A análise japonesa de elegibilidade começa pela definição legal de invenção. A exigência de que a matéria reivindicada seja uma “criação de ideias técnicas que utilizam as leis da natureza” exclui, entre outras coisas, as leis da natureza como tais, meras descobertas, arranjos que não utilizam leis da natureza, atividades mentais, criações estéticas e a mera apresentação de informações. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, § 2.1. As Diretrizes também deixam claro que a expressão “altamente avançada” não introduz disfarçadamente a atividade inventiva no Artigo 2(1); a atividade inventiva é tratada separadamente no Artigo 29(2). Essa separação é central para a comparação com o § 101 norte-americano.
Para máquinas comuns, circuitos elétricos, dispositivos de processamento de sinais, produtos químicos e ferramentas industriais, a análise do Artigo 2(1) geralmente não é o campo de disputa. A matéria reivindicada utiliza leis físicas e é formulada como produto ou processo técnico. A disputa se desloca para novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva, suporte e clareza. Isso não torna o exame japonês leniente. Significa apenas que o examinador tende menos a perguntar se a reivindicação é “direcionada a” um conceito abstrato antes de chegar a esses outros requisitos.
Software e IA exigem mais cuidado. O Manual do JPO instrui os examinadores a primeiro consultar a Parte III, Capítulo 1 e, se isso não resolver a questão, decidir, sob a perspectiva do software, se o processamento de informações pelo software é concretamente realizado utilizando recursos de hardware. Examination Handbook Annex B, ch. 1, §§ 2.1.1, 2.1.1.1-2.1.1.2. A palavra “computador”, sozinha, não responde à pergunta. Um método para fazer negócios, jogar um jogo ou calcular uma fórmula matemática ainda pode falhar quando a reivindicação, considerada como um todo, não apresenta processamento técnico de informações. Inversamente, uma invenção relacionada a software pode satisfazer o Artigo 2(1) quando a reivindicação constrói um processador de informações específico ou um método de operação por meio da cooperação entre software e recursos de hardware. Id. § 2.1.1.2. Os exemplos do Manual tornam a distinção concreta: um simples computador para prever vendas pode falhar, enquanto um computador que enuncie cálculo ou processamento específico — por exemplo, sumarização de documentos baseada em TF-IDF — pode satisfazer o requisito legal de invenção. Id.
A jurisprudência japonesa aponta na mesma direção, mas não de maneira uniforme. Em Point Management Method, o Tribunal Superior de Propriedade Intelectual confirmou uma conclusão de inelegibilidade quando a reivindicação divulgava um fluxo de informações de gestão de pontos utilizando uma rede e um banco de dados de contas de pontos, mas não descrevia, em termos concretos, como o processamento de gestão de pontos e os recursos de hardware cooperavam. Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method). Em Hashing, o tribunal tratou o aparelho invocado como nada além de um algoritmo matemático quando as reivindicações não enunciavam como o algoritmo operava em um circuito aritmético. Intell. Prop. High Ct., Feb. 29, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10239 (Hashing). Em contraste, em Interactive Dental Treatment Network, o tribunal anulou uma rejeição do JPO porque o sistema de tratamento odontológico baseado em computador reivindicado fornecia meios técnicos — incluindo servidor de rede, banco de dados, rede de comunicações, computador, exibição de imagens e processamento de imagens — para apoiar o tratamento odontológico, embora o julgamento humano continuasse envolvido. Intell. Prop. High Ct., June 24, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10369 (Interactive Dental Treatment Network).
A tecnologia médica apresenta uma limitação diferente. O JPO trata métodos de cirurgia, terapia ou diagnóstico de seres humanos como desprovidos de aplicação industrial, mas não trata dispositivos médicos, produtos farmacêuticos ou invenções de controle de dispositivos e processamento de dados como excluídos apenas porque são utilizados na assistência médica. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1. Essa é uma distinção prática clara para quem redige pedidos. O mesmo conhecimento técnico pode ter uma situação muito diferente de elegibilidade no Japão dependendo de ser reivindicado como um ato diagnóstico realizado em um ser humano ou como dispositivo, programa ou método de processamento de sinais.
A jurisprudência japonesa recente também reforça o lado dos produtos e dispositivos dessa fronteira médica. Na decisão Tokai Ika de 2025, a Grande Câmara do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual decidiu que uma invenção de produto que utiliza um ingrediente coletado de um ser humano e destinado a ser reintroduzido nesse ser humano não era, apenas por esse motivo, uma invenção de prática médica insuscetível de aplicação industrial. Intell. Prop. High Ct., Special Div., Mar. 19, 2025, 2023 (Ne) No. 10040. Essa conclusão é compatível com a distinção do JPO entre produtos e dispositivos, mas não deve ser lida como eliminação da exclusão de reivindicações direcionadas, como métodos, à cirurgia, terapia ou diagnóstico de seres humanos.
Por fim, o direito japonês é relativamente receptivo a reivindicações que utilizam parâmetros ou linguagem funcional, mas apenas dentro dos limites dos Artigos 36 e 29. As reivindicações devem ter suporte no relatório descritivo, ser claras o suficiente para definir a invenção e permitir sua execução à luz dos conhecimentos gerais comuns. Patent Act art. 36(4)(i), 36(6)(i)-(ii); JPO Examination Guidelines pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, sec. 2, §§ 2.1-2.2; id. pt. II, ch. 2, sec. 3, §§ 2.1-2.3, 4.1.1. Assim, um produto definido por parâmetros não é suspeito por ter um parâmetro. Torna-se suspeito se o parâmetro não tiver significado técnico, se o método de medição for indeterminado, se o relatório descritivo não sustentar toda a faixa reivindicada ou se o parâmetro apenas redescrever um produto óbvio.
A decisão da Grande Câmara do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual no caso Parameterized Patent, ou Polarizing Film, fornece o principal contraponto judicial. Nesse caso, o filme reivindicado era definido por relações numéricas entre dois parâmetros técnicos. O tribunal analisou o defeito sob o requisito de suporte, perguntando se o relatório descritivo divulgava, ou permitia a um técnico no assunto reconhecer a partir dos conhecimentos gerais comuns, que a faixa de parâmetros reivindicada resolvia o problema declarado. Intell. Prop. High Ct. Grand Panel, Nov. 11, 2005, 2005 (Gyo-Ke) No. 10042 (Parameterized Patent/Polarizing Film). Esse caso é um lembrete útil de que o direito japonês pode ser receptivo às reivindicações por parâmetros como categoria e, ainda assim, exigir suporte probatório substancial para a faixa escolhida.
Essas qualificações importam porque impedem que a comparação se torne uma caricatura. O filtro japonês é mais restrito do que a análise norte-americana de ideias abstratas em muitos casos técnicos, mas não é vazio. Faz uma primeira pergunta diferente e então encaminha muitas questões difíceis de patenteabilidade a disposições legais diferentes.
III. Estudos de caso sobre a distribuição das questões entre doutrinas
A. Software na fronteira: Recentive e CosmoKey
1. Recentive como o caso difícil
Recentive é o caso mais difícil para a tese comparativa porque os objetivos reivindicados eram comerciais, e não técnicos. As patentes reivindicavam o uso de modelos de aprendizado de máquina para gerar grades de programação de televisão e mapas de redes para eventos ao vivo. As reivindicações enunciavam receber informações históricas e em tempo real sobre eventos, treinar ou utilizar modelos de aprendizado de máquina e produzir grades ou mapas destinados a otimizar objetivos como audiência, receita ou lucro. O titular não reivindicava uma nova arquitetura de aprendizado de máquina nem uma técnica de treinamento; a novidade alegada estava na aplicação de ferramentas conhecidas de aprendizado de máquina ao ambiente de programação e mapeamento. O Circuito Federal confirmou a extinção da ação nos termos da Regra 12(b)(6), decidindo que as reivindicações eram direcionadas à ideia abstrata de utilizar aprendizado de máquina genérico para otimizar programação e mapeamento comerciais e que a implementação adicional em computador não fornecia um conceito inventivo. Recentive, 134 F.4th em 1213-19.
Uma análise japonesa cautelosa não começaria perguntando se “utilizar aprendizado de máquina” é abstrato. Perguntaria se a invenção reivindicada, como um todo, é uma criação de uma ideia técnica que utiliza leis da natureza e, como as reivindicações utilizam software, se o processamento de informações reivindicado é concretamente realizado por recursos de hardware. Essa análise poderia ter resultados diferentes conforme a redação das reivindicações. O caso Point Management Method e o exemplo de previsão de vendas do Manual impedem uma resposta fácil favorável à elegibilidade: rótulos como rede, banco de dados, modelo ou servidor não demonstram, por si só, cooperação concreta entre software e hardware. Ver Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method); Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2. Uma reivindicação que apenas declare uma regra de programação comercial e acrescente execução genérica em computador pode ter um problema real sob o Artigo 2(1). Uma reivindicação que enuncie um sistema concreto de processamento de informações com estruturas de dados específicas, operações de treinamento de modelos, restrições de alocação e saídas de máquina teria uma posição mais forte como invenção nos termos da lei.
Mesmo na formulação mais forte, Recentive continuaria vulnerável no Japão. A vulnerabilidade provavelmente se situaria na atividade inventiva e no suporte, e não em uma conclusão autônoma de que a ideia é abstrata. Esperar-se-ia que o JPO perguntasse se aplicar um modelo conhecido de aprendizado de máquina a objetivos conhecidos de programação produz uma característica técnica além da automação comum de um problema de negócios. Também perguntaria se o relatório descritivo sustenta o efeito alegado em todo o alcance da reivindicação. Se a única melhoria for uma programação comercial melhor, o caso japonês é fraco mesmo que a reivindicação supere o filtro do Artigo 2.
Essa é uma qualificação importante. Recentive não deve ser utilizado para dizer que o Japão admitiria rotineiramente reivindicações de IA voltadas a negócios. O ponto mais defensável é mais restrito: o exame japonês provavelmente obrigaria o depositante a identificar uma contribuição técnica na arquitetura, no processamento de dados, no método de treinamento ou na interação com restrições técnicas. O direito norte-americano desempenhou uma função semelhante de seleção por meio do § 101; a prática japonesa tenderia mais a fazê-lo por meio da estrutura de invenções relacionadas a software, somada aos Artigos 29(2) e 36.
2. CosmoKey e o caso mais forte de software
CosmoKey ocupa outra parte do espectro de software. O método de autenticação reivindicado utilizava um terminal, uma contraparte da transação, um dispositivo de autenticação, um dispositivo móvel e dois canais de comunicação. A função de autenticação no dispositivo do usuário normalmente permanecia inativa; o usuário a ativava apenas para uma transação; o sistema verificava se a ativação ocorria dentro de uma relação temporal predeterminada; e a função era automaticamente desativada depois. O tribunal distrital tratou as reivindicações como direcionadas à ideia abstrata de autenticação, mas o Circuito Federal reformou a decisão. O colegiado presumiu, sem decidir definitivamente, que a autenticação poderia ser descrita de forma abstrata e decidiu, na segunda etapa de Alice, que a combinação ordenada enunciava uma melhoria específica em uma técnica particular de autenticação implementada por computador. CosmoKey, 15 F.4th em 1096-99.
A análise japonesa de invenção nos termos da lei teria aqui mais elementos do que em Recentive. A reivindicação não é apenas um objetivo comercial implementado em um computador. Especifica estados de dispositivos, comunicações em múltiplos canais, uma relação temporal, ativação por um intervalo específico da transação e desativação automática. Essas limitações descrevem um padrão concreto de troca de informações e controle de estados de dispositivos em um sistema em rede. Segundo a estrutura de software do JPO, esse tipo de reivindicação seria um forte candidato ao tratamento como processamento de informações concretamente realizado pela cooperação entre software e hardware. Ver Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2.
Essa conclusão não decorre simplesmente de chamar a invenção de “sistema”. Interactive Dental Treatment Network é útil justamente porque não tratou a linguagem de sistema como decisiva. O tribunal examinou se os arranjos reivindicados de rede, banco de dados, computador, exibição de imagens e processamento de imagens forneciam meios técnicos de apoio à tarefa. Esse raciocínio apontaria na direção oposta quando uma reivindicação apenas redescrevesse uma prática humana, comercial ou de segurança em linguagem de sistema.
O contra-argumento se concentraria na convencionalidade, e não na abstração. Autenticação multifator, confirmação por canal separado, desafios temporizados e ativação temporária eram conceitos conhecidos de segurança. Um examinador japonês poderia, portanto, rejeitar a reivindicação como óbvia se o estado da técnica fornecesse uma motivação para combinar essas características. Mas esse é exatamente o ponto da comparação: o Circuito Federal precisou perguntar, na segunda etapa do § 101, se a combinação ordenada era bem compreendida, rotineira e convencional; um examinador japonês normalmente faria a pergunta análoga sob o Artigo 29(2), com preocupações de suporte e clareza sob o Artigo 36 se a linguagem da reivindicação fosse funcional demais.
Em conjunto, Recentive e CosmoKey mostram por que a comparação de software não pode ser reduzida a “o Japão permite o que os Estados Unidos rejeitam”. A IA voltada a negócios continua vulnerável no Japão, a menos que a implementação técnica tenha uma função efetiva. Protocolos de segurança e técnicas de controle de rede são mais facilmente caracterizados como técnicos, mas ainda precisam demonstrar patenteabilidade diante do estado da técnica.
B. Máquinas, hardware e reivindicações orientadas a resultados: PowerBlock e Yu
1. PowerBlock como caso de controle para abstração excessiva
PowerBlock envolvia halteres de pesos selecionáveis com um seletor acionado por motor. As reivindicações enunciavam placas de peso encaixadas umas nas outras, uma empunhadura, um seletor móvel com várias posições de ajuste e um motor elétrico acoplado ao seletor. Quando o usuário selecionava um peso desejado, o motor movia fisicamente o seletor para engatar as placas apropriadas. O tribunal distrital caracterizou as reivindicações como a ideia abstrata de automatizar a seleção de pesos com componentes genéricos. O Circuito Federal reformou a decisão, enfatizando que as reivindicações eram direcionadas a uma maneira específica de realizar o empilhamento automatizado de pesos em um sistema mecânico tangível. PowerBlock, 146 F.4th em 1371-73.
Para fins japoneses, esse é o caso do conjunto que mais se aproxima de uma aplicação fácil do Artigo 2(1). A invenção é um artigo mecânico e elétrico que utiliza componentes físicos para produzir movimento físico. Também é suscetível de aplicação industrial no sentido comum. Isso não significa que a reivindicação seja necessariamente patenteável. Motorizar um mecanismo seletor conhecido poderia ser óbvio, e a amplitude das limitações do seletor e do controle poderia importar. Mas o examinador japonês teria pouca razão para tratar a reivindicação como fora da categoria legal de invenção.
O valor de PowerBlock é, portanto, metodológico. Expõe o risco de definir a “ideia” de uma reivindicação em um nível de abstração tão alto que máquinas comuns se tornam suspeitas. A doutrina japonesa não precisaria de uma correção especial para esse movimento, porque a análise do Artigo 2(1) permaneceria vinculada ao artigo técnico reivindicado. O trabalho mais difícil ocorreria onde o direito de patentes normalmente o espera: estado da técnica, alcance da reivindicação e divulgação.
2. Yu como o caso de aparelho com um problema real de redação
Yu complica o quadro. A reivindicação representativa enunciava uma “câmera digital melhorada” com dois sensores de imagem, duas lentes, circuitos de conversão analógico-digital, memória de imagens e um processador digital de imagens configurado para produzir uma primeira imagem digital “aprimorada” com uma segunda imagem digital. O Circuito Federal considerou a reivindicação inelegível, caracterizando-a como direcionada à ideia abstrata de tirar duas fotografias e utilizar uma para aprimorar a outra. A maioria enfatizou que a reivindicação enunciava componentes convencionais de câmera em alto nível de generalidade e deixava de reivindicar um meio técnico específico para obter o aprimoramento. Yu, 1 F.4th em 1042-45. A juíza Newman divergiu, argumentando que a reivindicação enunciava uma câmera concreta, e não uma ideia abstrata. Id. em 1045-48 (Newman, J., divergindo).
O Japão provavelmente analisaria a reivindicação de maneira diferente, mas não necessariamente de modo mais favorável no resultado final. Uma câmera com sensores, lentes, circuitos de conversão, memória e processador é um aparelho técnico que utiliza óptica e eletrônica. Isso torna o Artigo 2(1) um fundamento de rejeição muito menos natural do que o § 101 foi para a maioria norte-americana. Ainda assim, a reivindicação tem uma vulnerabilidade séria no Japão: “aprimorada com” pode descrever um resultado sem vinculá-lo ao arranjo de quatro sensores divulgado, à estratégia de exposição, ao algoritmo de processamento de sinais ou a outros meios concretos.
Um examinador do JPO poderia, portanto, abordar a mesma preocupação básica por meio dos Artigos 36 e 29(2). Se o relatório descritivo divulga uma arquitetura específica de múltiplos sensores ou um arranjo de sensores em preto e branco, mas a reivindicação abrange quase qualquer câmera de dois sensores que combine duas imagens, a reivindicação pode ultrapassar o suporte da descrição. Se câmeras de duas lentes e técnicas de fusão de imagens eram conhecidas, a reivindicação também pode ser óbvia na ausência de uma característica técnica específica que produza a melhoria alegada. O resultado japonês, portanto, ainda poderia ser a rejeição, mas ela provavelmente trataria da amplitude da reivindicação, do suporte, da clareza e da atividade inventiva, em vez de saber se uma câmera reivindicada é uma ideia abstrata.
Essa diferença não é meramente semântica. Uma extinção com fundamento no § 101 pode encerrar o caso na fase inicial de alegações, antes do desenvolvimento de um conjunto de elementos de interpretação das reivindicações ou de estado da técnica. Uma rejeição nos termos do Artigo 36 ou do Artigo 29, em contraste, identifica um defeito que o depositante frequentemente pode enfrentar por meio de reivindicações mais restritas, explicação técnica adicional ou provas de efeito técnico. Yu torna-se, assim, uma lição de redação: hardware concreto ajuda, mas não salva uma reivindicação cujo avanço alegado permanece no nível de um resultado desejado.
C. CardioNet e a fronteira dos métodos médicos
CardioNet tratava de tecnologia de monitoramento cardíaco para detectar e distinguir fibrilação atrial e flutter atrial. A reivindicação representativa enunciava um aparelho de monitoramento cardíaco com eletrodos, componentes de detecção de batimentos e um determinador de relevância que aplicava uma lógica especificada às informações de intervalo entre batimentos. O tribunal distrital tratou a reivindicação como direcionada a uma ideia diagnóstica abstrata. O Circuito Federal reformou a decisão, entendendo que as reivindicações eram direcionadas a uma melhoria tecnológica específica no monitoramento cardíaco, e não a um processo mental ou a uma correlação diagnóstica abstrata. CardioNet, 955 F.3d em 1368-71.
O Japão acrescenta uma complicação doutrinária que a análise norte-americana do § 101 não acompanha da mesma maneira: aplicação industrial para atividade médica. Se uma reivindicação do tipo CardioNet for redigida como dispositivo de monitoramento cardíaco, método de controle do dispositivo, programa ou método de processamento de sinais que produz informações, terá uma posição forte de elegibilidade no Japão. A reivindicação é direcionada ao processamento técnico de sinais fisiológicos elétricos por um dispositivo. Mas, se o mesmo conhecimento for reivindicado como “um método de diagnosticar fibrilação atrial em um ser humano”, compreendendo medir o paciente e determinar que ele tem fibrilação atrial, o JPO pode tratá-lo como método de diagnóstico de seres humanos e rejeitá-lo por falta de aplicação industrial. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1.
O ponto importante é que o direito japonês não é simplesmente mais tolerante com diagnósticos médicos. É tolerante com dispositivos médicos e processamento técnico de dados, ao mesmo tempo que traça uma fronteira relativamente firme em torno de atos diagnósticos praticados no corpo humano. Essa fronteira torna a forma da reivindicação especialmente importante. Um profissional norte-americano que leia CardioNet pode se concentrar em saber se a reivindicação melhora um dispositivo tecnológico o suficiente para evitar a abstração. Quem redige com foco no Japão também deve perguntar se o próprio formato da reivindicação convida a uma objeção de atividade médica.
Decisões japonesas reforçam ambos os lados dessa fronteira. A decisão Tokai Ika da Grande Câmara ajuda reivindicações de produto e composição, porque rejeitou o argumento de que um produto se torna uma invenção de prática médica insuscetível de aplicação industrial apenas porque sua fabricação e uso envolvem uma sequência médica. O caso Muscle Training Method aponta na mesma direção geral pelo ângulo oposto: o possível uso médico não afastou, por si só, a aplicação industrial quando a invenção era formulada e divulgada como tecnologia de treinamento. Intell. Prop. High Ct., Aug. 28, 2013, 2012 (Gyo-Ke) No. 10400 (Muscle Training Method). Nenhum dos casos, porém, salvaria uma reivindicação cujas etapas operativas fossem diagnóstico ou tratamento de um ser humano como tais.
Isso torna CardioNet ao mesmo tempo um apoio e um limite para a tese do artigo. Apoia a tese porque reivindicações de monitoramento em forma de dispositivo provavelmente seriam tratadas como invenções técnicas no Japão, com as disputas reais direcionadas ao estado da técnica e à divulgação. Limita a tese porque o mesmo conhecimento médico subjacente, redigido como método diagnóstico, poderia falhar no filtro japonês, embora um tribunal norte-americano pudesse analisar a reivindicação por uma perspectiva Mayo/Alice diferente.
D. Composições definidas por parâmetros após U.S. Synthetic
U.S. Synthetic chama a atenção porque as reivindicações eram de composição de matéria. A patente reivindicava compactos de diamante policristalino utilizados como elementos de corte em brocas de perfuração. Os PDCs reivindicados incluíam uma camada de diamante ligada a um substrato de carboneto e eram definidos por constituintes, dimensões, características dos grãos e propriedades mensuradas do material, como coercividade, saturação magnética específica e permeabilidade específica. A Comissão tratou as limitações de propriedades magnéticas como orientadas a resultados ou abstratas. O Circuito Federal reformou a decisão, entendendo que as reivindicações eram direcionadas a uma composição de matéria específica e não abstrata, definida por características estruturais e propriedades do material correlacionadas com a microestrutura. U.S. Synthetic, 128 F.4th em 1281-84.
A análise japonesa provavelmente partiria da premissa de que um compacto de diamante fabricado é um produto técnico. A formulação mais cuidadosa é que o Artigo 2(1) normalmente não seria o obstáculo significativo. O obstáculo seria a adequação das limitações de parâmetros. As propriedades magnéticas reivindicadas têm significado técnico? O método de medição é suficientemente definido? O relatório descritivo divulga por que essas propriedades se correlacionam com a microestrutura e o desempenho? As faixas reivindicadas têm suporte em toda a sua amplitude? Os parâmetros distinguem um produto não óbvio dos PDCs do estado da técnica, ou apenas dão outro nome a um material óbvio?
A prática japonesa geralmente está familiarizada com reivindicações de produto definidas em parte por propriedades físicas ou químicas. Essa familiaridade não torna as reivindicações por parâmetros isentas de risco. Um parâmetro pode esclarecer uma invenção quando captura uma característica estrutural ou funcional que a linguagem convencional de reivindicação não consegue expressar facilmente. Também pode obscurecer a invenção quando o depositante utiliza uma propriedade desejada como substituto do ensinamento de como produzir e utilizar o produto. Os Artigos 36 e 29 são as ferramentas naturais para fiscalizar essa distinção.
A decisão Parameterized Patent da Grande Câmara faz o mesmo ponto em termos de litígio. O tribunal não tratou os parâmetros como defeito de matéria elegível. Perguntou se a divulgação justificava a faixa e seu efeito técnico. Para U.S. Synthetic, isso significa que um tribunal japonês provavelmente se concentraria no vínculo probatório entre coercividade, saturação magnética, permeabilidade, microestrutura e desempenho — e não em saber se o uso dessas propriedades mensuradas transforma o compacto reivindicado em uma ideia não técnica.
Nesse aspecto, U.S. Synthetic mostra convergência, e não divergência. A reforma pelo Circuito Federal aproximou o direito norte-americano da distribuição japonesa das questões. O tribunal tratou o PDC como o produto concreto que era, deixando a suficiência descritiva e outras questões de patenteabilidade para as disposições destinadas a elas. A lição comparativa não é que todo produto definido por parâmetros seja patenteável. É que produtos físicos não devem se tornar abstratos apenas porque algumas limitações das reivindicações são expressas por propriedades mensuráveis.
IV. O que a comparação mostra — e o que não mostra
Os seis casos sustentam uma conclusão moderada. O direito japonês não necessariamente produziria mais patentes. Com maior frequência, faria perguntas diferentes em pontos diferentes da análise. Para PowerBlock e U.S. Synthetic, a análise preliminar japonesa provavelmente seria breve porque a matéria reivindicada é uma máquina tangível ou uma composição fabricada. Para Yu, a presença de hardware provavelmente manteria a reivindicação dentro da categoria legal, mas ela ainda poderia falhar porque os meios técnicos são insuficientemente reivindicados. Para CardioNet, reivindicações de dispositivos e processamento de sinais são muito mais seguras do que reivindicações de métodos diagnósticos. Para Recentive e CosmoKey, a distinção entre automação de negócios e processamento técnico de informações se torna decisiva.
A comparação também revela por que o § 101 norte-americano pode parecer instável. A análise Alice/Mayo frequentemente mistura várias perguntas: do que a reivindicação realmente trata? O avanço alegado é tecnológico? Os componentes são convencionais? O titular reivindicou um resultado em vez de um meio? Permitir a reivindicação bloquearia trabalho futuro em excesso? Essas são preocupações legítimas de um sistema de patentes, mas nem todas se encaixam confortavelmente em uma categoria preliminar de matéria elegível. Quando são comprimidas no § 101, a mesma reivindicação pode parecer concreta ou abstrata conforme o nível de generalidade escolhido pelo julgador.
A doutrina japonesa tem suas próprias fontes de incerteza. As Diretrizes do JPO são orientação administrativa, e não um código completo de resultados. As traduções em inglês são provisórias. A tramitação real pode depender da prática do examinador, da tradução das reivindicações, de emendas e do conjunto de estado da técnica. Especialmente em casos de software, a fronteira entre uma invenção de processamento técnico de informações e um método de negócios implementado em hardware comum pode ser controversa. Um artigo comparativo deve, portanto, evitar dizer que o Japão “admitiria” uma reivindicação quando a previsão mais honesta é que provavelmente classificaria o problema de outra maneira.
A melhor lição é institucional. O direito japonês tende a preservar a elegibilidade como filtro de caráter técnico e aplicação industrial. Em seguida, recorre à atividade inventiva, ao suporte, à clareza e à suficiência descritiva para realizar grande parte do trabalho que os tribunais norte-americanos às vezes fazem por meio da análise de “ideia abstrata”. Essa distribuição não elimina casos difíceis. Torna a questão difícil mais visível: existe uma contribuição técnica não óbvia, e essa contribuição está efetivamente reivindicada e divulgada?
V. Implicações para a redação
A consequência prática para a redação não é preparar um relatório descritivo para os Estados Unidos e outro inteiramente diferente para o Japão. É escrever uma narrativa técnica que possa responder aos dois sistemas, preservando uma estrutura de reivindicações suficiente para enfrentar seus diferentes pontos de pressão doutrinária.
Para invenções de software e IA, o relatório descritivo não deve se apoiar na afirmação de que um modelo produz um resultado comercial melhor. Deve identificar o problema técnico, os dados técnicos ou as restrições do sistema, a estrutura do processamento de informações, o papel dos recursos de hardware e a razão pela qual a configuração reivindicada produz um efeito técnico. As reivindicações devem evitar que o objetivo comercial seja o único avanço aparente. Para uma invenção do tipo Recentive, isso significa reivindicar mais do que o uso de aprendizado de máquina para programação; significa divulgar e reivindicar as características técnicas do modelo, do processo de treinamento, do tratamento de dados ou da alocação de recursos que tornam a implementação mais do que automação comum. Para uma invenção do tipo CosmoKey, significa reivindicar as transições de estado, as relações temporais, as interações entre canais e os efeitos de segurança que tornam o protocolo uma implementação técnica, e não autenticação em abstrato.
Para invenções de hardware, a reivindicação não deve depender exclusivamente de um resultado desejado. PowerBlock mostra o valor de enunciar componentes físicos e sua relação operacional. Yu mostra o risco de reivindicar hardware conhecido em alto nível de generalidade, deixando a melhoria alegada em linguagem funcional. A abordagem mais segura em ambas as jurisdições é reivindicar a estrutura ou o processamento que produz o resultado, e não apenas o próprio resultado.
Para tecnologias de monitoramento médico e diagnóstico, o Japão exige atenção especial à categoria da reivindicação. Reivindicações de dispositivo, de programa, de método de controle e de processamento de sinais devem ser redigidas para evitar caracterizar a invenção como método diagnóstico praticado no corpo humano. Nos Estados Unidos, as mesmas reivindicações devem ser formuladas como melhorias específicas na tecnologia de monitoramento ou no processamento de sinais, em vez de reivindicações de uma correlação natural ou conclusão diagnóstica. A sobreposição é substancial, mas não completa.
Para invenções de composição e definidas por parâmetros, o relatório descritivo deve fazer o parâmetro cumprir uma função técnica efetiva. Deve definir o método de medição, explicar a relação entre o parâmetro e a estrutura ou o desempenho, fornecer exemplos representativos ao longo da faixa reivindicada e preservar faixas alternativas e limitações estruturais. U.S. Synthetic ilustra o valor de relacionar propriedades mensuradas à microestrutura; o mesmo vínculo ajuda no Japão sob os Artigos 36 e 29, mesmo quando a elegibilidade não é a questão principal.
Em todas as categorias, quem redige deve preservar múltiplos níveis de especificidade das reivindicações. Pode valer a pena buscar reivindicações amplas, mas elas devem ser acompanhadas de reivindicações dependentes e de detalhes no relatório descritivo que isolem a contribuição técnica. Essa estratégia é útil no litígio norte-americano porque reduz a possibilidade de um tribunal identificar apenas um resultado abstrato. É igualmente útil no Japão porque dá ao depositante espaço para responder a objeções de atividade inventiva, suporte, clareza e atividade médica sem abandonar o núcleo comercial da invenção.
VI. Conclusão
A comparação entre casos recentes do Circuito Federal sobre elegibilidade e a doutrina japonesa de elegibilidade à patente é mais persuasiva quando não é exagerada. O Japão não é uma jurisdição em que todo método implementado por computador, conhecimento diagnóstico ou produto definido por parâmetros passa facilmente pelo exame. O JPO pode ser exigente, especialmente quando a reivindicação é voltada a negócios, orientada a resultados, desprovida de suporte ou redigida na forma proibida de método médico.
O que o Japão oferece é uma distribuição diferente das questões de patenteabilidade. Uma máquina, um dispositivo, uma composição ou um sistema técnico de processamento de informações concreto tem menor probabilidade de ser rejeitado no filtro inicial por uma justificativa genérica de ausência de caráter técnico. O examinador tende mais a perguntar se a contribuição técnica é nova, não óbvia, claramente reivindicada, suficientemente divulgada e suscetível de aplicação industrial no sentido exigido. Essa distribuição torna a análise menos simples do que uma narrativa meramente favorável às patentes, mas mais disciplinada do que uma análise de ideia abstrata desvinculada de um nível estável de generalidade.
Para o direito norte-americano, a comparação japonesa sustenta uma crítica moderada à expansão da elegibilidade. O problema não é os tribunais perguntarem se as reivindicações são tecnológicas. O direito de patentes precisa fazer essa pergunta. O problema é que o § 101 às vezes se torna o lugar em que os tribunais resolvem preocupações de obviedade, suficiência descritiva, amplitude excessiva e reivindicações funcionais sem nomeá-las como tais. Para os profissionais, a lição é imediata: apresentar a narrativa técnica desde o início, reivindicar os meios específicos além do resultado útil e redigir de modo que a mesma invenção possa ser compreendida tanto como implementação tecnológica concreta sob Alice/Mayo quanto como ideia técnica que utiliza leis da natureza sob o Artigo 2(1).