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Resumo executivo: Este artigo compara o direito norte-americano de patentes de desenho industrial após LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC com o regime unitário de desenhos da União Europeia, destacando as diferentes perspectivas do “designer comum” dos Estados Unidos e do “usuário informado” da UE. Embora LKQ tenha substituído o rígido teste de obviedade Rosen–Durling por uma estrutura mais flexível, decisões recentes — incluindo Dynamite Marketing e Range of Motion — mostram que os impugnantes ainda precisam identificar uma referência primária real e análoga e fundamentar qualquer modificação proposta em provas, e não em uma reconstrução retrospectiva. Esses casos iniciais são ilustrativos, porém, e ainda não estabelecem uma tendência estável nas taxas de invalidação. O regime da UE, agora regido pelo Regulamento (UE) 2026/715, avalia, por sua vez, a novidade e o caráter singular por meio da impressão global do desenho, considerando o grau de liberdade do designer e sem importar a doutrina norte-americana de obviedade. O artigo também examina diferenças no alcance das reivindicações, na tutela dos direitos, na invalidade e na proteção de peças de reparação, concluindo que as empresas devem coordenar — sem confundir — suas estratégias de depósito, tramitação e litígio nos Estados Unidos e na UE.
I. Introdução
Considere um para-lama de reposição que uma montadora protege tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Um fornecedor do mercado de reposição quer vender uma peça visualmente compatível. Nos Estados Unidos, o fornecedor pode impugnar a patente de desenho industrial segundo a nova estrutura de obviedade do Circuito Federal. Na UE, pode atacar a novidade ou o caráter singular. Mesmo que o desenho da UE seja válido, contudo, o fornecedor pode invocar a cláusula de reparação da UE. O mesmo para-lama, portanto, suscita perguntas diferentes, perante observadores hipotéticos diferentes e com conjuntos de provas diferentes. O lado europeu desta comparação se limita ao regime unitário de desenhos da União; não aborda o direito de desenhos do Reino Unido nem os regimes nacionais separados de direitos sobre desenhos dos Estados-Membros da UE, incluindo o tratamento que conferem às peças de reparação.
Embora ambos os regimes avaliem a impressão visual, LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC não converteu a obviedade norte-americana no teste de caráter singular da UE. LKQ indiscutivelmente tornou a obviedade norte-americana mais flexível. Mas não importou a doutrina europeia de caráter singular. A obviedade nos Estados Unidos continua sendo uma análise do § 103 realizada sob a perspectiva de um designer comum. Ela permite uma combinação fundamentada de referências análogas e exige a consideração de indícios objetivos. O caráter singular na UE pergunta se um usuário informado recebe uma impressão global diferente de cada desenho anterior considerado individualmente. O sucesso comercial e a fama não entram nessa análise de validade.
Decisões recentes acentuam essas diferenças em vez de eliminá-las. Os primeiros casos norte-americanos que aplicam LKQ enfatizam a necessidade de uma referência primária real, de uma análise do desenho como um todo e de uma razão amparada nos autos para a modificação proposta. Decisões recentes da UE rejeitam qualquer requisito autônomo de criatividade, recusam tratar tendências da moda como restrições à liberdade do designer e reiteram que desenhos anteriores não podem ser combinados em um mosaico. Ao mesmo tempo, novos casos norte-americanos sobre renúncia durante a tramitação, descrições escritas e funcionalidade demonstram por que a validade não pode ser equiparada ao alcance da reivindicação. E a cláusula de reparação da UE, agora permanente, cria uma diferença comercial substancial no mercado que deu origem ao próprio LKQ.
II. Os sistemas começam por filtros diferentes
Os dois regimes diferem no momento do registro. O United States Patent and Trademark Office examina substantivamente um pedido de desenho industrial quanto ao cumprimento da Lei de Patentes, incluindo os requisitos de novidade, não obviedade, ornamentalidade e divulgação. Uma patente de desenho industrial concedida goza da presunção legal de validade, embora muitas patentes existentes tenham sido examinadas segundo a estrutura Rosen–Durling, agora superada. Ver 35 U.S.C. § 282(a).
O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia normalmente não examina se um pedido é novo ou tem caráter singular antes de registrá-lo. Esses requisitos costumam ser examinados posteriormente, por meio de um pedido de declaração de nulidade ou de uma reconvenção. Um desenho registrado da UE fornece, portanto, um direito exigível, mas seu registro não deve ser confundido com uma decisão de que o desenho satisfaz os critérios substantivos de validade. Ver Regulation (EU) 2026/715 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2026 on European Union Designs (Codification), considerando 18, 2026 O.J. (L 715).
O texto aplicável é agora o Regulamento (UE) 2026/715, que entrou em vigor em 1º de julho de 2026 e codifica o regulamento de desenhos da UE conforme alterado pela reforma de 2024. Id. art. 164. A terminologia atual se refere a “desenho da UE” ou “desenho registrado da UE”, em vez de “desenho comunitário registrado” ou “CRD”. Segundo o regulamento codificado, o Artigo 6 rege a novidade, o Artigo 7 rege o caráter singular, o Artigo 11 rege o alcance, o Artigo 19 identifica o objeto da proteção e o Artigo 22 contém a cláusula de reparação. Como a codificação mantém grande parte da redação operativa do regulamento anterior, as decisões anteriores continuam relevantes onde o texto não mudou, observadas a nova numeração e as regras de transição.
Essa diferença procedimental importa. Comparar o deferimento norte-americano com o registro na UE não é comparar o mérito substantivo em condições equivalentes. A validade substantiva é comparada mais diretamente colocando a patenteabilidade e a validade norte-americanas nos termos dos §§ 102 e 103 ao lado da validade na UE nos termos dos Artigos 6 e 7.
III. O que LKQ mudou
Durante décadas, a jurisprudência do Circuito Federal canalizou a obviedade de patentes de desenho industrial pelo teste Rosen–Durling de duas etapas. Primeiro, o impugnante precisava identificar uma única referência primária com características de desenho “basicamente iguais” às do desenho reivindicado. In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982). Somente depois de superar esse limiar o impugnante podia invocar referências secundárias, e apenas se elas fossem suficientemente relacionadas à referência primária para sugerir a aplicação de suas características ornamentais a ela. Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996). Esse filtro rígido frequentemente encerrava a análise antes de o julgador dos fatos considerar todo o conjunto de estado da técnica ou o conhecimento do designer comum.
O Circuito Federal, reunido em plenário, fez mais do que questionar essa estrutura. Ele superou expressamente Rosen–Durling por considerá-lo incompatível com o § 103 e com a abordagem flexível da Suprema Corte em KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280, 1293–95 (Fed. Cir. 2024) (en banc); ver 35 U.S.C. §§ 103, 171(b) (2018). O tribunal anulou a determinação de não obviedade do Patent Trial and Appeal Board e determinou a aplicação das análises factuais estabelecidas em Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966). LKQ, 102 F.4th em 1293–94, 1301.
A estrutura resultante é flexível, mas não desprovida de critérios. O julgador dos fatos primeiro determina o alcance e o conteúdo do estado da técnica análogo. A técnica do mesmo campo de atuação do artigo reivindicado é análoga; o Circuito Federal deixou o tratamento preciso de campos mais distantes para casos posteriores. Id. em 1295–97. Cada referência utilizada na análise de obviedade deve se qualificar como estado da técnica análogo.
Ainda é necessário identificar uma referência primária real. Ela não precisa ser “basicamente igual” ao desenho reivindicado, mas deve ser um desenho que exista — e não um objeto sintético montado a partir de características isoladas espalhadas pelo estado da técnica. Id. em 1297–98. Normalmente, será a referência mais próxima e visualmente semelhante. A proximidade visual não é um filtro formal ao estilo Rosen, mas afeta a força da impugnação: quanto mais distante o desenho inicial estiver da reivindicação, mais persuasivas devem ser as provas da modificação.
O julgador dos fatos avalia então as diferenças entre os desenhos anteriores e a reivindicação como um todo sob a perspectiva de um designer comum no campo relevante. Id. em 1298–99. Esse agente não é o consumidor que posteriormente determina a infração. O designer comum traz conhecimento do campo de desenho relevante, das práticas costumeiras, das características ornamentais corriqueiras e das influências apropriadas do mercado ou do setor.
Referências secundárias podem fornecer características ausentes da referência primária. Mas a possibilidade de combinar referências não autoriza uma reconstrução retrospectiva da patente. Os autos devem conter uma razão, independente do conhecimento posterior da invenção, pela qual um designer comum teria feito a modificação proposta para criar a mesma aparência visual global. Id. em 1299–1300. A razão não precisa constar expressamente das próprias referências; pode decorrer do conhecimento do designer, dos costumes do setor, das demandas do mercado ou de outras considerações fundamentadas. Quando as referências têm aparências globais marcadamente diferentes, o impugnante geralmente deve fazer mais para explicar a alteração proposta.
Por fim, os indícios objetivos continuam fazendo parte da análise. O sucesso comercial, os elogios do setor e a cópia podem sustentar a não obviedade quando existir o nexo exigido. Id. em 1300. LKQ não decidiu se toda consideração aplicável a patentes de invenção — como uma necessidade antiga não atendida ou o fracasso de terceiros — se transfere adequadamente ao direito de desenhos. Id. em 1300–01. A não obviedade, portanto, não depende de o desenho incorporar um “salto de criatividade” suficiente.
IV. Os primeiros casos norte-americanos: um teste flexível ainda exige provas
O conjunto limitado de decisões posteriores a LKQ oferece ilustrações úteis de como a nova estrutura funciona, mas ainda não sustenta uma tendência estável nas taxas de invalidação de patentes de desenho industrial. Os casos selecionados surgem em contextos processuais variados, aplicam ônus diferentes e incluem uma decisão não precedencial do Circuito Federal. Lidos com essas limitações, enfatizam repetidamente a necessidade de identificar uma referência inicial adequada, comparar o desenho como um todo e fornecer uma razão para a modificação amparada nos autos. Em um tribunal distrital, o impugnante geralmente deve provar a invalidade mediante provas claras e convincentes. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011). Já o requerente de um IPR, na fase de instauração, deve demonstrar uma probabilidade razoável de prevalecer. 35 U.S.C. § 314(a) (2018).
A aplicação inicial do Circuito Federal em Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. é instrutiva, embora não precedencial. Nos. 2024-1523, 2024-1525, slip op. em 11–13 (Fed. Cir. Sept. 12, 2025) (não precedencial). Um júri havia rejeitado uma impugnação por obviedade segundo Rosen–Durling, e o acusado de infração solicitou o retorno dos autos após LKQ. O Circuito Federal recusou. A referência que o perito descrevera provisoriamente como a provável referência primária nunca havia sido admitida como prova. Mesmo supondo uma referência inicial adequada, a opinião generalizada e retrospectiva do perito não explicava por que um designer comum combinaria características específicas de referências identificadas para criar a aparência global patenteada. Id. em 11–13. Uma mudança na estrutura jurídica não podia corrigir um conjunto probatório insuficientemente desenvolvido.
Diode Dynamics, L.L.C. v. 5DLight, Inc. aplicou a mesma disciplina em julgamento sumário. No. 5:23-cv-02238-WLH-JPR, 2025 WL 2827023, em *6 (C.D. Cal. Sept. 15, 2025), reconsideração negada, 2026 WL 638862 (C.D. Cal. Feb. 3, 2026). As referências invocadas de molduras de lâmpadas LED diferiam substancialmente em geometria e impressão visual global. O perito do impugnante não apresentou restrição funcional contemporânea, pressão de mercado, tendência estética, prática do setor ou princípio de desenho que explicasse por que um designer comum extrairia determinadas características de uma referência e as acrescentaria a outra. A combinação proposta parecia ter sido escolhida porque recriava a patente, e não porque o estado da técnica ou o campo de desenho fornecia uma razão para fazê-la.
O PTAB chegou a conclusões semelhantes na fase de instauração. Em A&A Global Imports, Inc. v. Lerman Container Corp., o requerente impugnou um desenho de pote, mas não explicou por que um designer comum escolheria a proporção reivindicada entre gargalo e base ou a forma e a profundidade específicas do compartimento interno. IPR2024-01138, Paper 7, em 10–13 (P.T.A.B. Jan. 22, 2025), 2025 WL 284651. Chamar as diferenças de “mínimas” não substituía o suporte objetivo no estado da técnica.
Em Arashi Vision (U.S.) LLC v. GoPro, Inc., várias páginas da internet não podiam fornecer coletivamente o desenho primário existente exigido. IPR2024-01434, Paper 9, em 18–19, 27–39 (P.T.A.B. Mar. 31, 2025), 2025 WL 966792. A petição se concentrava em botões, lentes e outros componentes selecionados, tratando inadequadamente das proporções, dos raios dos cantos, da posição das características e da aparência global elegante ou semelhante a uma caixa da câmera. Id. em 27–39. Arashi Vision confirma que o direito norte-americano não permite ao impugnante sintetizar a referência inicial a partir de divulgações separadas. Uma vez identificado um desenho primário real, porém, o direito norte-americano pode permitir uma modificação motivada utilizando técnica secundária análoga. O direito de caráter singular da UE não dá esse segundo passo.
Em conjunto, essas decisões ilustram um caminho doutrinário mais amplo que continua dependendo de provas. O impugnante ainda precisa provar de onde o designer comum teria partido, por que teria alterado esse desenho e como as provas evitam o raciocínio retrospectivo.
V. O caráter singular na UE não é a obviedade europeia
O direito da UE separa novidade de caráter singular. Um desenho registrado da UE é novo se nenhum desenho idêntico tiver sido disponibilizado ao público antes da data relevante de depósito ou prioridade; desenhos são idênticos quando diferem apenas em detalhes insignificantes. Regulamento 2026/715, art. 6. Há caráter singular quando o desenho produz no usuário informado uma impressão global diferente daquela produzida por qualquer desenho anteriormente divulgado, levando em conta o grau de liberdade do designer. Id. art. 7.
A análise de caráter singular é comumente expressa em quatro etapas. O tribunal identifica o setor dos produtos aos quais o desenho se aplica, determina o usuário informado relevante e sua atenção e conhecimento do conjunto de desenhos, avalia o grau de liberdade do designer e compara as impressões globais, diretamente quando possível, do desenho contestado e de cada desenho anterior considerado individualmente. Crocs, Inc. v. European Union Intellectual Property Office, Case T-228/25, ECLI:EU:T:2026:280, ¶ 19 (Apr. 22, 2026).
O usuário informado se situa entre o consumidor médio do direito de marcas e o especialista técnico ou em desenho. Esse usuário é particularmente observador, tem algum conhecimento dos desenhos do campo relevante e presta um grau relativamente elevado de atenção, mas não disseca o desenho com a acuidade técnica atribuída a um especialista. Ver PepsiCo, Inc. v. Grupo Promer Mon Graphic SA, Case C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, ¶¶ 53–59 (Oct. 20, 2011). A comparação direta lado a lado é preferida quando viável, mas o direito da UE não presume que ela seja possível em todo mercado ou contexto de uso.
Tampouco pode o requerente de nulidade criar um desenho anterior composto selecionando características de várias divulgações. Cada desenho anterior deve ser avaliado individualmente. Karen Millen Fashions Ltd. v. Dunnes Stores, Case C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013, ¶¶ 25–35 (June 19, 2014). O conjunto mais amplo de desenhos pode informar como o usuário informado percebe semelhanças e diferenças, mas não se transforma em uma referência sintética.
A liberdade do designer modera a comparação visual. Restrições de função técnica e regulatórias podem padronizar certas características do produto. Quando a liberdade é efetivamente limitada, diferenças relativamente pequenas podem ter mais peso; quando a liberdade é ampla, diferenças menores têm menos probabilidade de alterar a impressão global. Mas a liberdade do designer não deve ser confundida com a saturação do campo. Um campo congestionado pode aumentar a sensibilidade do usuário informado se isso estiver amparado por provas, enquanto tendências da moda, expectativas dos consumidores ou preferências de custo não necessariamente restringem o designer no sentido jurídico.
A decisão recente do Tribunal de Justiça em Deity Shoes, S.L. v. Mundorama Confort, S.L. torna explícita a ausência de um requisito de criatividade. Case C-323/24, ECLI:EU:C:2025:983 (Dec. 18, 2025). Os desenhos de calçados em questão foram desenvolvidos utilizando modelos e opções de personalização oferecidos nos catálogos dos fornecedores. O tribunal de reenvio perguntou se a proteção exigia atividade efetiva de criação de desenho, esforço intelectual ou um grau mínimo de originalidade. O Tribunal respondeu que novidade e caráter singular são os requisitos aplicáveis; o direito de desenhos da UE não acrescenta um limiar de criatividade semelhante ao do direito autoral. Id. ¶¶ 23–33. Um desenho não é categoricamente excluído apenas porque um fornecedor predeterminou muitas características ou o titular selecionou componentes existentes.
Deity Shoes também rejeitou tratar tendências da moda como equivalentes a restrições técnicas. Tendências podem influenciar escolhas comerciais, mas não obrigam juridicamente o designer a adotar uma aparência específica. Id. ¶¶ 40–54. Tampouco características ditadas por tendências recebem automaticamente menos peso na impressão global do usuário informado. Deity Shoes confirma que nem a influência das tendências nem a extensão do esforço criativo fornece um requisito adicional de validade.
A decisão Crocs de 2026 do Tribunal Geral ilustra a metodologia em fatos conhecidos. O calçado tipo clog contestado foi impugnado com base em um clog anterior da “Holey Soles”, divulgado por meio de um pedido norte-americano de patente de desenho industrial. Crocs, ECLI:EU:T:2026:280, ¶¶ 2–7. O tribunal constatou ampla liberdade do designer na aparência desses calçados. Id. ¶¶ 25–31. Diante da forma global compartilhada, da sola espessa, da ponta arredondada, dos furos e dos recortes, o acréscimo de uma tira no calcanhar era uma diferença menor que não produzia uma impressão global diferente. Id. ¶¶ 38–48.
O tribunal em Crocs também decidiu que o sucesso comercial, a reputação, o alegado status icônico, o processo de criação e a contribuição da Crocs ao setor de calçados não eram fatores da validade quanto ao caráter singular. Id. ¶¶ 51–56. O tratamento de matéria relacionada pelo USPTO tampouco regia o tribunal da UE. Id. ¶¶ 69–70. Em contraste, o direito norte-americano preserva expressamente o sucesso comercial, os elogios do setor e a cópia como possíveis indícios objetivos de não obviedade. Essa diferença probatória não é periférica; reflete as perguntas distintas que os dois regimes fazem.
VI. Três observadores, três funções jurídicas
A expressão “impressão global” aparece em todo o direito de desenhos, mas não identifica um único teste transatlântico. A validade norte-americana, a infração norte-americana e o caráter singular da UE empregam três observadores hipotéticos distintos.
Para a obviedade norte-americana, o observador é o designer comum. A questão é se, à luz do estado da técnica análogo e do conhecimento do designer, o desenho reivindicado como um todo teria sido óbvio. A análise pode incluir uma combinação motivada de um desenho primário real com referências secundárias e deve considerar os indícios objetivos pertinentes.
Para a infração norte-americana, o observador é o observador comum — normalmente o principal comprador do artigo —, tratado como familiarizado com o estado da técnica. A pergunta é se o produto acusado e o desenho reivindicado são substancialmente iguais na aparência global, de modo que a semelhança enganaria esse observador. Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 670, 676–79 (Fed. Cir. 2008) (en banc). A técnica de comparação pode ajudar o observador a identificar quais semelhanças ou diferenças importam, mas isso não é a análise de estado da técnica análogo do § 103.
Para a validade e o alcance na UE, o observador é o usuário informado. O caráter singular compara o desenho registrado com cada desenho anterior individualmente. O alcance compara o desenho registrado com o desenho posterior, perguntando se este produz uma impressão global diferente. Regulamento 2026/715, art. 11. A liberdade do designer informa ambas as aplicações.
As diferenças podem ser formuladas de modo simples. A obviedade norte-americana permite uma combinação comprovada; o caráter singular da UE não combina desenhos anteriores em mosaico. A obviedade norte-americana considera certos indícios objetivos de mercado; o caráter singular da UE não trata sucesso ou fama como fatores de validade. A validade norte-americana é julgada por um designer; a validade e o alcance na UE utilizam um usuário informado. Os regimes compartilham o compromisso de avaliar os desenhos como um todo, mas utilizam esse raciocínio para finalidades jurídicas diferentes.
VII. LKQ não decidiu alcance nem infração
LKQ trata da validade nos termos do § 103; não determina a infração nem o alcance da reivindicação. Os direitos norte-americanos não se limitam a cópias exatas dos desenhos. Segundo Egyptian Goddess, o desenho acusado infringe quando o observador comum consideraria as duas aparências globais substancialmente iguais. 543 F.3d em 676–79. Ao mesmo tempo, decisões recentes do Circuito Federal mostram que as figuras não operam isoladamente. Declarações durante a tramitação, descrições que as acompanham e a fronteira entre matéria funcional e ornamental podem restringir o que a reivindicação alcança.
Em Top Brand LLC v. Cozy Comfort Co., o Circuito Federal decidiu que a renúncia decorrente do histórico de tramitação se aplica a patentes de desenho industrial tanto por argumentação quanto por emenda. 143 F.4th 1349, 1356–58 (Fed. Cir. 2025). Para superar uma rejeição por falta de novidade, o depositante havia distinguido o desenho anterior utilizando a forma, a largura e a posição de um bolso de vestuário, sua relação com as cavas e a inclinação da barra. Essas declarações renunciaram inequivocamente ao uso da matéria identificada quando o titular posteriormente alegou infração. Id. em 1357–62. Para a estratégia de tramitação, a lição é imediata: uma distinção aparentemente útil, característica por característica, pode se tornar o limite da tutela do direito.
Em Smartrend Manufacturing Group (SMG), Inc. v. Opti-Luxx Inc., a patente reivindicava um painel LED “conforme mostrado e descrito”, e a descrição declarava que o sombreamento oblíquo denotava transparência. 159 F.4th 1322, 1325–26 (Fed. Cir. 2025). Embora esse sombreamento possa ter mais de um significado convencional, as palavras que o acompanhavam restringiam o desenho a superfícies transparentes, em vez de meramente translúcidas. Id. em 1330–31. O tribunal anulou a decisão de infração baseada na interpretação mais ampla do tribunal distrital. Para os depositantes, palavras podem restringir uma reivindicação visual.
A funcionalidade introduz outra etapa de filtragem. Em Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co., o Circuito Federal confirmou o julgamento sumário de não infração para massageadores manuais após distinguir aspectos funcionais de sua implementação ornamental. 166 F.4th 981, 988–92 (Fed. Cir. 2026). Linhas contínuas não tornavam ornamental todo aspecto representado, e desenhos alternativos eram relevantes, mas não um teste preliminar exclusivo de funcionalidade. Id. em 989–91. A maioria considerou as aparências ornamentais restantes claramente diferentes. A juíza-presidente Moore divergiu, argumentando que a formulação “claramente diferentes” incentivava um exercício de encontrar diferenças e afastava o papel do júri de apurar os fatos quanto ao desenho como um todo. Id. em 995–1000 (Moore, C.J., divergindo). A Range of Motion apresentou uma petição de reexame em plenário em 3 de abril de 2026; a Armaid respondeu em 20 de maio, e a petição continuava pendente em 15 de julho de 2026. Petition for Rehearing En Banc em 1, Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc., No. 23-2427 (Fed. Cir. Apr. 3, 2026), ECF No. 52; Response to Petition for Rehearing En Banc em 1, id. (Fed. Cir. May 20, 2026), ECF No. 83.
O alcance dos desenhos da UE não é categoricamente mais amplo do que o das patentes norte-americanas de desenho industrial. O Artigo 11 inclui desenhos que não produzam uma impressão global diferente no usuário informado, levando em conta a liberdade do designer. Regulamento 2026/715, art. 11. O Artigo 19 estabelece ainda que as características mostradas visivelmente no pedido definem o objeto da proteção. Id. art. 19. O alcance resultante depende da representação do registro, do conjunto de desenhos, da percepção do usuário e da liberdade do designer — e não de uma presunção de que os direitos da UE sempre se estendam além das reivindicações norte-americanas.
LEGO A/S v. Pozitív Energiaforrás Kft. ilustra o alcance na UE no contexto especializado de produtos modulares. Case C-211/24, ECLI:EU:C:2025:648 (Sept. 4, 2025). O usuário informado não se tornava um especialista técnico apenas porque o produto incorporava características funcionais de conexão. Id. ¶¶ 47–58. A avaliação continuava visual, embora a liberdade limitada do designer pudesse tornar diferenças menores mais importantes. Id. ¶¶ 51–53. O Tribunal também interpretou restritivamente as “razões especiais” para deixar de determinar medidas contra a infração: o fato de apenas um pequeno número de componentes de um conjunto maior de brinquedos infringir não justificava, por si só, negar a tutela. Id. ¶¶ 63–67.
As medidas de reparação disponíveis fornecem outra distinção relevante. O § 289 pode conferir ao titular de uma patente de desenho industrial o lucro total do infrator sobre o artigo de fabricação relevante, tornando os direitos norte-americanos de desenho comercialmente poderosos. Mas o artigo pode ser o produto completo ou um componente, e a Suprema Corte não prescreveu um teste para identificá-lo. Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 580 U.S. 53, 59–62 (2016). O § 289 fornece, portanto, uma reparação potencialmente poderosa de lucro total específica do artigo, e não um direito automático a todo o lucro de cada produto final.
VIII. Peças de reparação revelam a divisão prática
O mercado de peças de reposição expõe a divergência prática de maior consequência entre os regimes. LKQ surgiu de uma tentativa de um fornecedor de peças automotivas de reposição de invalidar a patente de desenho industrial da GM para um para-lama de veículo. Entretanto, LKQ alterou apenas a análise de validade. Não criou uma exceção norte-americana que permita a terceiros reproduzir peças de reposição patenteadas.
Em Automotive Body Parts Ass’n v. Ford Global Technologies, LLC, o Circuito Federal rejeitou argumentos de que a funcionalidade estética, a exaustão da patente ou a doutrina da reparação permitida autorizavam a cópia dos desenhos patenteados de um capô e de um farol de F-150. 930 F.3d 1314, 1317–20, 1322–25 (Fed. Cir. 2019). Como os artigos patenteados eram os próprios componentes, a venda do veículo não exauria as patentes que abrangiam componentes separados de reposição que a Ford não havia vendido, e fabricar uma nova peça patenteada constituía reconstrução, e não reparação daquele artigo patenteado. Id. em 1322–25. O Congresso não promulgou uma exceção geral de reparação para patentes de desenho industrial.
O regulamento atual da UE adota outra abordagem. O Artigo 22 afasta a proteção por desenho da UE de uma peça componente de um produto complexo quando o desenho da peça depende da aparência do produto complexo e a peça é utilizada exclusivamente para reparar esse produto e restaurar sua aparência original. Regulamento 2026/715, art. 22(1). Um fabricante ou vendedor que pretenda invocar a exceção deve identificar claramente a origem comercial e o fabricante do produto para que os consumidores possam fazer uma escolha informada. Id. art. 22(2). O fornecedor não precisa garantir que os usuários finais empreguem efetivamente cada peça apenas para uma reparação que se enquadre nos requisitos. Id. art. 22(3).
A exceção não é uma licença irrestrita para todo componente. Seus requisitos — produto complexo, componente dependente da aparência, finalidade exclusiva de reparação e restauração da aparência original — devem ser demonstrados. Ainda assim, o contraste comercial é significativo. Nos Estados Unidos, uma patente de desenho industrial que satisfaça os requisitos pode continuar exigível contra um componente de reposição recém-fabricado, salvo se for inválida ou não houver infração. Na UE, o Artigo 22 pode impedir a proteção por desenho para o uso de reparação que satisfaça os requisitos, mesmo quando o registro for válido nos demais aspectos. A distância prática no mercado de reposição automotiva pode, portanto, ser maior após a reforma da UE, apesar do critério norte-americano de validade mais flexível.
IX. Construindo uma estratégia transatlântica
As diferenças doutrinárias exigem modelos de prova separados, em vez de uma versão traduzida do mesmo laudo pericial.
Em uma impugnação norte-americana por obviedade, os advogados devem identificar o artigo de fabricação e definir o designer comum antes de selecionar o conjunto de referências. A análise deve começar com um desenho primário real e análogo, e não com uma colagem de características. Cada modificação proposta deve estar vinculada a provas contemporâneas: práticas recorrentes de desenho, restrições funcionais, demandas de mercado, tendências estéticas, costumes do setor ou outros princípios que teriam importado ao designer comum. A apresentação deve comparar os desenhos inteiros, explicando como as provas citadas levam à aparência global alegada. Os titulares, por sua vez, devem desenvolver cedo provas de indícios objetivos e estar preparados para estabelecer um nexo entre o desenho reivindicado e o sucesso comercial, os elogios ou a cópia.
Um caso de nulidade na UE deve, em geral, partir do desenho anterior individual mais forte. Os advogados devem provar que a referência foi disponibilizada ao público e então realizar a comparação de caráter singular sem construir um composto de divulgações não relacionadas. As provas devem definir o setor, o usuário informado, o nível de atenção e os limites efetivos à liberdade do designer. Se for alegada saturação, ela deve ser provada como característica do conjunto de desenhos e mantida analiticamente distinta das restrições técnicas ou regulatórias.
A estratégia de depósito também difere. Os depositantes norte-americanos devem tratar descrições, convenções de sombreamento, linhas tracejadas, títulos, emendas e argumentos sobre o estado da técnica como possíveis determinantes do alcance futuro. Top Brand e Smartrend deixam claro que as palavras da tramitação podem acompanhar as figuras no litígio. Os depositantes também devem coordenar as divulgações de desenhos e de patentes de invenção e revisar declarações de marketing que possam posteriormente ser apresentadas como prova de que uma característica visual é determinada pela função.
Os depositantes na UE devem utilizar representações claras e considerar múltiplos registros ou variantes quando as concretizações comerciais puderem evoluir. A rapidez do registro não deve criar falsa confiança quanto à validade substantiva. Lançamentos públicos e divulgações em redes sociais devem ser coordenados com o depósito, a prioridade e o período de graça da UE. O regulamento modernizado também alcança a matéria digital de maneira mais expressa: suas definições abrangem movimento, transição, animação e produtos não físicos, enquanto as disposições sobre direitos tratam da criação e do compartilhamento de mídias digitais ou software utilizados para fabricar um desenho protegido. Regulamento 2026/715, arts. 4, 20(2)(d).
Por fim, a análise de tutela dos direitos deve identificar o observador correto e o papel jurídico correto dos desenhos anteriores. Um perito norte-americano de validade que fale como designer comum não responde à questão de infração sob a perspectiva do principal comprador. As provas relativas ao usuário informado da UE não substituem nenhuma das duas. Em um caso de componentes, os advogados da UE devem analisar o Artigo 22 antes de investir em uma ação de infração; os advogados norte-americanos devem avaliar separadamente a validade, a infração sob o critério do observador comum e o artigo de fabricação do § 289.
X. Convergência na linguagem, não na estrutura
LKQ é uma mudança importante no direito norte-americano de patentes de desenho industrial. Remove o filtro rígido de “basicamente igual”, restaura a estrutura Graham/KSR e permite ao impugnante provar uma combinação fundamentada que Rosen–Durling poderia ter excluído. Mas a decisão mantém uma referência primária real, os limites do estado da técnica análogo, o designer comum, a análise do desenho como um todo, a exigência probatória contra o raciocínio retrospectivo e os indícios objetivos.
O caráter singular da UE faz outra pergunta. O usuário informado compara o desenho contestado com cada desenho anterior individualmente, e a liberdade do designer modera a distância visual exigida. A análise não acrescenta um limiar de criatividade nem considera sucesso comercial ou status icônico. Quanto ao alcance, o usuário informado aparece novamente, enquanto a representação e a liberdade do designer definem a extensão do direito. Para peças de reparação que satisfaçam os requisitos, o Artigo 22 pode impedir inteiramente a tutela.
Os dois sistemas, assim, compartilham um vocabulário de impressão visual sem compartilhar uma estrutura jurídica. O designer comum, o observador comum e o usuário informado não devem ser fundidos em um único olhar transatlântico. LKQ tornou a obviedade norte-americana mais flexível. Não tornou europeu o direito norte-americano de patentes de desenho industrial.