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Resumo executivo: Este artigo sustenta que as Declarações de Elegibilidade da Matéria Patenteável (“SMEDs”) podem ser ferramentas valiosas na tramitação para construir um registro factual em resposta a rejeições com base no § 101, mas somente se utilizadas com disciplina. Uma SMED não deve pedir a um inventor ou especialista que declare que as reivindicações são elegíveis à proteção patentária; deve fornecer fatos técnicos corroborados e vinculados às reivindicações, mostrando como uma pessoa com conhecimento ordinário na técnica compreenderia o relatório descritivo e as reivindicações como enunciando uma melhoria tecnológica concreta. O artigo explica que as orientações do USPTO sobre SMEDs podem ajudar os depositantes a estruturar provas de elegibilidade durante o exame, mas não alteram a jurisprudência do Circuito Federal nem flexibilizam a exigência de que as próprias reivindicações enunciem a melhoria. Utilizando duas declarações da Swoop como estudos de caso, o artigo mostra como SMEDs eficazes podem reenquadrar reivindicações de comércio por e-mail como arquiteturas técnicas de segurança: uma envolvendo um pacote de controle de autenticação vinculado a UUID e sujeito a expiração para e-mails de pedido retornados via SMTP/mailto, e outra envolvendo segurança de tokens com manutenção de estado e verificação criptográfica para mensagens transacionais baseadas em SMTP. A lição central é que SMEDs não são atalhos para a elegibilidade; são ferramentas de construção dos autos cuja força persuasiva depende de vínculo, corroboração, suporte no relatório descritivo e narrativa tecnológica centrada nas reivindicações.
I. Introdução
Controvérsias sobre elegibilidade patentária nos termos de 35 U.S.C. § 101 são formalmente questões jurídicas, mas os casos difíceis frequentemente dependem de fatos técnicos. Desde Alice, tribunais e examinadores perguntam se as reivindicações são dirigidas a uma exceção judicial e, em caso positivo, se seus elementos, individualmente ou como combinação ordenada, acrescentam o suficiente para transformar a reivindicação em matéria elegível à proteção patentária. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 217–18 (2014). Essa estrutura é jurídica, mas frequentemente depende de proposições factuais subjacentes: se a reivindicação modifica a funcionalidade do computador, se uma combinação ordenada era bem compreendida, rotineira e convencional, se uma limitação pode ser realizada na prática pela mente humana e se o relatório descritivo teria transmitido uma melhoria tecnológica a uma pessoa com conhecimento ordinário na técnica.
Essa dimensão factual é o campo próprio de uma Declaração de Elegibilidade da Matéria Patenteável, ou SMED. Uma SMED é uma declaração apresentada nos termos de 37 C.F.R. § 1.132 para enfrentar uma rejeição por inelegibilidade da matéria. Usada adequadamente, não pede ao declarante que opine que as reivindicações são elegíveis à proteção patentária. Pede que forneça fatos técnicos que sustentem o argumento de elegibilidade.
O memorando do USPTO de 4 de dezembro de 2025 dirigido aos examinadores afirma que uma SMED pode demonstrar como uma pessoa com conhecimento ordinário na técnica interpretaria um relatório descritivo que descreve melhoria tecnológica, enfatizando também que as provas devem ter vínculo com a invenção tal como reivindicada, que provas objetivas devem ser sustentadas por comprovação efetiva e que conclusões jurídicas sobre elegibilidade não merecem peso probatório. Memorando de John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir. of the U.S. Patent & Trademark Office, ao Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations (Dec. 4, 2025) (“Memorando SMED aos examinadores”).
O memorando de 30 de abril de 2026 dirigido aos profissionais faz o mesmo apontamento pela perspectiva do depositante. Trata as SMEDs como provas especificamente pertinentes ao § 101, enfatiza o vínculo, adverte que não devem complementar indevidamente o relatório descritivo e enuncia o princípio limitador mais importante: “As reivindicações sempre definem a invenção”. Memorando de John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir. of the U.S. Patent & Trademark Office, a todos os depositantes e profissionais de patentes, Best Practices for Submission of Rule 132 Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) 3 (Apr. 30, 2026) (“Memorando SMED de abril de 2026”).
II. SMEDs são ferramentas de construção dos autos, não atalhos para a elegibilidade
O ponto prático mais importante também é o mais fácil de exagerar. Uma SMED não substitui a redação de reivindicações. Não pode importar para elas uma modalidade não reivindicada, sanar divulgação ausente ou converter uma reivindicação orientada a resultado em implementação tecnológica. Essa limitação não é mera preferência do USPTO; reflete a abordagem do Circuito Federal centrada nas reivindicações para o § 101.
Reivindicações que apenas utilizam um ambiente tecnológico não se tornam elegíveis simplesmente porque o campo ao redor é técnico. ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759, 766–74 (Fed. Cir. 2019). Reivindicações que facilitam um processo computacional sem enunciar um meio tecnológico de melhoria permanecem vulneráveis. Simio, LLC v. FlexSim Software Prods., Inc., 983 F.3d 1353, 1360–65 (Fed. Cir. 2020). Mesmo em um contexto de fabricação mecânica, uma reivindicação não pode simplesmente enunciar um resultado desejado sem reivindicar os meios que aplicam a lei da natureza de maneira específica. Am. Axle & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC, 967 F.3d 1285, 1292–1301 (Fed. Cir. 2020).
Essa limitação centrada nas reivindicações é reforçada pela hierarquia de autoridades que rege o § 101. As orientações do USPTO podem ser importantes na tramitação, mas não alteram o direito substantivo aplicado pelo Circuito Federal ou pelos tribunais distritais. Em In re Rudy, o Circuito Federal afirmou que a orientação do USPTO sobre elegibilidade “não é, em si, o direito da elegibilidade patentária”, não tem força de lei e não vincula a análise de elegibilidade do tribunal. 956 F.3d 1379, 1382–83 (Fed. Cir. 2020). O tribunal fez essencialmente o mesmo apontamento em outros casos de elegibilidade. Veja In re Smith, 815 F.3d 816, 819 (Fed. Cir. 2016); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. App’x 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019); In re Abel, 838 F. App’x 558, 560 (Fed. Cir. 2021). Tampouco os tribunais são vinculados por decisões do PTAB apenas porque elas têm status de precedente dentro da agência. ENCO Sys., Inc. v. DaVincia, LLC, 845 F. App’x 953, 957–58 (Fed. Cir. 2021).
Assim, o papel prático das orientações do USPTO é probatório e processual. Elas podem ajudar o depositante a estruturar e desenvolver os autos da tramitação. Também podem dar aos examinadores motivo para considerar provas técnicas de modo mais direto. Mas não criam um padrão diferente de elegibilidade. A distância entre a receptividade do órgão e a resistência em litígio continua real.
Essa distância deve moldar a estratégia de SMEDs. Uma SMED deve ser redigida para atender às expectativas probatórias do examinador segundo a Rule 132 e as orientações do USPTO, mas também deve criar um registro capaz de resistir ao escrutínio judicial posterior. Portanto, a declaração deve identificar fatos relevantes segundo a doutrina do Circuito Federal: como a reivindicação altera a operação do computador ou da rede; por que a combinação ordenada não era bem compreendida, rotineira e convencional; por que a melhoria alegada está refletida na redação da reivindicação; e como o relatório descritivo teria transmitido essa melhoria a uma pessoa com conhecimento ordinário na técnica. Veja Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–70 (Fed. Cir. 2018); Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016); BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1349–52 (Fed. Cir. 2016).
A mesma cautela se aplica a Ex parte Desjardins. Desjardins é útil porque ilustra uma via centrada nas reivindicações para a elegibilidade quando a reivindicação reflete uma melhoria na operação do próprio modelo de IA. Ex parte Desjardins, Appeal No. 2024-000567, slip op. at 7–10 (P.T.A.B. Sept. 26, 2025) (Appeals Review Panel), designated precedential Nov. 4, 2025. Mas Desjardins não é um porto seguro geral para software, IA, fintech, diagnóstico, comércio eletrônico ou outras tecnologias sensíveis à elegibilidade. Sua utilidade depende de as reivindicações pendentes enunciarem a melhoria tecnológica, não apenas de o relatório descritivo descrevê-la ou de o depositante caracterizar o campo como avançado.
Recentive Analytics fornece o princípio limitador. Nesse caso, o Circuito Federal decidiu que aplicar técnicas genéricas de aprendizado de máquina ao agendamento de eventos e à geração de mapas de rede não tornava as reivindicações elegíveis quando elas não melhoravam a própria tecnologia de aprendizado de máquina. Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025). O contraste entre Desjardins e Recentive é instrutivo, embora não perfeitamente simétrico. Desjardins reflete uma via administrativa para reivindicações que melhoram a operação do modelo; Recentive reflete o limite judicial para reivindicações que apenas empregam IA genérica em novo ambiente comercial ou operacional. Uma reivindicação relacionada a IA é mais forte quando enuncia uma melhoria específica na operação do modelo, arquitetura de treinamento, armazenamento, desempenho computacional ou estruturas de dados. Permanece vulnerável quando apenas aplica IA genérica ou funcionalidade de software a um novo campo de uso.
A melhor visão, portanto, é modesta, mas útil: uma SMED não deve pedir ao órgão que aceite um padrão diferente para o § 101. Deve criar um registro factual disciplinado, demonstrando que as reivindicações, tal como redigidas e apoiadas pelo relatório descritivo, enunciam melhoria tecnológica concreta segundo a jurisprudência aplicável.
III. O papel da pessoa com conhecimento ordinário na técnica no § 101 é real, mas derivado
A pessoa com conhecimento ordinário na técnica, ou POSITA, tem papel central no direito de patentes, mas não o mesmo papel em cada análise legal. A seção 103 pergunta expressamente se a invenção reivindicada teria sido óbvia para uma POSITA. 35 U.S.C. § 103. A seção 112 frequentemente depende do que essa pessoa teria compreendido a partir da divulgação. A interpretação das reivindicações pergunta como sua redação teria sido entendida à luz do registro intrínseco. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
A seção 101 é diferente. A POSITA não decide a elegibilidade. Em vez disso, participa da análise por meio de pressupostos factuais: convencionalidade, melhoria tecnológica, caracterização como processo mental, aplicação prática e significado das reivindicações. É fácil confundir essa distinção durante a tramitação. Uma declaração que soa como peça de argumentação jurídica pode ser tentadora, mas é menos útil que um depoimento que prove os fatos técnicos dos quais depende o argumento jurídico.
O Circuito Federal reconheceu essa dimensão factual em Berkheimer v. HP Inc., decidindo que saber se um elemento de reivindicação ou combinação ordenada é bem compreendido, rotineiro e convencional é questão de fato. 881 F.3d at 1368–70. Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc. também reconheceu que alegações factuais sobre não convencionalidade ou melhoria de funcionalidade computacional podem importar na fase das alegações iniciais. 882 F.3d 1121, 1128–30 (Fed. Cir. 2018).
Os casos do Circuito Federal fornecem vias reconhecidas de elegibilidade nas quais fatos técnicos importam. Reivindicações dirigidas a uma tabela de banco de dados autorreferencial podem ser elegíveis quando focadas em melhoria específica da funcionalidade computacional. Enfish, 822 F.3d at 1335–39. Reivindicações que utilizam regras particulares para automatizar animação podem ser elegíveis quando enunciam uma melhoria específica, em vez de apenas invocar um resultado. McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299, 1313–16 (Fed. Cir. 2016). Um conceito inventivo pode residir em um arranjo não convencional e não genérico de componentes conhecidos. BASCOM, 827 F.3d at 1349–52. Reivindicações de monitoramento de rede e cardíaco podem ser elegíveis quando enunciam melhorias tecnológicas específicas. SRI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 1303–04 (Fed. Cir. 2019); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368–71 (Fed. Cir. 2020).
Uma SMED deve ser construída em torno desses pressupostos factuais. O declarante pode explicar o que o relatório descritivo teria transmitido a uma POSITA, qual era o estado da técnica, por que uma limitação não pode ser realizada mentalmente na prática, por que uma combinação ordenada não era convencional ou como a reivindicação altera a operação do sistema. Não deve apenas anunciar que as reivindicações “não são abstratas” ou “são elegíveis à proteção patentária”.
IV. A corroboração é a diferença entre uma SMED útil e uma vulnerável
As orientações do USPTO permitem que uma SMED seja assinada por qualquer pessoa que conheça os fatos alegados, incluindo inventor, colega de trabalho, especialista independente ou outra testemunha com conhecimento. Memorando SMED aos examinadores, 2. Mas admissibilidade e valor probatório são coisas diferentes. Uma declaração do inventor devidamente assinada pode ser admitida e considerada, mas será mais persuasiva se corroborada.
Essa analogia tem limites. Os casos clássicos sobre corroboração não são casos de SMEDs e eles não criam uma regra categórica de que SMEDs assinadas por inventores sejam insuficientes. Mas refletem uma orientação probatória duradoura no direito de patentes: depoimentos de interessados sobre fatos tecnicamente significativos são mais fortes quando apoiados por provas objetivas.
Em The Barbed Wire Patent, a Suprema Corte advertiu sobre depoimentos orais a respeito de uso anterior, observando os perigos da memória enfraquecida, do exagero e do interesse próprio. 143 U.S. 275, 284–85 (1892). Em Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., o tribunal enfatizou o valor de registros contemporâneos em comparação com a reconstrução posterior por depoimentos. 261 U.S. 45, 60–61 (1923).
Os casos do Circuito Federal sobre corroboração mantêm a mesma cautela. Em Price v. Symsek, o depoimento do inventor, isoladamente, foi insuficiente para provar concepção, derivação ou prioridade, e a corroboração foi avaliada por uma regra de razoabilidade. 988 F.2d 1187, 1194–95 (Fed. Cir. 1993). Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc. advertiu contra a confiança em depoimentos orais não corroborados sobre uso anterior invalidante. 148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998). Finnigan Corp. v. International Trade Commission reiterou a necessidade de corroboração quando o depoimento trata de invenção anterior ou redução à prática. 180 F.3d 1354, 1367–70 (Fed. Cir. 1999). Singh v. Brake expressou diretamente a preocupação de política jurídica: testemunhas interessadas podem ser tentadas a recordar ou caracterizar eventos em benefício próprio. 222 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2000).
A mesma lição probatória se aplica às SMEDs. A questão não é se o depoimento do inventor é permitido. Ele é. A pergunta mais difícil é quanto peso deve receber. Em EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc., o Circuito Federal rejeitou depoimento em declaração sem suporte como uma “mera afirmação” e o distinguiu de declarações apoiadas por detalhes explicativos ou provas. 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017). Uma SMED que apenas afirme que as reivindicações melhoram a tecnologia é vulnerável pela mesma razão.
O próprio memorando aos examinadores aponta na mesma direção: provas objetivas devem ser apoiadas por comprovação efetiva, e conclusões jurídicas não merecem peso probatório, ainda que sua base factual subjacente possa ser persuasiva. Memorando SMED aos examinadores, 3. Assim, uma SMED forte deve ser corroborada por documentos técnicos contemporâneos, RFCs, normas, diagramas de arquitetura, registros de sistema, trechos de código-fonte, dados comparativos de desempenho, registros de projeto, publicações técnicas, capturas de tela de fluxos operacionais ou depoimento de especialista independente.
A corroboração cumpre pelo menos três funções. Reduz o risco de a declaração ser descartada como defesa interessada. Converte caracterizações técnicas amplas em fatos específicos. E torna os autos da tramitação mais úteis se a patente depois enfrentar pedido com base na Rule 12, pedido de julgamento sumário, procedimento pós-concessão ou recurso. A declaração não deve pedir ao examinador ou ao tribunal posterior que confie apenas na palavra do declarante sobre o caráter técnico do sistema. Deve conduzir o decisor por provas objetivas que mostrem como funciona a arquitetura reivindicada.
V. Estudo de caso um: comércio eletrônico por e-mail e o pacote de controle de autenticação
A primeira declaração, apresentada no Pedido nº 17/883,539, intitulado “Email-Based E-Commerce”, fornece exemplo útil de como uma SMED pode reenquadrar a caracterização de alto nível do examinador. O risco de elegibilidade é evidente: o examinador pode caracterizar as reivindicações como publicidade, marketing ou venda de produtos por e-mail. Os tribunais podem ser receptivos a esse enquadramento de alto nível se as reivindicações parecerem enunciar pouco mais que uma transação comercial realizada com componentes computacionais genéricos.
A declaração responde identificando um problema técnico de nível inferior: como um sistema de comércio eletrônico pode determinar se um e-mail de pedido retornado via SMTP, gerado a partir de um hiperlink mailto, deve ser considerado confiável para executar o pedido quando a mensagem chega fora de uma sessão contínua de checkout controlada pelo servidor. Declaration of John P. Killoran, Jr. Under 37 C.F.R. § 1.132 ¶¶ 199–201, U.S. Patent Application No. 17/883,539 (May 9, 2026) (“SMED ’539”).
A tese da declaração não é que SMTP, links mailto, UUIDs, processadores, bancos de dados ou interfaces de rede tenham sido recém-inventados. Em vez disso, afirma que a melhoria reivindicada reside em uma arquitetura ordenada particular: armazenar contexto de autenticação no servidor, incluir um UUID em uma rota transacional gerada por mailto, receber um e-mail de pedido retornado via SMTP, analisar os campos retornados, validá-los contra um pacote de controle de autenticação armazenado, aplicar a expiração e condicionar a execução do pedido a essas verificações. SMED ’539, ¶¶ 153–58.
Esse enquadramento importa sob BASCOM. A declaração não depende da novidade de cada componente isoladamente. Em vez disso, enfatiza o arranjo ordenado de componentes conhecidos e a alteração resultante na operação do sistema. BASCOM, 827 F.3d at 1349–52. A mesma estratégia é consistente com Enfish e SRI, porque busca identificar uma melhoria específica no funcionamento do computador ou do sistema transacional em rede, em vez de apenas implementar uma prática comercial em tecnologia genérica. Enfish, 822 F.3d at 1335–39; SRI, 930 F.3d at 1303–04.
É também nesse ponto que a estratégia é vulnerável. Se a redação da reivindicação não exige efetivamente a arquitetura de controle de autenticação, a declaração não pode fornecê-la. Se a reivindicação apenas enuncia receber um e-mail e processar um pedido, o examinador ou tribunal pode reduzir o peso da declaração por descrever uma modalidade, em vez da invenção reivindicada. Portanto, a força da SMED depende da correspondência entre a arquitetura técnica alegada e as limitações efetivas das reivindicações.
A declaração é mais forte onde usa corroboração. Cita normas de SMTP e mailto para explicar que SMTP transporta e-mails e que um URI mailto compõe uma mensagem, mas nenhum fornece o pacote de controle de autenticação no servidor, a verificação campo a campo ou o bloqueio por expiração reivindicados. SMED ’539, ¶¶ 90–94. Também cita a RFC 4122 para o princípio de que a mera posse de um UUID não deve ser tratada como credencial de segurança, e usa orientações da OWASP para explicar a diferença técnica entre o contexto de uma sessão web contínua e a rota transacional SMTP/mailto reivindicada. SMED ’539, ¶¶ 195–98.
A narrativa técnica é simples, mas não automática: o e-mail retornado não se autentica sozinho. O sistema não passa diretamente do recebimento do e-mail à execução do pedido. A mensagem retornada é analisada e autenticada contra um pacote de controle de autenticação no servidor, sujeito a expiração, antes da execução do pedido. SMED ’539, ¶¶ 198–203.
Para a prática futura de SMEDs, esse estudo de caso ensina que a declaração deve identificar a fronteira de confiança. Aqui, ela está entre o recebimento do e-mail de pedido retornado via SMTP e a execução da transação. A melhoria técnica vinculada às reivindicações é o mecanismo que impede que um e-mail seja tratado como pedido válido apenas porque foi recebido.
VI. Estudo de caso dois: Vendor Token Generator e segurança de tokens com manutenção de estado
A segunda declaração, apresentada no Pedido nº 19/024,922, intitulado “Vendor Token Generator”, é um modelo mais claro da prática moderna de SMEDs. Afirma expressamente que é apresentada apenas para o § 101, e não para novidade, obviedade, descrição escrita, suficiência descritiva, definição das reivindicações ou qualquer outra questão de patenteabilidade. Declaration of John P. Killoran, Jr. Under 37 C.F.R. § 1.132 ¶¶ 1–3, U.S. Patent Application No. 19/024,922 (May 30, 2026) (“SMED ’922”). Essa separação segue a recomendação do USPTO de que depositantes apresentem SMEDs separadas para evitar misturar provas de elegibilidade com provas dos §§ 102, 103 ou 112. Memorando SMED de abril de 2026, 3–4.
A tese central da declaração é que as reivindicações não se dirigem apenas ao uso de e-mail para realizar uma compra. Em vez disso, enunciam uma arquitetura ordenada de segurança para mensagens transacionais baseadas em SMTP que contêm instruções de transação tokenizadas. A arquitetura inclui receber uma mensagem SMTP contendo um token, decodificá-lo, validar sua atualidade, verificar o status de uso único, registrar seu uso, autenticar o remetente em relação às informações decodificadas do token, verificar se o fornecedor está autorizado a gerá-lo e realizar a transação somente quando essas verificações de segurança forem bem-sucedidas. SMED ’922, ¶¶ 201–05.
Essa declaração é especialmente forte porque a melhoria técnica é corroborada por vários conceitos objetivos familiares à engenharia de segurança: expiração, validação de nonce ou de uso único, estado do repositório de uso de tokens, autenticação do fornecedor por criptografia ou MAC, validade de chaves, correspondência entre remetente e token e execução condicional. A declaração explica que a decodificação permite ao sistema de comércio eletrônico recuperar do token informações de cliente, fornecedor e transação, em vez de depender apenas do texto visível do e-mail ou das informações aparentes do remetente; a validação de expiração trata do risco de tokens vencidos; a validação de nonce ou de uso único trata do risco de repetição; o registro de uso cria estado persistente; a autenticação do remetente vincula a mensagem SMTP à identidade decodificada do cliente; e a verificação do autenticador do fornecedor vincula o token a um fornecedor autorizado. SMED ’922, ¶¶ 203–05.
A declaração também inclui uma tabela de vínculo que relaciona limitações das reivindicações a funções técnicas e a exemplos de suporte no relatório descritivo. A tabela identifica a mensagem gerada por mailto, o token gerado para o link mailto, o identificador do fornecedor, os dados da transação, o momento de expiração, o nonce ou valor de uso único, o repositório de uso de tokens, a autenticação do remetente, a verificação do autenticador do fornecedor, a implementação de MAC e a prevenção de repetição baseada em soma de verificação. SMED ’922, ¶¶ 195–200.
Esse tipo de tabela de vínculo é importante. Facilita o trabalho do examinador, mas também prepara melhor os autos para litígio. Se um tribunal posteriormente perguntar se a melhoria alegada foi efetivamente reivindicada, a tabela oferece ao depositante um registro conciso da correspondência entre redação da reivindicação, função técnica e suporte no relatório descritivo. Essa é precisamente a disciplina exigida por ChargePoint, Simio e American Axle: a melhoria deve estar nas reivindicações, não apenas no relatório descritivo ou na caracterização de um especialista.
Essa declaração também antecipa melhor o problema do peso probatório. Afirma que o declarante não oferece conclusão jurídica sobre elegibilidade, mas depoimento técnico sobre como uma POSITA compreenderia o relatório descritivo e as reivindicações. SMED ’922, ¶¶ 201–03. Isso é consistente com a instrução do memorando aos examinadores de que conclusões jurídicas não merecem peso probatório, enquanto as bases factuais subjacentes podem ser persuasivas. Memorando SMED aos examinadores, 3.
Ainda assim, nem mesmo essa declaração mais forte é imune a contestação. Um examinador ou tribunal pode dizer que verificações de expiração, validação de nonce, registro de tokens, correspondência de remetente e verificação criptográfica são conceitos de segurança familiares aplicados ao comércio eletrônico. A resposta não pode ser simplesmente que esses conceitos são técnicos. A resposta mais forte é que a reivindicação enuncia uma combinação ordenada particular adaptada a mensagens transacionais tokenizadas baseadas em SMTP, e que o relatório descritivo apoia essa arquitetura como alteração da forma pela qual o sistema de comércio eletrônico processa essas mensagens antes da execução.
Também aqui, a corroboração pode ser reforçada. A declaração já aponta normas técnicas e conceitos de segurança. Versões futuras poderiam acrescentar registros do ciclo de vida de chaves do fornecedor, diagramas de geração de tokens, exemplos de campos codificados e decodificados, trechos do esquema do repositório de dados, pseudocódigo de registro de nonce, registros de rejeição de repetição, exemplos de verificação de MAC ou depoimento de especialista independente em segurança. Esses materiais ajudariam a evitar o problema de EmeraChem: a declaração não apenas afirmaria que o sistema é seguro ou tecnológico; demonstraria o comportamento específico do sistema por provas objetivas. EmeraChem, 859 F.3d at 1345–48.
VII. Conclusão
SMEDs são valiosas porque permitem aos depositantes construir um registro factual para o § 101. Podem explicar o que uma POSITA teria compreendido do relatório descritivo e das reivindicações, identificar o problema tecnológico, descrever o mecanismo técnico, refutar afirmações sem suporte sobre convencionalidade ou processos mentais e mostrar por que a combinação ordenada das reivindicações altera a operação do sistema.
Mas SMEDs são ferramentas limitadas. As reivindicações devem enunciar a melhoria tecnológica. O relatório descritivo, tal como depositado, deve apoiá-la. A declaração deve ter vínculo com as reivindicações. E o depoimento deve ser corroborado.
As duas declarações da Swoop ilustram a direção correta. A declaração Email-Based E-Commerce identifica um pacote de controle de autenticação no servidor, vinculado a UUID e sujeito a expiração, que altera o tratamento de um e-mail de pedido retornado via SMTP/mailto antes da execução. A declaração Vendor Token Generator identifica uma arquitetura de segurança de tokens com manutenção de estado, verificável criptograficamente e vinculada ao remetente para mensagens transacionais baseadas em SMTP. Ambas deslocam a análise do resultado comercial de alto nível para o comportamento reivindicado do sistema.
Esse é o núcleo da boa prática de SMEDs: não pedir ao declarante que salve a elegibilidade. Usar seu depoimento para provar, com fatos técnicos vinculados às reivindicações e corroborados, que a invenção reivindicada era tecnológica desde o início.