Reivindicar o resultado: quando um efeito desejado recebe peso na análise de patenteabilidade

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Resumo executivo: As reivindicações de patente frequentemente enunciam não apenas o que uma invenção é ou faz, mas também o que se pretende alcançar com ela: reduzir a latência, melhorar a estabilidade, tratar uma doença, impedir um movimento ou atingir determinado nível de desempenho. Não é possível decidir se essa linguagem recebe “peso na análise de patenteabilidade” mediante uma regra sobre palavras como “whereby”, “wherein”, “for” ou “configured to”. Uma análise adequada compreende três etapas, sendo a segunda condicional. A Etapa Um é a interpretação da reivindicação: o que a linguagem exige — finalidade, capacidade, configuração, conduta, obtenção efetiva de um resultado ou atendimento a um limite objetivo? A Etapa Dois é a investigação condicional da relação funcional: quando a distinção alegada reside em conteúdo comunicativo, instrucional, de validação, epistêmico ou reputacional, esse conteúdo interage com os demais elementos da reivindicação para criar uma funcionalidade reivindicada ou provocar uma ação reivindicada? A Etapa Três é a verificação do atendimento pelo estado da técnica: o requisito relevante para a patenteabilidade é expressamente divulgado, necessariamente presente ou decorrente de uma modificação ou otimização óbvia sustentada pela motivação e pela expectativa razoável de sucesso exigidas e, no caso de otimização, por uma variável reconhecida como capaz de afetar o resultado? Um requisito comum de estrutura, configuração, operação ou desempenho efetivo geralmente passa da interpretação diretamente à Etapa Três, sem uma análise separada pela doutrina de printed matter.

I. Introdução

As reivindicações de patente frequentemente descrevem não apenas o que o inventor produz ou faz, mas também o que se espera alcançar com a invenção. Uma reivindicação de método pode terminar com “pelo que a latência é reduzida”. Uma reivindicação de aparelho pode recitar um controlador “configurado para reduzir o consumo de energia”. Uma reivindicação de tratamento pode exigir a administração de um medicamento “em que o método reduz a incidência de um evento adverso”. Cada formulação aponta para um efeito desejado. Suas consequências jurídicas, porém, podem diferir profundamente.

Os tribunais e o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) frequentemente perguntam se essa linguagem merece “peso na análise de patenteabilidade”. Essa expressão abreviada pode ocultar três questões distintas. A primeira diz respeito à interpretação da reivindicação: a linguagem relativa ao efeito desejado impõe um requisito à reivindicação e, em caso afirmativo, qual? A segunda é a investigação condicional da relação funcional: quando a distinção alegada reside em conteúdo comunicativo, instruções, conhecimento, prova, aprovação, certificação, validação ou reputação, esse conteúdo interage funcionalmente com os demais elementos reivindicados? A terceira compara qualquer requisito relevante para a patenteabilidade com o estado da técnica, por meio das doutrinas distintas de divulgação expressa, inerência, modificação ou combinação óbvia e otimização rotineira.

Essas proposições jurídicas precisam ser formuladas separadamente, mesmo quando o órgão julgador as resolve conjuntamente no procedimento. Um efeito desejado pode constituir uma verdadeira limitação da reivindicação e, ainda assim, não distinguir o estado da técnica, porque o mesmo efeito ocorria necessariamente em um processo anterior. Uma expressão também pode limitar o escopo em algum sentido, embora descreva apenas prova, aprovação, certificação ou reconhecimento posteriores que não alteram a estrutura ou a conduta reivindicadas. Inversamente, uma linguagem que não limita o escopo da reivindicação pode descrever um benefício comercial importante, embora não possa fornecer uma distinção patenteável. O erro analítico consiste em tratar o “peso na análise de patenteabilidade” como uma única conclusão de sim ou não.

A decisão do Federal Circuit em Bayer Pharma Aktiengesellschaft v. Mylan Pharmaceuticals Inc. torna indispensável a investigação intermediária condicional quando a distinção alegada reside em conteúdo de validação ou epistêmico. O tribunal se absteve de decidir se “eficácia clinicamente comprovada” constituía uma limitação e se essa característica era antecipada por inerência. Em vez disso, concluiu que, mesmo se limitante, a expressão não tinha relação funcional com o método de tratamento recitado e, portanto, não poderia tornar patenteável um método que, de outro modo, não o seria. 152 F.4th 1400, 1404–06 (Fed. Cir. 2025).

A estrutura mais adequada, portanto, compreende três etapas. Na Etapa Um, o responsável pela decisão interpreta a reivindicação segundo o padrão aplicável à instância. A Etapa Dois — a investigação condicional da relação funcional — aplica-se quando a distinção alegada consiste em conteúdo comunicativo, instrucional, de validação, epistêmico ou reputacional; o responsável pela decisão então pergunta se esse conteúdo interage com os demais elementos da reivindicação para criar funcionalidade ou provocar a conduta reivindicada. Se, em vez disso, a linguagem discutida impuser um requisito comum de estrutura, configuração, operação ou desempenho efetivo, a análise normalmente passa da interpretação diretamente à Etapa Três. Nessa etapa, o responsável pela decisão confronta o requisito relevante para a patenteabilidade com o estado da técnica. Somente após as investigações aplicáveis é possível concluir que um efeito desejado contribui para a patenteabilidade.

II. O que realmente significa “peso na análise de patenteabilidade”

O ponto de partida é a reivindicação considerada como um todo. A patenteabilidade nos termos de 35 U.S.C. §§ 102 e 103 precisa ser avaliada em relação a cada limitação da reivindicação corretamente interpretada. “Todas as palavras de uma reivindicação precisam ser consideradas”, mas essa determinação não responde se cada expressão nela presente restringe seu escopo. In re Wilson, 424 F.2d 1382, 1385 (C.C.P.A. 1970); veja U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 2143.03 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [doravante MPEP]. Certas formulações identificam o ambiente, o uso pretendido ou o benefício esperado de uma invenção que, de outro modo, já está completa. A interpretação da reivindicação determina se essa linguagem define seus limites. O MPEP continua sendo uma fonte importante sobre a política de exame do USPTO, mas a Revisão 01.2024, publicada em novembro de 2024, incorpora atualizações substantivas somente até 31 de janeiro de 2024. O Escritório identifica separadamente regras, avisos, orientações e memorandos posteriores a essa data que ainda não foram incorporados. Uma análise da prática atual precisa, portanto, consultar essas fontes posteriores de forma independente. Veja U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/; U.S. Patent & Trademark Off., Subsequent Publications (After January 31, 2024) 1 (July 2026), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/subsequent-publications.pdf.

O padrão de interpretação aplicável depende da instância. Os tribunais federais, a International Trade Commission e os procedimentos contenciosos da AIA geralmente aplicam a estrutura associada a Phillips v. AWH Corp., interpretando as reivindicações concedidas segundo seu significado comum e usual para um técnico no assunto, no contexto dos elementos intrínsecos do registro. 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc); veja Bio-Rad Laboratories, Inc. v. International Trade Commission, 998 F.3d 1320, 1344 (Fed. Cir. 2021); 37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b). As reivindicações pendentes no exame ex parte ordinário e no recurso ex parte recebem a interpretação razoável mais ampla compatível com o relatório descritivo — não a interpretação mais ampla possível. In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997); In re Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010); MPEP § 2111. Os padrões se sobrepõem substancialmente, mas a situação processual e a oportunidade do depositante de apresentar emendas podem afetar a amplitude atribuída à linguagem sobre efeitos desejados.

Tabela 1. Padrões de interpretação das reivindicações por instância

Os padrões se apoiam, em grande medida, nas mesmas provas intrínsecas, mas a instância e a possibilidade de emenda podem afetar a amplitude atribuída à linguagem sobre efeitos desejados.

Dentro do padrão aplicável, não existe uma doutrina gramatical independente segundo a qual “whereby”, “wherein”, “for”, “so that”, “adapted to” ou “configured to” automaticamente recebam — ou percam — efeito limitante. O papel da expressão na reivindicação importa mais do que a palavra que a introduz. MPEP § 2111.04.

Um vocabulário útil, portanto, é mais preciso do que simplesmente “peso”. Na investigação interpretativa, pergunte: O que a expressão exige? Conforme o contexto, ela pode exigir um resultado efetivo, uma capacidade, uma configuração concebida para uma função, uma relação estrutural ou apenas um uso pretendido. Na investigação condicional da relação funcional, pergunte primeiro: A distinção alegada consiste em informação ou condição reivindicada por seu conteúdo comunicativo, instrucional, probatório, regulatório ou reputacional? Em caso afirmativo, pergunte se esse conteúdo interage com os demais elementos reivindicados para criar funcionalidade ou provocar uma ação reivindicada. C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc., 979 F.3d 1372, 1381–82 (Fed. Cir. 2020). Quando a expressão, em vez disso, impõe um requisito comum de estrutura, configuração, operação ou desempenho efetivo, a análise normalmente prossegue sem uma avaliação separada pela doutrina de printed matter. Na investigação do estado da técnica, pergunte: Como o estado da técnica satisfaz o requisito relevante para a patenteabilidade? Divulgação expressa, necessidade, modificação óbvia sustentada por motivação e expectativa razoável de sucesso e otimização rotineira de uma variável reconhecida como capaz de afetar o resultado são caminhos distintos, que exigem demonstrações distintas.

Os precedentes de printed matter descrevem seu teste como a exigência de uma “relação funcional nova e não óbvia”. King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc., 616 F.3d 1267, 1279 (Fed. Cir. 2010) (citando In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1338 (Fed. Cir. 2004)). Para preservar a sequência da análise, a Etapa Dois pergunta se o conteúdo informacional ou relativo a uma condição está de algum modo funcionalmente integrado aos demais elementos. A Etapa Três pergunta, então, se a reivindicação — incluindo qualquer conteúdo ou relação informacional funcionalmente integrada — é nova e não óbvia diante do estado da técnica.

Essa separação evita um salto lógico comum. A conclusão de um tribunal de que determinado resultado desejado é limitante não estabelece novidade. Da mesma forma, a constatação de que o estado da técnica alcança inerentemente o resultado não significa necessariamente que as palavras fossem não limitantes. In re Schreiber ilustra a questão: o Federal Circuit considerou a capacidade funcional reivindicada, mas concluiu que uma estrutura do estado da técnica a possuía inerentemente. 128 F.3d 1473, 1477–78 (Fed. Cir. 1997).

A expressão “sem peso na análise de patenteabilidade” pode, assim, ocultar pelo menos três fundamentos decisórios diferentes:

• A linguagem não constitui uma limitação da reivindicação, porque apenas enuncia uma finalidade, um uso ou um resultado esperado.
• Mesmo admitindo que a linguagem limite o escopo, seu conteúdo informacional ou relativo a uma condição não está funcionalmente integrado aos demais elementos da reivindicação e, portanto, não pode contribuir para a patenteabilidade.
• A linguagem é limitante e relevante para a patenteabilidade, mas o estado da técnica a satisfaz expressa ou necessariamente, ou uma modificação, combinação ou otimização óbvia teria produzido o resultado.

Bayer fornece o segundo caminho para conteúdos de validação ou epistêmicos. Com base em King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc., 616 F.3d 1267, 1277–79 (Fed. Cir. 2010), e In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1338–39 (Fed. Cir. 2004), o tribunal concluiu que a prova de eficácia clínica não transformava o processo de tomar os medicamentos já recitados nas doses já recitadas. Bayer, 152 F.4th at 1404–06. O tribunal deliberadamente não reduziu essa conclusão nem à linguagem não limitante nem à inerência. Esses fundamentos têm consequências distintas para infração, validade, histórico de tramitação e emendas às reivindicações. Uma análise cuidadosa precisa indicar qual deles está sendo utilizado.

III. Uma classificação da linguagem sobre efeitos desejados

Os efeitos desejados aparecem em várias formas recorrentes, e identificar a forma ajuda a revelar a pergunta correta.

A. Finalidade ou uso pretendido

A linguagem de finalidade pretendida inclui formulações como “um filtro para remover contaminantes”, “um método para reduzir a toxicidade” ou “um sistema para comunicação eficiente”. Frequentemente, ela não é limitante quando o restante da reivindicação já define uma invenção estrutural ou operacionalmente completa, e a finalidade declarada não altera o que precisa ser produzido ou realizado.

B. Cláusulas de resultado

Uma cláusula de resultado costuma ser introduzida por “whereby”, “wherein”, “thereby” ou “such that”. Uma cláusula afirmando “pelo que a transação é executada de forma eficiente” pode apenas caracterizar a consequência esperada das etapas anteriores. Em contrapartida, uma cláusula exigindo que “a taxa de erro seja inferior a um por cento” pode excluir realizações que executem as etapas recitadas, mas não atinjam esse limite.

C. Capacidade funcional ou configuração

A linguagem de capacidade funcional inclui “configurado para”, “adaptado para”, “operável para” e “capaz de”. Em uma reivindicação de aparelho, essa linguagem pode definir a configuração física ou programada do dispositivo. A questão frequentemente é se o aparelho apenas seria capaz de desempenhar a função após uma alteração ou se já está disposto ou concebido para executá-la.

D. Requisitos afirmativos de eficácia, diagnóstico ou desempenho

Um método pode exigir efetivamente deter uma doença, reduzir determinado evento adverso, correlacionar um marcador medido com um diagnóstico ou atingir um nível objetivo de desempenho. Essa linguagem pode conferir significado a etapas de administração, teste ou controle que, de outro modo, seriam genéricas. Também pode criar ônus significativos de prova e de atendimento ao § 112.

E. Linguagem epistêmica, de validação ou de reconhecimento

Algumas cláusulas descrevem não o que uma invenção faz, mas o que se sabe, comprova, aprova, certifica ou reputa a respeito dela. Os exemplos incluem “eficácia clinicamente comprovada”, “aprovado pela FDA”, “certificado”, “em conformidade com a norma” e “premiado”. Essa linguagem pode identificar uma condição probatória, regulatória ou reputacional, em vez de uma propriedade técnica, etapa operacional ou resultado efetivamente alcançado.

A distinção está entre o efeito e a prova ou o reconhecimento desse efeito. “Reduzir a incidência de acidente vascular cerebral em vinte por cento” pretende exigir um desempenho terapêutico; “eficácia clinicamente comprovada para reduzir acidentes vasculares cerebrais” pode, em vez disso, descrever a situação das provas relativas a um regime terapêutico que, de resto, permanece fixo. Em Bayer, a segunda formulação não alterava as doses administradas nem o tratamento realizado e, portanto, não estava funcionalmente integrada ao método de tratamento reivindicado. 152 F.4th at 1404–06.

A classificação não determina a interpretação. “Operar em conformidade com a Norma X” pode incorporar requisitos concretos de protocolo, enquanto “certificado como conforme à Norma X” pode apenas identificar um evento externo de validação. A interpretação precisa indagar se a expressão altera a estrutura, a conduta ou o desempenho reivindicados. Se, em vez disso, a distinção alegada estiver no conteúdo informacional ou relativo a uma condição, a investigação condicional da relação funcional (Etapa Dois) pergunta se esse conteúdo está funcionalmente integrado aos demais elementos reivindicados.

F. Cláusulas sobre mecanismo de ação ou de caráter explicativo

Uma reivindicação pode recitar uma via biológica, um princípio físico ou uma explicação causal pelos quais um processo conhecido produz seu efeito conhecido. Descobrir por que um processo antigo funciona normalmente não o torna novo. O mecanismo pode ter importância científica, mas a patenteabilidade geralmente depende de a reivindicação exigir um novo tratamento, composição, configuração, etapa ou resultado.

Essas categorias se sobrepõem. Uma cláusula “wherein” pode enunciar um resultado pretendido, um requisito de desempenho mensurável ou um mecanismo inerente. A classificação é, portanto, um ponto de partida, não um substituto da interpretação da reivindicação.

Tabela 2. Separação entre a relevância para a interpretação e as consequências perante o estado da técnica

As colunas separam deliberadamente a interpretação da análise do estado da técnica. A necessidade pode sustentar a inerência quando o estado da técnica implementa a mesma estrutura ou executa as mesmas etapas exigidas; ela não demonstra retroativamente que a expressão discutida seja não limitante.

IV. Etapa Um: quando o efeito desejado limita a reivindicação?

A. A posição na reivindicação importa, mas a gramática não é decisiva

Os conhecidos precedentes sobre preâmbulos oferecem parâmetros úteis. É mais provável que um preâmbulo seja limitante quando fornece base antecedente, recita estrutura ou etapas essenciais, dá vida e significado ao corpo da reivindicação ou foi utilizado para distinguir o estado da técnica. É menos provável que seja limitante quando o corpo da reivindicação descreve independentemente uma invenção completa e o preâmbulo apenas nomeia um uso pretendido. Catalina Mktg. Int’l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808–10 (Fed. Cir. 2002). Nenhum parâmetro isolado é determinante.

Assim, um preâmbulo que identificava um “veículo recreativo pessoal” não limitou reivindicações dirigidas a um sistema de motor marítimo que, de resto, estava completo, pois o corpo fornecia a estrutura necessária e os elementos intrínsecos não tornavam essencial o tipo de veículo. Arctic Cat Inc. v. GEP Power Products, Inc., 919 F.3d 1320, 1327–30 (Fed. Cir. 2019). Em contrapartida, uma finalidade diagnóstica pode ser limitante quando explica o que está sendo testado e dá às etapas práticas sua razão de existir. Em Griffin v. Bertina, decidiu-se que “diagnosticar um risco aumentado de trombose” limitava um método de obtenção de ácido nucleico e análise de determinada mutação, porque o diagnóstico era a essência da invenção e conferia significado a “indivíduo testado” e “analisar”. 285 F.3d 1029, 1033–34 (Fed. Cir. 2002).

O mesmo tratamento contextual se aplica às cláusulas do corpo da reivindicação. Transferir um resultado desejado do preâmbulo para uma cláusula “wherein” não o torna automaticamente limitante. Tampouco é invariavelmente decisivo identificá-lo como uma etapa separada. A posição é um indício de função, não uma garantia formal.

B. Uma cláusula que apenas enuncia a consequência das limitações recitadas frequentemente não é limitante

O Federal Circuit reiteradamente se recusou a atribuir efeito limitante independente à linguagem que apenas descreve o resultado esperado de limitações já completas. Uma cláusula “whereby” que “apenas enuncia o resultado das limitações da reivindicação” nada acrescenta à substância da reivindicação. Texas Instruments Inc. v. U.S. International Trade Commission, 988 F.2d 1165, 1172 (Fed. Cir. 1993). Da mesma forma, “não se atribui peso a uma cláusula whereby em uma reivindicação de método quando ela simplesmente expressa o resultado pretendido de uma etapa do processo expressamente recitada”. Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381 (Fed. Cir. 2003); no mesmo sentido, Lockheed Martin Corp. v. Space Systems/Loral, Inc., 324 F.3d 1308, 1319 (Fed. Cir. 2003).

A questão operacional é se o resultado altera o que precisa ser feito. Em Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., a linguagem voltada à redução da toxicidade hematológica não criou uma “diferença na execução” do método reivindicado de administração do medicamento. As etapas recitadas de dosagem e infusão definiam o tratamento; a linguagem sobre toxicidade expressava sua finalidade e seu resultado pretendido. 246 F.3d 1368, 1375–76 (Fed. Cir. 2001). O mesmo raciocínio se aplica quando o depositante usa uma designação funcional apenas para descrever novamente uma condição quantitativa expressamente recitada. Em Syntex (U.S.A.) LLC v. Apotex, Inc., a expressão “em quantidade estabilizante” não restringiu independentemente uma reivindicação na qual a estabilização era simplesmente o resultado atribuído à concentração já especificada. 407 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2005).

Essas decisões não estabelecem que os resultados sejam categoricamente irrelevantes para reivindicações de método. Elas estabelecem um princípio de redundância: se a reivindicação já exige um ato plenamente definido e a linguagem discutida nada faz além de anunciar sua consequência esperada, o resultado normalmente não acrescenta outro requisito.

C. Uma condição integrante da invenção pode ser limitante

A linha oposta de precedentes parte da proposição de que o tribunal não pode descartar uma condição que altera a substância da invenção. Quando uma cláusula “whereby” enuncia uma condição relevante para a patenteabilidade, ela não pode ser ignorada. Hoffer v. Microsoft Corp., 405 F.3d 1326, 1329–30 (Fed. Cir. 2005). A cláusula de Hoffer exigia que os usuários pudessem participar simultaneamente de troca interativa de mensagens de dados. Essa capacidade não era apenas uma aspiração vinculada às etapas anteriores de rede; integrava o processo que a patente descrevia como seu avanço central.

L.A. Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center v. Eli Lilly & Co. oferece um contraste especialmente útil com Bristol-Myers. A reivindicação exigia separadamente “interromper ou reverter” a fibrose peniana após a administração de um inibidor de PDE5. O tribunal concluiu que essa linguagem impunha um requisito de eficácia, porque o limite máximo de dosagem e o período mínimo de tratamento da reivindicação não asseguravam, por si sós, que a fibrose seria interrompida ou revertida. 849 F.3d 1049, 1061–62 (Fed. Cir. 2017). A redação como etapa separada foi significativa, embora não decisiva; mais importante foi o fato de os parâmetros de administração reivindicados não duplicarem o resultado terapêutico exigido.

Da mesma forma, Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc. tratou como limitantes cláusulas “wherein” detalhadas sobre segurança e eficácia. Elas exigiam que um tratamento combinado administrado duas vezes ao dia igualasse a eficácia de um comparador especificado e reduzisse a incidência de eventos adversos enumerados. O relatório descritivo apresentava esses parâmetros como benefícios centrais, o depositante os utilizou para distinguir o estado da técnica, e o examinador neles se apoiou para deferir as reivindicações. 935 F.3d 1370, 1375–76 (Fed. Cir. 2019). O voto concorrente da juíza-presidente Prost enfatizou que as cláusulas enunciavam requisitos específicos e mensuráveis e que os autos não demonstravam que toda formulação permitida pelas reivindicações abertas necessariamente os satisfaria. Id. at 1377–82 (Prost, C.J., concurring).

A lição não é que a argumentação durante a tramitação possa transformar qualquer declaração aspiracional em limitação. O texto da reivindicação precisa comportar a interpretação, e afirmações unilaterais — especialmente as feitas depois de o examinador indicar o deferimento — não podem reescrevê-lo. Bristol-Myers, 246 F.3d at 1375. O histórico de tramitação é convincente quando confirma que uma linguagem já presente na reivindicação foi utilizada e compreendida para definir a invenção.

D. Preâmbulos de tratamento e diagnóstico exigem cuidado especial

A linguagem de tratamento pode fazer mais do que identificar um campo de uso. Um preâmbulo que exija a administração a um paciente com necessidade terapêutica reconhecida pode definir a população e a finalidade para a qual o método precisa ser executado. Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333–34 (Fed. Cir. 2003). In re Xencor, Inc. abordou questões distintas de preâmbulo em duas reivindicações. A reivindicação 8 foi redigida na forma Jepson, e a Xencor não contestou o caráter limitante de seu preâmbulo; o tribunal concluiu que esse preâmbulo definidor do escopo também exigia suporte na descrição escrita. Quanto à reivindicação 9, que não adotava a forma Jepson, o tribunal decidiu separadamente que “tratar um paciente” era limitante, porque conferia significado à única etapa de administração e contextualizava o aumento recitado da meia-vida in vivo. 130 F.4th 1350, 1358–62, 1364–66 (Fed. Cir. 2025).

Contudo, uma vitória na interpretação pode criar um problema de divulgação. Sem vínculo com uma doença ou condição, a linguagem de tratamento de Xencor abrangia todos os pacientes e doenças, enquanto o relatório descritivo não fornecia exemplo de tratamento que sustentasse essa amplitude. Id. O caso relembra a necessidade de perguntar tanto o que a expressão de tratamento exclui quanto o que seu escopo integral abrange afirmativamente.

E. As reivindicações de aparelho dependem da estrutura ou configuração atual

Nas reivindicações de aparelho, um novo uso pretendido normalmente não torna patenteável um dispositivo antigo. Se um aparelho do estado da técnica tem a mesma estrutura e pode executar a função recitada, descrevê-lo como sendo “para” uma nova finalidade geralmente não o distingue. Schreiber, 128 F.3d at 1477–78. Ainda assim, a linguagem funcional é permitida e precisa ser interpretada; a questão é quais consequências estruturais ou de configuração decorrem dela. In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212–13 (C.C.P.A. 1971).

“Adaptado para” e “configurado para” podem significar mais do que mera capacidade teórica. Em In re Giannelli, um aparelho de supino do estado da técnica não satisfez uma reivindicação de aparelho “adaptado para” ser movimentado por uma ação de remada apenas porque um usuário talvez conseguisse puxá-lo de alguma maneira. No contexto, “adaptado para” significava feito ou concebido para a função de remada reivindicada, e a geometria do estado da técnica se destinava a um exercício substancialmente diferente. 739 F.3d 1375, 1378–80 (Fed. Cir. 2014).

A linguagem funcional também pode implicar uma relação estrutural. Uma fixação de snowboard descrita como substancialmente impeditiva de movimento impunha um requisito de rigidez, não apenas uma declaração de uso esperado. K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1363–64 (Fed. Cir. 1999). Uma ferramenta de acionamento “para montar” uma junta exigia que a ferramenta e a junta estivessem mutuamente adaptadas da maneira recitada. In re Stencel, 828 F.2d 751, 754–55 (Fed. Cir. 1987).

A distinção prática está entre um aparelho que somente poderia executar uma função após alteração substancial e outro cuja estrutura ou programação atual satisfaz o requisito funcional reivindicado. Uma redação que identifique a configuração produtora do efeito — geometria, lógica, propriedades dos materiais, relações entre componentes ou parâmetros operacionais — facilita a aplicação dessa distinção.

V. Etapas Dois e Três: investigação condicional da relação funcional e atendimento pelo estado da técnica

A. Quando se aplica a investigação condicional da relação funcional

Bayer estabelece que a interpretação da reivindicação e a relevância para a patenteabilidade são investigações distintas. A reivindicação 1 recitava a administração de 2,5 mg de rivaroxabana duas vezes ao dia e 75–100 mg de aspirina diariamente a um paciente com doença arterial coronariana e/ou doença arterial periférica, para reduzir o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou morte cardiovascular; a expressão discutida exigia que as quantidades tivessem “eficácia clinicamente comprovada”. O Patent Trial and Appeal Board tratou a expressão como não limitante e, alternativamente, antecipada por inerência. O Federal Circuit se recusou a adotar qualquer desses fundamentos. Admitindo que a expressão limitasse a reivindicação, o tribunal concluiu que a condição de comprovação clínica não tinha a relação funcional exigida com o método de tratamento já definido e, portanto, não poderia conferir patenteabilidade. O tribunal confirmou o julgamento quanto às reivindicações 1–4, mas anulou separadamente a decisão e devolveu o processo quanto às reivindicações 5–8, porque o Board interpretara incorretamente “primeiro produto”. 152 F.4th at 1401–06, 1410.

O entendimento se apoia na linha de precedentes sobre printed matter e conteúdo informacional. Essa doutrina aplica-se a informações reivindicadas por seu conteúdo comunicativo, incluindo conteúdo instrucional. Bayer aplicou esse raciocínio à condição de comprovação clínica, uma distinção de validação ou epistêmica; a mesma investigação funcional pode abordar outras condições reivindicadas de aprovação, certificação ou reconhecimento. Em King Pharmaceuticals, uma instrução para tomar um medicamento conhecido com alimentos não distinguiu um método que já exigia a mesma administração; informar o paciente sobre o benefício não alterava a forma de tomar o medicamento. 616 F.3d at 1277–79. Em Ngai, instruções recém-acrescentadas não tornaram patenteável um kit diagnóstico já conhecido, porque faltava a relação funcional exigida entre as instruções e o kit. 367 F.3d at 1338–39. C R Bard formula a investigação perguntando se a informação apenas comunica algo ou se, em vez disso, interage com outros elementos da reivindicação para criar nova funcionalidade em um dispositivo reivindicado ou provocar uma ação específica em um processo reivindicado. 979 F.3d at 1381–82. Praxair ilustra tanto o lado positivo da Etapa Dois quanto a independência da Etapa Três. Admitindo a interpretação do Board de “de acordo com” como “com base em, ou em decorrência de”, a recomendação estava funcionalmente integrada porque a reivindicação 9 exigia que o profissional de saúde efetivamente interrompesse o tratamento com base nela; as reivindicações que exigiam apenas avaliar a mesma informação não apresentavam a relação necessária. Essa relação funcional conferia à recomendação peso na análise de patenteabilidade, mas não demonstrava não obviedade. Como explicou o Federal Circuit, “[i]sso não encerra a análise”. O tribunal prosseguiu na avaliação da reivindicação 9 como um todo e a considerou não patenteável por ser óbvia diante do estado da técnica. Praxair Distrib., Inc. v. Mallinckrodt Hosp. Prods. IP Ltd., 890 F.3d 1024, 1033–37 (Fed. Cir. 2018). Assim, uma instrução de controle que altere o funcionamento de uma máquina, um protocolo incorporado a etapas concretas ou uma informação que provoque a conduta reivindicada podem estar funcionalmente integrados. Uma informação que apenas relate uma propriedade, prova ou reconhecimento normalmente não está.

Os precedentes frequentemente enunciam a doutrina em termos de uma “relação funcional nova e não óbvia”. King Pharmaceuticals, 616 F.3d at 1279. Na estrutura deste artigo, as investigações são separadas. A Etapa Dois pergunta se o conteúdo informacional ou relativo a uma condição está de algum modo funcionalmente integrado aos demais elementos da reivindicação. A Etapa Três pergunta se a reivindicação como um todo, incluindo qualquer conteúdo ou relação informacional funcionalmente integrada, é expressamente divulgada, inerente ou óbvia. Essa distribuição preserva a linguagem dos precedentes sem introduzir novidade e obviedade na investigação da relação funcional.

Bayer também distinguiu as limitações de eficácia de Allergan. As reivindicações de Allergan abrangiam um universo aberto de composições administradas duas vezes ao dia, e os parâmetros específicos de eficácia e segurança podiam separar, dentro desse universo, as composições que os atendiam daquelas que não os atendiam. 935 F.3d at 1375–76; veja id. at 1378–81 (Prost, C.J., concurring). Em contrapartida, as dosagens e a administração em Bayer já estavam fixadas antes da consideração da expressão de validação clínica; comprovar que o mesmo regime funcionava não alterava o tratamento. Bayer, 152 F.4th at 1405–06. O contraste é funcional, não meramente verbal: um efeito objetivo pode restringir o que precisa ser selecionado, produzido ou feito, enquanto a prova ou o reconhecimento relativos a uma invenção plenamente especificada podem não fazê-lo.

A Etapa Dois é condicional, não um filtro universal para toda linguagem sobre efeitos desejados. Quando uma expressão discutida impõe um requisito comum de estrutura, configuração, operação ou desempenho efetivo, a análise normalmente passa da interpretação ao atendimento pelo estado da técnica, sem uma investigação separada de printed matter. Quando a Etapa Dois se aplica, o órgão julgador precisa identificar o conteúdo informacional ou relativo a uma condição, os demais elementos da reivindicação com os quais ele supostamente se relaciona e a funcionalidade ou conduta produzida pela interação. Bayer não pode se tornar uma autorização genérica para desconsiderar uma limitação inconveniente apenas porque o órgão julgador a considera insuficientemente conectada à invenção.

As etapas são analiticamente distintas, sem rigidez procedimental. O órgão julgador pode resolver as questões de printed matter e de relação funcional durante a interpretação da reivindicação quando a investigação depender do significado e da relação entre os termos reivindicados, mas precisa identificar separadamente as proposições interpretativas e de patenteabilidade que está decidindo. Praxair, 890 F.3d at 1033; C R Bard, 979 F.3d at 1377 n.1. Uma decisão na Etapa Dois, portanto, não precisa ocorrer em uma fase processual separada e não necessariamente resolve a interpretação da reivindicação para todas as outras finalidades. Os precedentes de printed matter advertem contra a simples supressão de uma limitação: a reivindicação ainda precisa ser considerada como um todo, mesmo quando um conteúdo informacional sem relação funcional não possa fornecer novidade a uma reivindicação que, de outro modo, seria antecipada. King Pharmaceuticals, 616 F.3d at 1277–79 (citando In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385–86 (Fed. Cir. 1983)). Concluir que um conteúdo informacional ou relativo a uma condição não pode distinguir o estado da técnica, portanto, não estabelece automaticamente que as palavras desapareçam para todas as outras finalidades. O órgão julgador precisa indicar separadamente se a expressão limita o escopo literal, o que ela exige para a infração e se gera consequências nos termos do § 112, mesmo quando não possa conferir patenteabilidade sob os §§ 102 ou 103. Tampouco o insucesso na investigação condicional da relação funcional estabelece, por si só, inelegibilidade: uma reivindicação que contenha printed matter sem relação funcional pode continuar elegível quando, considerada como um todo, não se dirigir exclusivamente a essa informação. C R Bard, 979 F.3d at 1383–84.

B. Divulgação expressa, inerência e efeitos reconhecidos posteriormente

Uma vez que o efeito desejado supere qualquer investigação aplicável da Etapa Dois — ou quando essa etapa não se aplicar —, a antecipação exige que o estado da técnica divulgue o requisito relevante para a patenteabilidade juntamente com todos os demais elementos, dispostos como reivindicados. Quando um conteúdo informacional ou relativo a uma condição não supera a Etapa Dois, ele não pode distinguir o estado da técnica, mas a Etapa Três ainda examina as demais limitações relevantes para a patenteabilidade. C R Bard, 979 F.3d at 1384–85. A referência não precisa empregar as palavras da reivindicação. Ela pode satisfazer o efeito expressamente, ou o efeito pode ser inerente ao que a referência ensina. Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1369–71 (Fed. Cir. 2008).

A inerência exige necessidade, não possibilidade ou probabilidade. Uma característica ausente somente é inerente quando está necessariamente presente na execução da divulgação do estado da técnica ou inevitavelmente resulta dela. In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581 (C.C.P.A. 1981). Um resultado que possa ocorrer em determinadas condições é insuficiente. Tampouco a plausibilidade científica demonstra que toda realização exigida pela referência produza o resultado.

Durante o exame, porém, o depositante pode ter um ônus de produção de provas quando o Escritório identifica um produto ou aparelho do estado da técnica que parece idêntico ou substancialmente idêntico. Em Schreiber, o bico cônico anterior era estruturalmente capaz de dispensar pipoca da maneira reivindicada, embora tivesse sido divulgado para dispensar óleo. Depois que o examinador estabeleceu uma base sólida para acreditar que as estruturas eram as mesmas, coube ao depositante demonstrar que o dispositivo anterior não possuía a capacidade alegada. 128 F.3d at 1477–78; veja MPEP § 2112. Essa transferência processual não reduz a exigência de necessidade; ela reflete quem tem melhor acesso a provas contrárias após uma demonstração prima facie. Perante um tribunal distrital, a patente continua presumidamente válida, e a invalidade precisa ser demonstrada por prova clara e convincente. 35 U.S.C. § 282(a); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011).

O titular de uma patente geralmente não pode tornar novo um processo antigo ao descobrir uma consequência antes não reconhecida de sua execução. Bristol-Myers explicou que resultados recém-descobertos de um processo conhecido dirigido à mesma finalidade são inerentes a esse processo. 246 F.3d at 1376. A investigação diz respeito ao que necessariamente acontecia, não a se o autor da referência anterior o reconhecia. Assim, em Persion Pharmaceuticals LLC v. Alvogen Malta Operations Ltd., limitações farmacocinéticas não distinguiram o estado da técnica que administrava a mesma formulação, da mesma maneira, à população de pacientes pertinente, porque o perfil de concentração recitado necessariamente resultava dessa administração. 945 F.3d 1184, 1190–91 (Fed. Cir. 2019). O perfil era um requisito real da reivindicação, mas não um fato novo.

O mesmo princípio se aplica a mecanismos descobertos posteriormente. Em In re Couvaras, o depositante reivindicava etapas mecanísticas pelas quais dois agentes anti-hipertensivos conhecidos produziam seu conhecido efeito de redução da pressão arterial. Como o mecanismo decorria naturalmente da administração conjunta, sua recitação não superava a demonstração prima facie de obviedade — mesmo que o próprio mecanismo fosse inesperado. 70 F.4th 1374, 1380–81 (Fed. Cir. 2023). A patenteabilidade normalmente está em um novo tratamento, composição, regime, configuração ou resultado, e não apenas em uma explicação posterior de por que um tratamento conhecido alcança seu resultado conhecido.

C. Inerência, modificação óbvia e otimização rotineira exigem provas diferentes

Três caminhos são frequentemente confundidos. A inerência pergunta se a característica ausente necessariamente existe ou inevitavelmente resulta da execução do estado da técnica. A modificação ou combinação óbvia pergunta se um técnico no assunto tinha motivo para realizar a alteração proposta e expectativa razoável de sucesso. A otimização rotineira pergunta, como parte da análise de obviedade, se o estado da técnica reconhecia uma variável como capaz de afetar o resultado relevante e se, à luz dos fatos dos autos, selecionar seu valor teria sido rotineiro. Qualificar um efeito como “natural” ou “previsível” não substitui a demonstração exigida pelo caminho escolhido.

A inerência pode suprir uma limitação ausente na análise de obviedade, mas seu uso precisa ser cuidadosamente delimitado. PAR Pharmaceutical, Inc. v. TWI Pharmaceuticals, Inc., 773 F.3d 1186, 1194–96 (Fed. Cir. 2014). O efeito reivindicado precisa ser o resultado natural e necessário da combinação proposta pelo estado da técnica. Demonstrar que o efeito era provável, comum ou um dos resultados possíveis não basta.

Essa regra não pode ser confundida com a expectativa razoável de sucesso. A obviedade pode se apoiar no que um técnico no assunto teria motivação para fazer e expectativa razoável de alcançar, mesmo que o estado da técnica não demonstrasse inevitabilidade. Quando, porém, quem contesta a patente invoca a inerência para suprir uma limitação de outro modo ausente, a necessidade continua sendo o padrão. O responsável pela decisão precisa identificar qual proposição a prova demonstra: inevitabilidade de um resultado não enunciado, motivo para buscar uma modificação ou combinação, ou expectativa razoável de que o caminho proposto atenderia ao requisito reivindicado.

Um efeito reivindicado também pode decorrer da otimização rotineira de uma variável que o estado da técnica reconhecia como influente sobre esse efeito. In re Applied Materials, Inc., 692 F.3d 1289, 1295–98 (Fed. Cir. 2012). A doutrina não é ilimitada. Ela pressupõe uma variável reconhecida como capaz de afetar o resultado e base factual adequada para concluir que a otimização teria sido rotineira; não autoriza tratar todo mecanismo não reivindicado como um comando que apenas aguarda ajuste. In re Antonie, 559 F.2d 618, 620 (C.C.P.A. 1977).

D. Resultados inesperados exigem nexo com o mérito da invenção

A prova de que um efeito era inesperado pode rebater uma alegação de obviedade, mas precisa estar vinculada à invenção reivindicada e ser compatível com seu escopo. Um resultado surpreendente demonstrado para uma espécie pode ter pouco peso em uma reivindicação que abranja um amplo gênero funcional. Da mesma forma, um mecanismo inesperado não demonstra benefício terapêutico inesperado quando o próprio benefício já era conhecido. Couvaras, 70 F.4th at 1380–81.

Bayer acrescenta uma questão de nexo logicamente anterior. A prova de resultados inesperados do titular dizia respeito à comprovação clínica da eficácia do regime fixo. Como essa prova não tinha relação funcional com o mérito do processo de tratamento reivindicado, faltava-lhe o nexo exigido, e ela não podia ter relevância para a patenteabilidade. 152 F.4th at 1409–10; veja Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corp., 81 F.4th 1202, 1210 (Fed. Cir. 2023); In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057, 1068, 1074 (Fed. Cir. 2011). O caráter inesperado, portanto, não constitui um caminho independente para converter validação, reputação ou uma explicação recém-descoberta em característica inventiva.

O registro mais claro distingue quatro proposições: a reivindicação exige a característica alegada; quando a Etapa Dois se aplica, o conteúdo informacional ou relativo a uma condição está funcionalmente integrado aos demais elementos da reivindicação; o estado da técnica não satisfaz expressa ou necessariamente o requisito relevante para a patenteabilidade e não o torna óbvio; e a prova comparativa demonstra um resultado inesperado com nexo com o avanço reivindicado. Cada proposição aplicável exige seu próprio fundamento jurídico e probatório.

E. A questão final sobre o estado da técnica: o resultado acrescenta uma diferença relevante para a patenteabilidade que não seja divulgada, inerente ou óbvia?

É mais provável que um efeito relevante para a patenteabilidade distinga o estado da técnica quando este não o ensina expressamente, os mesmos atos ou a mesma estrutura não o produzem necessariamente e um técnico no assunto não teria motivo e expectativa razoável para modificar o estado da técnica a fim de obtê-lo. L.A. Biomedical demonstra essa análise. Como o limite máximo de dosagem e a duração mínima reivindicados não interrompiam ou revertiam necessariamente a fibrose, não era possível simplesmente excluir o requisito de eficácia por interpretação nem presumir sua inerência. 849 F.3d at 1061–62, 1067–68.

O inverso é igualmente importante. Se a reivindicação recita a mesma estrutura, composição, população de pacientes e condições operacionais do estado da técnica, acrescentar um resultado inevitável ou uma prova desse resultado sem relação funcional normalmente não a salvará. O depositante precisa identificar uma diferença relevante para a patenteabilidade: uma configuração que cause o desempenho, uma etapa que produza o resultado, uma faixa de parâmetros que o estado da técnica não tenha divulgado nem tornado óbvia, ou prova de que o efeito alegado não decorre inevitavelmente do ensinamento anterior.

VI. Aplicação da doutrina a diferentes tipos de reivindicação

A importância de um efeito reivindicado depende parcialmente da categoria legal da reivindicação. As mesmas palavras — “configurado para reduzir ruído”, “reduzir ruído” ou “uma composição que reduz ruído” — podem descrever, respectivamente, uma capacidade, um ato ou resultado exigido, ou uma classe definida funcionalmente. Essa diferença afeta a interpretação, a análise do estado da técnica, a validade e a prova de infração.

A. Reivindicações de aparelho e sistema: vincule a capacidade à implementação concreta

Em uma reivindicação de aparelho, a linguagem de resultado normalmente importa quando exige que a estrutura reivindicada possua determinada capacidade ou configuração. Um controlador “configurado para manter uma temperatura-alvo”, por exemplo, pode excluir controladores incapazes de desempenhar essa função. A expressão, porém, não exige necessariamente que o aparelho acusado ou anterior esteja operando na temperatura-alvo no momento relevante. A investigação prática é se o efeito implica uma configuração significativa ou apenas enuncia a finalidade para a qual um aparelho de outro modo completo poderia ser utilizado.

As reivindicações geralmente ficam em melhor posição quando conectam o efeito a uma estrutura e interação identificadas. Em PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., o Federal Circuit considerou reivindicações mecânicas elegíveis para patente porque faziam mais do que reivindicar o resultado geral de ajuste automatizado de peso. Elas recitavam placas de peso encaixadas umas nas outras, um seletor móvel, um motor elétrico conectado operacionalmente ao seletor e o movimento físico do seletor para acoplar placas selecionadas a um haltere. 146 F.4th 1366, 1371–73 (Fed. Cir. 2025). O resultado reivindicado era produto de um arranjo mecânico recitado, não um substituto desse arranjo.

Essa distinção também afeta a infração. Uma limitação de capacidade pode permitir prova por meio de documentos de projeto, código-fonte, testes padronizados ou configuração operacional normal do produto acusado. Já uma limitação que exija a obtenção efetiva do resultado pode demandar prova de que ele ocorreu nas condições da reivindicação. Os redatores precisam decidir qual proposição pretendem reivindicar e utilizar conjuntos distintos de reivindicações quando ambas forem comercialmente importantes.

B. Reivindicações de método: distinga o ato de sua consequência

As reivindicações de método apresentam uma distinção mais nítida entre executar uma etapa e descrever o que dela decorre. “Ajustar uma válvula para manter a pressão abaixo de 50 psi” pode exigir uma conduta dirigida à restrição de pressão. “Ajustar uma válvula, melhorando assim a segurança” pode descrever apenas a consequência esperada. A gramática não é decisiva, mas um resultado final mensurável que determine quando ou como uma etapa é executada tem maior probabilidade de afetar o escopo da reivindicação do que uma cláusula que apenas elogie o processo concluído.

Um resultado que integre o método gera consequências correspondentes para o exercício dos direitos. Se uma reivindicação exigir “reduzir a taxa de erro para menos de um por cento”, a infração poderá depender da população testada, da referência de comparação, do intervalo de medição e do tratamento estatístico. Se o efeito ocorrer somente após o uso do produto por outra parte — ou apenas no organismo de um paciente —, o titular precisará considerar quem executa cada etapa e quais provas demonstram o resultado final. Uma limitação de resultado pode, portanto, fortalecer a patenteabilidade e, ao mesmo tempo, encarecer a demonstração da infração.

C. Reivindicações de tratamento: defina o paciente, a indicação, o regime e o resultado final

As reivindicações de tratamento ilustram tanto o valor quanto o perigo da linguagem sobre efeitos desejados. Quanto à reivindicação 9, que não estava na forma Jepson, Xencor considerou “tratar um paciente” limitante, mas confirmou uma rejeição por insuficiência de descrição escrita, porque a expressão ampla abrangia todos os pacientes e doenças sem divulgação de tratamento que lhe desse suporte. 130 F.4th at 1358–62.

Teva Pharmaceuticals International GmbH v. Eli Lilly & Co. oferece um contraste dependente das provas dos autos. O recurso sucedeu a um veredicto do júri e a um julgamento como questão de direito após o julgamento por júri. Naquele conjunto probatório, um júri razoável poderia concluir que o gênero de anticorpos subjacente era bem conhecido, que a humanização era rotineira e que se compreendia que os membros funcionariam para o uso delimitado reivindicado de reduzir ou tratar cefaleia. O Federal Circuit, portanto, reverteu o julgamento como questão de direito de inadequação da descrição escrita e da suficiência descritiva. 172 F.4th 1367, 1374–81 (Fed. Cir. 2026). Teva não constitui uma ampla exceção substantiva ao entendimento de Amgen; seu resultado depende do veredicto, do padrão de revisão aplicável, do método de uso delimitado e das conclusões sobre o estado da técnica que o júri poderia legitimamente adotar.

Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP oferece um contraponto recente. O Federal Circuit rejeitou a alegação do titular de que o tribunal distrital havia alterado, após o veredicto, a interpretação prévia de “dose unitária”, que não fora contestada. Essa interpretação adotava a definição expressa do relatório descritivo de “dose unitária” como uma quantidade predeterminada, calculada para produzir um efeito terapêutico desejado. Lendo-a em conjunto com os requisitos de administração diária a um paciente, o tribunal concluiu que as reivindicações exigiam um regime repetível de dosagem ao paciente, calculado para produzir um efeito terapêutico, em vez de apenas identificar compostos que apresentassem inibição de EGFR in vitro. O tribunal tratou a explicação posterior ao veredicto como um esclarecimento permitido daquilo que a interpretação original inerentemente exigia. Ainda assim, confirmou o julgamento como questão de direito de que as reivindicações não atendiam ao requisito de suficiência descritiva, porque o relatório não fornecia exemplos operacionais de doses para pacientes nem orientações que estabelecessem a ligação entre a atividade in vitro divulgada e doses diárias calculadas para produzir efeito terapêutico em pacientes, em todo o escopo dos inibidores irreversíveis de EGFR reivindicados. A decisão, assim, ilustra que a linguagem sobre efeito terapêutico pode desempenhar uma verdadeira função de definição do escopo e, simultaneamente, expor uma falha correspondente de suficiência descritiva em toda essa extensão. Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharms. LP, No. 2024-2325, slip op. at 9–15, 18–19 (Fed. Cir. July 9, 2026).

D. Reivindicações de composição e produto: limites de desempenho podem definir um gênero vasto

Para uma composição ou produto, um efeito desejado pode definir o pertencimento à classe reivindicada: todo anticorpo que se ligue a um alvo e o bloqueie, todo filtro que atenda a um fator de desempenho ou todo material que alcance determinada resistência. Essa linguagem não é necessariamente não limitante. Seu perigo frequentemente é o oposto: ela pode tornar a reivindicação tão ampla que o relatório descritivo não sustente nem permita executar a classe inteira.

Em Amgen Inc. v. Sanofi, as reivindicações abrangiam um gênero de anticorpos definido por duas funções — ligar-se a resíduos especificados de PCSK9 e impedir que a PCSK9 se ligasse aos receptores de LDL. O relatório descritivo identificava vinte e seis anticorpos, mas deixava aos cientistas a tarefa de gerar e selecionar grandes quantidades de candidatos adicionais. A Suprema Corte concluiu que o relatório precisava permitir a execução de todo o escopo reivindicado e que uma tarefa de pesquisa por tentativa e erro não atendia a essa exigência. 598 U.S. 594, 610–15 (2023).

Brita LP v. International Trade Commission aplicou o mesmo princípio atento ao escopo fora da biotecnologia, confirmando conclusões tanto sobre descrição escrita quanto sobre suficiência descritiva. As reivindicações abrangiam amplamente meios filtrantes que atingissem determinado fator de desempenho FRAP, mas somente filtros de bloco de carbono haviam demonstrado atender ao requisito, e a divulgação não ensinava aos técnicos no assunto como alcançar o desempenho reivindicado com outros meios filtrantes. 156 F.4th 1326, 1333–45 (Fed. Cir. 2025). Um efeito numérico pode, portanto, fornecer um limite claro à reivindicação e, ainda assim, deixar dentro desse limite um gênero sem suporte.

E. Reivindicações de software, IA e controle: reivindique a regra ou a arquitetura, não apenas o objetivo

As reivindicações de software e controle frequentemente recitam objetivos — otimizar um recurso, melhorar a relevância, reduzir erros ou gerar uma saída precisa — sem especificar a regra operacional. Essa redação pode falhar em vários níveis. Um processador genérico pode já ser capaz de executar a função; o resultado pode ser uma ideia abstrata; ou o relatório descritivo pode não ensinar toda a variedade de implementações abrangidas pela linguagem funcional.

Reivindicações robustas identificam a transformação de dados, a malha de controle, a arquitetura do modelo, a função objetivo com restrições operacionais, as etapas ordenadas de processamento ou a interação com hardware que produz o efeito. Uma métrica de desempenho pode continuar útil, especialmente em uma reivindicação dependente, mas precisa confirmar uma implementação técnica, em vez de substituí-la.

As limitações de desempenho de IA exigem atenção especial às condições nas quais o resultado alegado é medido. Acurácia, taxa de erro, robustez ou viés podem depender do conjunto de dados de treinamento, da base de avaliação, da versão do modelo, da semente aleatória, do intervalo de confiança e do ambiente de implantação. As limitações de treinamento também diferem das restrições no momento da inferência: um modelo treinado por um processo especificado não corresponde necessariamente à mesma reivindicação de um modelo implantado que precise executar determinadas operações. Uma reivindicação que exija do modelo determinado resultado precisa, portanto, identificar a arquitetura operacional, as restrições de treinamento ou inferência e um protocolo de avaliação reproduzível, em vez de tratar uma pontuação agregada de desempenho como autoexplicativa. Para um gênero de modelos definido pelo desempenho, o relatório descritivo também precisa dar suporte à variedade de arquiteturas de modelo, conjuntos de dados e condições operacionais abrangidos pela métrica reivindicada.

VII. Elegibilidade para patente, § 112 e riscos no exercício dos direitos

Receber efeito limitante não encerra a análise. Quanto maior a função desempenhada por um efeito desejado na definição da invenção, mais cuidadosamente a reivindicação precisa ser examinada à luz de 35 U.S.C. §§ 101 e 112.

A. § 101: reivindicar o resultado técnico sem a solução técnica

A redação de reivindicações voltada a resultados pode criar um problema de elegibilidade quando o avanço alegado consiste em uma ideia abstrata ou lei natural, e a reivindicação monopoliza o resultado sem recitar um modo concreto de alcançá-lo. Em American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, o Federal Circuit considerou inelegível a reivindicação 22, pois, conforme interpretada, ela exigia ajustar a massa e a rigidez de um revestimento para atenuar vibrações, mas não limitava a reivindicação a uma técnica específica de ajuste. A turma caracterizou a reivindicação como uma invocação da lei de Hooke para obter o resultado desejado; quanto a outra reivindicação, de redação diferente, anulou a decisão e devolveu o processo. 967 F.3d 1285, 1294–99 (Fed. Cir. 2020). Essa decisão dividida e intensamente contestada precisa ser aplicada segundo seus fatos, mas sua advertência contra a redação que reivindica apenas o resultado é clara.

As decisões do Federal Circuit de 2025 e 2026 tornam o contraste mais nítido. PowerBlock manteve uma reivindicação vinculada a um arranjo mecânico específico acionado por motor. 146 F.4th at 1371–73. Em Constellation Designs, LLC v. LG Electronics Inc., “reivindicações de otimização” que abrangiam qualquer maneira de otimizar uma constelação de sinais para capacidade de decodificação paralela foram consideradas inelegíveis, porque enunciavam a característica distintiva como um resultado sem recitar como obtê-lo. As reivindicações de constelações não uniformes específicas, com relações identificadas entre os pontos, eram elegíveis porque reivindicavam uma implementação tecnológica concreta. 174 F.4th 888, 901–06 (Fed. Cir. 2026).

A lição para a redação não é que a linguagem funcional seja categoricamente suspeita. É que a reivindicação precisa recitar a arquitetura técnica, a transformação, o conjunto de regras, a sequência de controle ou outra ação concreta que produz o resultado — especialmente quando o próprio resultado é o avanço alegado.

B. § 112(a): dê suporte e suficiência descritiva ao escopo criado pelo efeito

A descrição escrita investiga se a divulgação transmite razoavelmente a posse da invenção reivindicada; a suficiência descritiva investiga se um técnico no assunto pode produzir e utilizar todo o seu escopo sem experimentação indevida. Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1349–52 (Fed. Cir. 2010) (en banc); Amgen, 598 U.S. at 610–15. Uma limitação de efeito desejado pode ampliar ambos os ônus ao reunir realizações estruturalmente diversas em uma única classe funcional.

Amgen exige atenção não apenas ao número de exemplos, mas também a se o relatório descritivo divulga um princípio, uma qualidade comum ou orientações suficientemente confiáveis que alcancem a classe reivindicada. Brita adverte de modo semelhante que declarar a aplicabilidade de um critério de desempenho a muitas arquiteturas não demonstra a posse de arquiteturas que os inventores não produziram e não podiam prever. 156 F.4th at 1333–45. Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc. reforça o risco relativo à descrição escrita quando um gênero funcional amplo é sustentado por poucos exemplos e não há meio de identificar as espécies adicionais que executam a função reivindicada. 10 F.4th 1330, 1335–39 (Fed. Cir. 2021).

Teva não pode ser interpretado como uma exceção substantiva a Amgen. No contexto de julgamento como questão de direito após o veredicto, o tribunal concluiu que um júri razoável poderia acolher provas de que o gênero de anticorpos já era bem compreendido, a humanização era rotineira e o gênero funcionava em toda a extensão do uso delimitado reivindicado. 172 F.4th at 1374–81. Esse registro mostra como o conhecimento do estado da técnica pode sustentar uma reivindicação delimitada de método de uso; não dispensa o titular de descrever e permitir a execução de todo o escopo efetivamente reivindicado.

Wyeth também confirma que o conhecimento do técnico no assunto pode complementar, mas não substituir, a ligação técnica que falta no relatório descritivo entre a atividade in vitro divulgada e o regime de dosagem ao paciente exigido em toda a extensão de uma classe de tratamento definida funcionalmente. Wyeth, slip op. at 13–15, 18.

C. § 112(b): confira limites objetivos ao resultado

Um efeito precisa informar os técnicos no assunto sobre o escopo da reivindicação com certeza razoável. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898, 910 (2014). Em Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., o Federal Circuit considerou “esteticamente agradável” indefinido porque a patente não fornecia padrão objetivo para decidir o que satisfazia o termo. 417 F.3d 1342, 1350–52 (Fed. Cir. 2005), superado quanto à formulação aplicável do requisito de determinação do escopo por Nautilus, 572 U.S. 898. A subjetividade não é automaticamente fatal; exemplos, critérios operacionais e uma estrutura estabelecida de medição podem fornecer limites objetivos. Sonix Technology Co. v. Publications International, Ltd., 844 F.3d 1370, 1377–80 (Fed. Cir. 2017).

Para efeitos quantitativos, o relatório descritivo precisa identificar o método de teste, os equipamentos, a preparação das amostras, as condições ambientais, a referência de comparação, o tratamento estatístico e a tolerância relevantes. Um número sem um protocolo de medição reproduzível pode gerar tanta incerteza quanto um adjetivo qualitativo.

D. § 112(f): “configurado para” não é uma proteção automática

A linguagem funcional pode atrair a aplicação do § 112(f). Omitir a palavra “means” cria uma presunção relativa contrária à aplicação do § 112(f), mas essa presunção pode ser afastada quando um termo genérico substitutivo, modificado por linguagem funcional, não conota uma estrutura suficientemente definida. Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1348–52 (Fed. Cir. 2015) (en banc in relevant part). “Configurado para” não constitui automaticamente linguagem de meios mais função; pode, contudo, vincular um termo genérico sem significado estrutural próprio a uma função. A estrutura de exame do § 112(f) no MPEP também pergunta se a limitação utiliza um termo genérico substitutivo, associa-o a linguagem funcional e deixa de recitar estrutura ou atos suficientes. MPEP § 2181.

Se o § 112(f) se aplicar, a limitação fica restrita à estrutura, ao material ou aos atos correspondentes divulgados no relatório descritivo e aos equivalentes previstos em lei. A falta de divulgação de estrutura vinculada à função inteira pode tornar a reivindicação indefinida; para uma função específica implementada por computador, isso frequentemente exige a divulgação de um algoritmo. “Meios para alcançar o efeito desejado” pode, portanto, restringir drasticamente uma reivindicação — ou invalidá-la —, em vez de proporcionar ampla cobertura funcional.

E. A tensão prática entre as exigências de patenteabilidade

A linguagem sobre efeitos desejados produz uma tensão recorrente entre as exigências de patenteabilidade, embora ela não constitua formalmente uma doutrina. Se o efeito for meramente aspiracional, talvez nada acrescente diante do estado da técnica. Se for uma verdadeira limitação funcional, o estado da técnica pode possuí-lo inerentemente. Se a redação abranger todo mecanismo que alcance o efeito, poderá enfrentar obstáculos nos §§ 101 e 112. Se o efeito for redigido como um resultado efetivamente medido, poderá impor exigências rigorosas de prova da infração. Acrescentar estrutura ou etapas concretas favorece a validade, mas cria caminhos mais claros para soluções alternativas que evitem o escopo reivindicado.

A melhor resposta é redigir reivindicações em camadas e fornecer divulgação correspondente. As reivindicações precisam proteger separadamente o mecanismo, o método operacional e — quando comercialmente importante — o resultado medido objetivamente. O relatório descritivo precisa conectar essas camadas por meio de explicações causais, realizações representativas, alternativas, exemplos malsucedidos quando úteis e protocolos de teste reproduzíveis. Essa abordagem não elimina a tensão, mas faz do efeito reivindicado uma limitação tecnicamente fundamentada, em vez de uma aspiração cujo significado dependa do litígio.

VIII. Conclusão

Um efeito desejado não tem categoricamente direito a receber peso na análise de patenteabilidade, nem está categoricamente excluído dele. Ele é limitante quando a reivindicação corretamente interpretada exige que a invenção possua uma capacidade, incorpore uma configuração, execute uma conduta adicional, alcance um resultado objetivo ou apresente outra condição definida. Um requisito comum de estrutura, configuração, operação ou desempenho efetivo normalmente passa diretamente à análise do estado da técnica. Quando, em vez disso, a expressão afirma um conteúdo informacional ou relativo a uma condição, mesmo admitindo que limite o escopo, ela somente pode conferir patenteabilidade se esse conteúdo interagir funcionalmente com os demais elementos reivindicados. Cada requisito relevante para a patenteabilidade somente distingue o estado da técnica quando não está expressamente divulgado nem necessariamente presente e não decorreria de uma modificação, combinação ou otimização óbvia sustentada pela motivação e pela expectativa razoável de sucesso exigidas e, no caso de otimização, por uma variável reconhecida como capaz de afetar o resultado.

A disciplina prática consiste em resistir às expressões abreviadas. “Resultado pretendido”, “informação sem relação funcional” e “propriedade inerente” descrevem questões diferentes. Uma análise adequada identifica primeiro o padrão de interpretação aplicável e o requisito da reivindicação, aplica a investigação condicional da relação funcional quando a doutrina é pertinente e, em seguida, aplica a doutrina correta do estado da técnica, antes de enfrentar as consequências separadas para validade, elegibilidade e exercício dos direitos. A Etapa Dois não é uma isenção automática de infração nem, isoladamente, uma decisão de inelegibilidade. O destino pode importar — mas somente se a reivindicação exigir que se chegue até ele e o estado da técnica não tiver percorrido o mesmo caminho. Quando o “destino” reivindicado consiste apenas em conhecimento, prova, aprovação ou reconhecimento, ele também precisa fazer mais do que descrever a jornada de fora.

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