Recursos em patentes em perspectiva comparada: recursos ao PTAB do USPTO e contra decisões do examinador no JPO

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Resumo executivo: Este artigo compara o processo de recurso ex parte do USPTO perante o PTAB com o recurso do JPO contra a decisão de indeferimento de um examinador, utilizando cada sistema como estrutura didática para profissionais formados no outro. Seu ponto central é que os dois sistemas são análogos, mas não intercambiáveis: um recurso do USPTO é desencadeado pela regra de “duas rejeições” e segue uma sequência centrada nos autos e conduzida por peças escritas — aviso de recurso, razões de recurso, resposta do examinador, réplica, audiência oral opcional, decisão do PTAB, pedido de reconsideração e revisão judicial —, enquanto um recurso do JPO é desencadeado pela decisão de indeferimento do examinador e está mais estreitamente vinculado ao requerimento escrito de recurso, a uma possível alteração simultânea, à reconsideração pelo examinador, à análise pelo colegiado e à eventual ação judicial. O artigo utiliza Ex parte Bar-Tal como exemplo norte-americano concreto para mostrar como as razões de recurso estruturam a tese do depositante, a resposta do examinador estabelece a controvérsia, a réplica delimita a disputa e a sustentação oral com materiais demonstrativos ajuda o PTAB a concentrar-se em argumentos preservados e centrados nas reivindicações. Para os profissionais japoneses, o artigo enfatiza que o aviso de recurso norte-americano não é a peça de mérito e que as razões de recurso são centrais; para os profissionais norte-americanos, enfatiza que o recurso do JPO não é um procedimento de razões-resposta-réplica ao estilo do PTAB e que a estratégia de alterações no momento do recurso pode ser processualmente decisiva. A lição prática é “traduzir sem assimilar em excesso”: cada sistema se torna compreensível por referência ao outro, mas somente se os advogados identificarem deliberadamente onde a analogia deixa de funcionar.

I. Introdução

A tramitação internacional de pedidos de patente muitas vezes fracassa não porque os advogados compreendam mal o direito da patenteabilidade, mas porque importam os instintos processuais errados. Um advogado de patentes japonês que se dirige ao United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) pode procurar o equivalente norte-americano da decisão de indeferimento do Japan Patent Office (“JPO”). Um advogado de patentes norte-americano que se dirige ao JPO pode procurar o equivalente japonês de uma rejeição final do USPTO e de um recurso conduzido por peças escritas ao Patent Trial and Appeal Board (“PTAB”). Cada instinto é útil, mas apenas se for tratado como uma analogia, e não como uma identidade.

Este artigo compara o processo de recurso ex parte do USPTO com o recurso do JPO contra a decisão de indeferimento de um examinador. O objetivo é recíproco. Para os profissionais japoneses, o artigo ensina o processo recursal do USPTO relacionando-o ao processo de recurso contra indeferimento do JPO. Para os profissionais norte-americanos, ensina o processo recursal do JPO relacionando-o à sequência recursal familiar do USPTO/PTAB.

O escopo se limita aos recursos administrativos durante a tramitação de patentes. Do lado norte-americano, isso significa recursos ex parte de decisões desfavoráveis de examinadores em pedidos de patente, pedidos de reemissão e procedimentos de reexame ex parte perante o PTAB. Ver 35 U.S.C. §§ 6(b), 134; 37 C.F.R. pt. 41, subpt. B. Do lado japonês, significa recursos contra a decisão de indeferimento de um examinador nos termos da Lei de Patentes japonesa. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan). Este artigo não aborda inter partes review, post-grant review, procedimentos de derivação norte-americanos, processos japoneses de invalidação, processos japoneses de correção, oposições a patentes ou recursos em ações de infração.

II. O problema básico de tradução

A comparação mais simples é esta: o recurso ex parte do USPTO é o mecanismo administrativo norte-americano para solicitar que um órgão recursal especializado em patentes revise a rejeição de um examinador, enquanto o recurso contra indeferimento do JPO é o mecanismo administrativo japonês para solicitar que o JPO revise a decisão final do examinador que indefere o pedido.

Essa comparação é correta, mas incompleta. O sistema do USPTO não é desencadeado por um documento chamado “decisão de indeferimento”. Ele é desencadeado quando pelo menos uma reivindicação foi rejeitada duas vezes, e o depositante inicia o recurso apresentando um aviso de recurso (Notice of Appeal). Ver 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1). O sistema do JPO, em contraste, é desencadeado pela intimação da decisão de indeferimento do examinador, e o depositante inicia o recurso apresentando um requerimento escrito de recurso dentro do prazo legal. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 121(1), 131(1) (Japan).

Para um advogado japonês, a primeira lição é que uma “rejeição final” norte-americana não é o mesmo objeto processual que uma “decisão de indeferimento” do JPO. Uma rejeição norte-americana pode ser “final” no sentido da gestão da tramitação, mas o cabimento do recurso depende da regra de “duas rejeições”. Ver 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1). Para um advogado norte-americano, a primeira lição é que uma decisão de indeferimento do JPO não é simplesmente outra comunicação do examinador. Ela inicia o prazo formal para interpor um recurso contra indeferimento perante o JPO. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan).

III. Um mapa processual

Os dois sistemas podem ser traduzidos da seguinte forma:

Esta tabela não deve ser lida como um quadro de equivalências exatas. O aviso de recurso não é o mesmo que o requerimento escrito de recurso do JPO. As razões de recurso norte-americanas não têm um equivalente japonês exato. O mecanismo de alteração e reconsideração do JPO não tem um equivalente norte-americano exato. A utilidade da comparação é pedagógica: cada característica se torna mais fácil de compreender quando apresentada por meio da estrutura familiar mais próxima e depois corrigida nos pontos em que os sistemas divergem.

IV. Quando o depositante pode recorrer

No Japão, o depositante geralmente passa à fase recursal após receber a decisão de indeferimento do examinador. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan). Nos Estados Unidos, o depositante não espera um documento com esse caráter jurídico. Um depositante de patente pode recorrer ao PTAB assim que qualquer reivindicação tenha sido rejeitada duas vezes. Ver 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1).

O profissional japonês deve, portanto, traduzir o fato desencadeador norte-americano assim: o sistema dos Estados Unidos permite recurso quando a tramitação alcança um estágio de rejeição suficientemente maduro, medido pela rejeição repetida de uma reivindicação, em vez da intimação de uma única decisão final de indeferimento. Na prática, muitos recursos norte-americanos sucedem uma exigência final, mas o critério legal e regulamentar é “rejeitada duas vezes”, não “rejeição final”. Ver 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1).

Para o profissional norte-americano, o fato desencadeador japonês deve ser compreendido de outra maneira. A decisão de indeferimento do JPO não é uma Advisory Action, não é uma exigência final e não é o início de um período semelhante ao de um RCE. É o ato que cria o direito legal de interpor recurso contra o indeferimento. A Lei de Patentes japonesa estabelece que a pessoa insatisfeita com a decisão do examinador que indefere o pedido pode recorrer no prazo de três meses após a intimação da cópia autenticada da decisão. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan). As perguntas frequentes do JPO em inglês informam que o prazo prático de depósito é de três meses, ou quatro meses para residentes no exterior, contados da transmissão da cópia autenticada da decisão de indeferimento do examinador. Ver Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14.

Essa diferença de prazo importa. Um advogado norte-americano acostumado a tratar a rejeição final como plataforma para continuar a tramitação deve tratar a decisão japonesa de indeferimento como uma ruptura processual mais formal. Após a decisão de indeferimento, o caminho para continuar contestando a posição do examinador normalmente é o recurso contra indeferimento perante o JPO, não uma resposta adicional rotineira ao examinador.

V. Iniciando o recurso: aviso de recurso versus requerimento escrito de recurso

O recurso do USPTO começa com um aviso de recurso. Ver 37 C.F.R. § 41.31(a). O aviso é importante porque aciona o procedimento recursal, mas não é a principal apresentação de mérito do depositante. O depositante deve apresentar as razões de recurso no prazo de dois meses a partir da data de apresentação do aviso de recurso. Ver 37 C.F.R. § 41.37(a). A falta de apresentação das razões dentro do prazo exigido provoca o encerramento do recurso. Ver id. § 41.37(b).

Essa distinção é crucial para os advogados japoneses que supervisionam advogados norte-americanos. O aviso de recurso dos Estados Unidos não deve ser tratado como o documento no qual o recurso é vencido. As razões de recurso são a peça central de argumentação. Identificam as rejeições recorridas, delimitam as questões, explicam por que o examinador errou e preservam os argumentos para a análise do PTAB. Presume-se que o recurso abranja a rejeição de todas as reivindicações rejeitadas, salvo se reivindicações forem canceladas por uma alteração admitida pelo órgão. Ver 37 C.F.R. §§ 41.31(c), 41.37(c)(1)(iv).

O recurso do JPO começa de forma diferente. O depositante apresenta um requerimento escrito de recurso ao Comissário do JPO. Esse requerimento deve identificar a parte e o representante, indicar o processo de julgamento ou recurso e declarar o objeto e os fundamentos do pedido. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 131(1) (Japan). Em termos didáticos práticos, o advogado norte-americano não deve procurar um equivalente japonês de “primeiro o aviso, depois as razões”. O requerimento escrito de recurso japonês é mais central do que o aviso de recurso norte-americano porque é o requerimento formal que expõe os fundamentos para contestar o indeferimento.

Para os profissionais norte-americanos, o ponto é este: no JPO, a peça inicial e a posição de mérito estão mais estreitamente conectadas. Para os profissionais japoneses, o inverso ocorre no USPTO: apresentar o aviso de recurso apenas inicia o caminho recursal; as razões de recurso posteriores fazem o trabalho argumentativo principal.

VI. A nova análise pelo examinador

O USPTO dispõe de vários mecanismos pelos quais a área de exame pode reconsiderar a rejeição antes de o caso chegar a uma decisão do PTAB. O primeiro é o pedido de revisão prévia às razões de recurso (Pre-Appeal Brief Review Request), um procedimento piloto que pode ser apresentado com o aviso de recurso e antes das razões de recurso. Ver MPEP § 1204.02. O pedido deve ser conciso, limita-se a cinco páginas, excluído o formulário, e não pode ser acompanhado de uma alteração após rejeição final. Ver id. O colegiado pode determinar que o pedido permaneça em recurso, reabrir a tramitação, deferir o pedido de patente ou rejeitar o requerimento por descumprimento dos requisitos. Ver id.

Após as razões de recurso, o examinador considera as questões recorridas. Uma resposta do examinador (Examiner’s Answer) pode incorporar fundamentos de rejeição mantidos, retirar fundamentos ou incluir um novo fundamento de rejeição com a aprovação exigida. Ver 37 C.F.R. § 41.39(a). Se a resposta do examinador contiver um novo fundamento de rejeição assim designado, o recorrente deve reabrir a tramitação ou manter o recurso mediante uma réplica que trate do novo fundamento. Ver id. § 41.39(b).

O advogado japonês deve ver esses procedimentos como uma “nova análise” do USPTO antes do exame de mérito pelo PTAB. Mas eles não devem ser confundidos com a reconsideração do JPO decorrente de uma alteração. O pedido de revisão prévia às razões de recurso é altamente restrito e centrado na argumentação. A resposta do examinador faz parte da sequência recursal norte-americana. Nenhum deles é uma oportunidade geral de retomar a tramitação do pedido mediante novas alterações e provas.

O JPO tem um tipo diferente de nova análise. Segundo a Lei de Patentes japonesa, o depositante pode alterar a descrição, as reivindicações ou os desenhos ao interpor um recurso contra indeferimento. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 17-2(1)(iv) (Japan). Se um recurso for interposto e, simultaneamente, tal alteração for feita, o Comissário do JPO deve encaminhar a apresentação a um examinador para exame. Ver id. art. 162. Se o examinador determinar que uma patente deve ser concedida, ele revoga a decisão de indeferimento. Ver id. art. 164(1). Se não conceder a patente, o examinador relata os resultados do exame ao Comissário sem decidir o recurso. Ver id. art. 164(3).

Esse é o ponto em que os advogados norte-americanos mais frequentemente precisam recalibrar sua abordagem. Nos Estados Unidos, um recurso normalmente passa do aviso de recurso às razões de recurso, à resposta do examinador e à análise do PTAB, com alterações após o recurso rigorosamente limitadas e frequentemente fora dos autos recursais, salvo quando admitidas. Ver 37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33, 41.37. No Japão, em contraste, a alteração apresentada ao mesmo tempo que o requerimento de recurso pode desencadear uma reconsideração estruturada pelo examinador antes do prosseguimento perante o colegiado recursal. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 17-2(1)(iv), 162–64 (Japan).

VII. Os autos recursais e o papel das alterações

O recurso do USPTO é centrado nos autos. As regras definem os “autos” do recurso como incluindo os itens do processo oficial, mas excluindo alterações, provas e documentos que não foram admitidos. Ver 37 C.F.R. § 41.30. Alterações apresentadas após a data de interposição do recurso e antes das razões de recurso podem ser admitidas segundo as regras que regem a prática após rejeição final, mas alterações apresentadas na data das razões de recurso ou depois dela geralmente se limitam a cancelar reivindicações ou reescrever reivindicações dependentes em forma independente. Ver id. § 41.33(a)–(c).

As próprias razões de recurso não podem incluir qualquer alteração nova ou não admitida, nem qualquer declaração sob juramento ou outra prova nova ou não admitida. Ver 37 C.F.R. § 41.37(c)(2). A revisão da recusa de um examinador em admitir uma alteração ou prova se dá por petição ao Diretor, não pela análise ordinária de patenteabilidade pelo colegiado. Ver id.

O sistema japonês também possui restrições a alterações, mas o ponto processual crítico é diferente. A legislação japonesa permite expressamente a alteração ao mesmo tempo que a interposição de um recurso contra indeferimento. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 17-2(1)(iv) (Japan). Essa alteração simultânea pode determinar se o processo receberá reconsideração pelo examinador segundo o artigo 162 antes do prosseguimento perante o colegiado recursal. Ver id. arts. 162–64.

A lição comparativa é direta. No USPTO, os advogados devem deixar o conjunto de reivindicações e a situação probatória devidamente preparados antes de depender de um recurso ao PTAB. No JPO, os advogados devem decidir deliberadamente, na fase do requerimento de recurso, se uma alteração deve acompanhar o requerimento, pois essa decisão pode afetar o percurso processual do recurso.

VIII. Quem decide o recurso?

Nos Estados Unidos, os recursos ex parte são decididos pelo PTAB. As atribuições legais do PTAB incluem revisar decisões desfavoráveis de examinadores mediante recurso escrito dos depositantes segundo § 134(a), e cada recurso deve ser apreciado por pelo menos três membros do PTAB. Ver 35 U.S.C. § 6(b), (c).

No Japão, um julgamento ou recurso é conduzido por um colegiado de três ou cinco juízes administrativos, que decide por maioria de votos. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 136(1)–(2) (Japan). O Comissário do JPO designa os juízes administrativos para cada caso. Ver id. art. 137(1).

A analogia é útil, mas não perfeita. Um profissional japonês pode pensar nos juízes administrativos de patentes do PTAB como desempenhando um papel aproximadamente comparável ao dos juízes administrativos do JPO em um recurso contra indeferimento: ambos são julgadores especializados em patentes dentro da estrutura do órgão de patentes. Um profissional norte-americano pode pensar no colegiado recursal do JPO como a contraparte administrativa japonesa de um colegiado do PTAB. Mas o processo do JPO possui um caráter um pouco mais inquisitório: fundamentos não alegados por uma parte ou interveniente também podem ser examinados em um julgamento ou recurso, embora o juiz administrativo presidente deva notificar as partes e os intervenientes e dar-lhes a oportunidade de se manifestar. Ver id. art. 153(1)–(2).

IX. Peças recursais, procedimentos escritos e audiências orais

O processo recursal do USPTO é mais formalmente conduzido por peças argumentativas do que o recurso contra indeferimento do JPO. Em um recurso ex parte norte-americano, a apresentação de mérito do depositante normalmente segue uma sequência estruturada: razões de recurso, resposta do examinador, réplica opcional, audiência oral opcional e, então, decisão do PTAB. Ver 37 C.F.R. §§ 41.37, 41.39, 41.41, 41.47. O regulamento exige a apresentação das razões de recurso no prazo de dois meses após o aviso de recurso, exige seções e títulos argumentativos específicos e restringe novas alterações e provas na peça. 37 C.F.R. § 41.37(a), (c)(1)–(2).

Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, de 18 de junho de 2026, intitulado “Intra-Cardiac Pattern Matching”, oferece um exemplo concreto útil. Nesse recurso, o depositante apresentou razões de recurso no pedido norte-americano nº 16/952,943 após uma decisão de colegiado na revisão prévia ao recurso. A resposta do examinador posteriormente manteve a rejeição segundo § 101 e respondeu aos argumentos do depositante. O depositante então apresentou uma réplica que respondeu expressamente à resposta do examinador e declarou que um pedido de sustentação oral segundo 37 C.F.R. § 41.47 e a taxa exigida acompanhavam a apresentação.

Para os profissionais japoneses, esse exemplo é útil porque mostra que um recurso do USPTO não consiste em uma única peça apresentada após o indeferimento, mas em uma troca escrita contraditória por etapas. Para os profissionais norte-americanos que aprendem a prática do JPO, o mesmo exemplo é útil pelo contraste: o recurso contra indeferimento do JPO normalmente não se estrutura em torno de razões de recurso, resposta do examinador, réplica e sustentação oral opcional perante o PTAB ao estilo norte-americano.

A. As razões de recurso

As razões de recurso são a peça central de mérito em um recurso ex parte do USPTO. Após apresentar o aviso de recurso, o recorrente deve apresentar as razões de recurso no prazo de dois meses. 37 C.F.R. § 41.37(a). Se as razões não forem apresentadas tempestivamente, o recurso será encerrado. Id. § 41.37(b). O conteúdo exigido inclui a verdadeira parte interessada, recursos ou procedimentos relacionados, um resumo da matéria reivindicada, os argumentos do recorrente para cada fundamento de rejeição contestado e um anexo de reivindicações. Id. § 41.37(c)(1)(i)–(v). Argumentos não incluídos nas razões de recurso geralmente não serão considerados pelo colegiado, salvo conforme permitido para a réplica, a audiência oral ou o pedido de reconsideração. Id. § 41.37(c)(1)(iv).

As razões de recurso de Bar-Tal ilustram bem essa estrutura. Identificam o pedido, a data de depósito, o título da invenção, a unidade técnica, o examinador, o número de controle do caso e a data de apresentação; também observam que as razões de recurso foram apresentadas em resposta a uma notificação de decisão do colegiado da revisão prévia às razões de recurso. Seu sumário segue o formato esperado do PTAB: verdadeira parte interessada, recursos relacionados, situação das reivindicações, resumo da matéria reivindicada, fundamentos de rejeição, argumentação, conclusão e anexo de reivindicações. A peça então identifica Biosense Webster (Israel) Ltd. como a verdadeira parte interessada, declara que as reivindicações 1–20 e 22–24 são objeto do recurso contra a exigência final e resume a matéria reivindicada como mapeamento eletrofisiológico e detecção de arritmia utilizando sinais de eletrograma intracardíaco adquiridos por um cateter multieletrodo.

A estratégia de mérito das razões de recurso de Bar-Tal também é pedagogicamente útil. A única rejeição identificada para o recurso era uma rejeição segundo § 101 que afirmava que as reivindicações 1–20 e 22–24 eram dirigidas a uma exceção jurisprudencial sem algo significativamente adicional. O depositante não argumentou apenas que as reivindicações eram “elegíveis à proteção por patente” em termos gerais. Em vez disso, a peça construiu uma narrativa técnica: as reivindicações enunciavam um sistema concreto de mapeamento intracardíaco e uma sequência de controle regida por regras para processar EGMs intracardíacos multieletrodo, incluindo uma janela de interesse com duração de um batimento cardíaco, um padrão de interesse, sinais de atividade de filtro de mediana, limiares de atividade, construção de modelo multicanal, pesos de canal baseados na inclinação máxima, correlações ponderadas e detecção de arritmia baseada em limiar.

Este é um ponto didático útil para os advogados de patentes japoneses. Em um recurso contra indeferimento do JPO, o requerimento escrito de recurso e qualquer estratégia de alterações podem carregar o ônus argumentativo desde o início. Em um recurso ao PTAB do USPTO, em contraste, o aviso de recurso não é a peça de mérito. É nas razões de recurso que o depositante deve definir as questões recorridas, preservar cada argumento e explicar ao colegiado por que o examinador errou em relação a cada rejeição. As razões de recurso de Bar-Tal fazem isso convertendo a invenção reivindicada em uma narrativa técnica centrada nas reivindicações e depois vinculando essa narrativa a precedentes de § 101 como CardioNet, McRO, Thales, Diehr e Berkheimer. Ver, por exemplo, CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020); McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016); Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017); Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981); Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018).

Para os profissionais norte-americanos que aprendem a prática do JPO, o contraste é igualmente importante. As razões de recurso de Bar-Tal se parecem com uma peça convencional de argumentação recursal norte-americana: identificação das questões, resumo das reivindicações, critério jurídico, títulos de argumentos e anexo de reivindicações. Um requerimento de recurso do JPO pode conter fundamentos recursais, mas não é simplesmente uma versão japonesa das razões de recurso do PTAB. O processo do JPO coloca maior ênfase processual no requerimento legal de recurso após a decisão de indeferimento do examinador e, quando aplicável, na alteração no momento do recurso.

B. A resposta do examinador

A resposta do examinador é sua manifestação recursal formal em resposta às razões de recurso. Segundo 37 C.F.R. § 41.39, considera-se que a resposta do examinador incorpora todos os fundamentos de rejeição da exigência da qual se recorreu, salvo se um fundamento for expressamente retirado. 37 C.F.R. § 41.39(a)(1). A resposta também pode incluir um novo fundamento de rejeição, mas qualquer rejeição que se apoie em prova não anteriormente utilizada deve ser designada como novo fundamento e exige aprovação. Id. § 41.39(a)(2). Se um novo fundamento for designado, o recorrente deve reabrir a tramitação ou manter o recurso apresentando uma réplica que trate desse novo fundamento. Id. § 41.39(b)(1)–(2).

A resposta do examinador em Bar-Tal mostra essa função na prática. Começa identificando o pedido, o recorrente, a data de depósito e o fato de que a resposta se dirige às razões de recurso. Em seguida, declara que todos os fundamentos de rejeição da exigência de 1º de abril de 2025 estão sendo mantidos, exceto os listados como retirados, e que quaisquer novos fundamentos seriam apresentados sob um título separado de “Novos fundamentos de rejeição”. A resposta então enfrenta os argumentos do depositante sobre § 101 sustentando que a aquisição de sinais por cateter é coleta de dados anterior à solução, que as etapas de processamento posteriores à aquisição constituem a própria ideia abstrata e que detectar arritmia cardíaca é parte da ideia abstrata.

Esse exemplo é útil porque mostra que a resposta do examinador não é simplesmente outra exigência. É uma peça recursal de resposta. O examinador não apenas repete integralmente a rejeição final; a resposta estabelece a controvérsia com as razões de recurso. Em Bar-Tal, as razões de recurso apresentaram as reivindicações como um fluxo concreto de processamento de sinais eletrofisiológicos incorporado a um dispositivo. A resposta do examinador reagiu reformulando as reivindicações como coleta de dados mais processamento abstrato. Essa reformulação tornou-se a disputa central para a réplica e, presumivelmente, para a sustentação oral.

A resposta também demonstra por que a fase posterior a ela importa processualmente. A página final da resposta do examinador em Bar-Tal inclui a assinatura do examinador, identifica os participantes da conferência e adverte que a taxa de encaminhamento do recurso deve ser paga dentro do prazo permitido por 37 C.F.R. § 41.45 para evitar o encerramento do recurso. Isso acompanha a regra: após uma resposta do examinador, o recorrente deve pagar a taxa de encaminhamento do recurso no prazo que terminar por último entre dois meses contados da resposta ou da decisão que recusa designar um novo fundamento de rejeição; a falta de pagamento provoca o encerramento do recurso. 37 C.F.R. § 41.45(a)–(b).

Para os advogados japoneses, a resposta do examinador deve ser ensinada como a defesa recursal da rejeição pelo examinador antes de o caso chegar ao colegiado. Não equivale à reconsideração por examinadores do JPO antes do procedimento recursal. A reconsideração do JPO está vinculada à alteração no momento da apresentação do requerimento de recurso; a resposta do examinador norte-americano é uma resposta formal às razões de recurso. Para os advogados norte-americanos que aprendem a prática do JPO, a distinção opera no sentido inverso: não se deve esperar que o recurso contra indeferimento do JPO inclua uma resposta do examinador ao estilo norte-americano como peça padrão de resposta.

C. A réplica

A réplica (Reply Brief) é a oportunidade do recorrente de responder à resposta do examinador. Sua apresentação é um direito, mas apenas uma réplica pode ser apresentada. 37 C.F.R. § 41.41(a). A réplica deve ser apresentada no prazo que terminar por último entre dois meses contados da resposta do examinador ou da decisão que recusa deferir uma petição para designar um novo fundamento de rejeição. Id. A réplica não pode incluir alterações novas ou não admitidas, declarações sob juramento novas ou não admitidas, nem outras provas novas. Id. § 41.41(b)(1). Argumentos levantados pela primeira vez na réplica geralmente não serão considerados, salvo se tiverem sido apresentados nas razões de recurso, responderem à resposta do examinador ou houver demonstração de justa causa. Id. § 41.41(b)(2).

A réplica de Bar-Tal mostra a postura processual correta. Declara que responde tempestivamente à resposta do examinador de 24 de novembro de 2025 e também declara que um pedido de sustentação oral segundo 37 C.F.R. § 41.47 e a taxa exigida acompanham a réplica. A réplica repete a situação das reivindicações e o fundamento de rejeição segundo § 101, mas não tenta se tornar uma segunda peça de razões de recurso. Afirma expressamente que apresenta argumentos “específicos e responsivos à resposta do examinador” e que os argumentos das razões de recurso são mantidos.

Quanto ao mérito, a réplica de Bar-Tal é um forte exemplo do que uma réplica deve fazer: identificar o erro de enquadramento da resposta do examinador e responder diretamente a ele. A réplica argumenta que a resposta do examinador manteve a rejeição segundo § 101 ao caracterizar a aquisição por cateter como coleta de dados anterior à solução e ao tratar as etapas de processamento posteriores à aquisição como “a própria ideia abstrata”. Em seguida, responde que essa análise repousa em um erro de nível de abstração porque as reivindicações enunciam uma técnica específica de processamento de eletrogramas intracardíacos, incluindo janelamento delimitado por batimentos, determinação de atividade ancorada em anotações, delimitação de POI por limiares, construção de modelo multicanal e ponderação de pontuações de correlação baseada em morfologia.

A réplica não se limita a dizer: “O examinador está errado pelas razões expostas nas razões de recurso.” Em vez disso, enfrenta a resposta do examinador nos próprios termos dela. Identifica a caracterização central da resposta — coleta de dados anterior à solução mais ideia abstrata — e então argumenta que essa caracterização reduz a análise da Etapa 2A a uma tautologia. Também responde ao tratamento das reivindicações 15 e 16 como “pós-solução”, argumentando que as limitações de exibição e mapa são restrições funcionais à saída do mapeamento, condicionadas ao estado de correlação calculado.

Para os profissionais japoneses, a réplica deve ser ensinada como uma peça limitada e responsiva. Não é o lugar para introduzir uma nova tese recursal que deveria ter constado das razões de recurso. É o lugar para responder ao enquadramento recursal do examinador. Para os profissionais norte-americanos que aprendem a prática do JPO, a comparação é limitada: um recurso contra indeferimento do JPO pode envolver oportunidades escritas de responder a motivos recém-suscitados, mas normalmente não segue a sequência formal do USPTO de razões de recurso → resposta do examinador → réplica.

D. Sustentação oral / audiência oral

A audiência oral perante o PTAB é opcional. A regra aplicável estabelece que uma audiência oral deve ser solicitada somente quando o recorrente a considerar “necessária ou desejável” para a apresentação adequada do recurso, e um recurso decidido com base nas peças escritas recebe a mesma consideração que um recurso decidido após audiência oral. 37 C.F.R. § 41.47(a). Se desejar uma audiência oral, o recorrente deve apresentar uma peça separada intitulada “REQUEST FOR ORAL HEARING”, com a taxa exigida, no prazo de dois meses a partir da resposta do examinador ou na data de apresentação da réplica, o que ocorrer primeiro. Id. § 41.47(b). Se não forem apresentados tempestivamente o requerimento e a taxa, o recurso será distribuído para decisão com base nas peças escritas. Id. § 41.47(c).

A réplica de Bar-Tal ilustra esse prazo. Declara que responde tempestivamente à resposta do examinador de 24 de novembro de 2025 e que um pedido de sustentação oral segundo 37 C.F.R. § 41.47 e a taxa exigida acompanharam a réplica. A gravação pública é identificada como a gravação da sustentação oral perante o PTAB em Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, de 18 de junho de 2026. Para os profissionais japoneses, esse é um ponto processual importante: a sustentação oral perante o PTAB não faz parte do aviso de recurso nem das razões de recurso. É um evento argumentativo posterior e separado, que ocorre somente depois de as questões recursais escritas terem se consolidado.

A audiência oral do PTAB não é uma audiência de produção de provas. Salvo determinação em contrário, a sustentação oral normalmente se limita a vinte minutos para o recorrente e quinze minutos para o examinador principal. 37 C.F.R. § 41.47(d). O recorrente argumenta primeiro e pode reservar tempo para réplica oral. Id. § 41.47(e)(1). Na audiência, o recorrente pode se apoiar apenas em provas anteriormente admitidas e consideradas pelo examinador e pode apresentar apenas argumentos utilizados nas razões de recurso ou na réplica, salvo um novo argumento baseado em decisão recente e pertinente do colegiado ou de tribunal federal, mediante demonstração de justa causa. Id. § 41.47(e)(1)–(2).

A sustentação oral de Bar-Tal é útil porque mostra como a argumentação oral perante o PTAB difere da simples releitura das peças escritas. A apresentação é estruturada em torno de um tema compacto: as reivindicações não são dirigidas ao resultado “detectar arritmia”, mas a um “como” reivindicado — um fluxo delimitado de processamento de EGM intracardíaco baseado em cateter. Esse tema acompanha as razões de recurso, que apresentaram as reivindicações como uma configuração intracardíaca concreta e uma sequência de controle regida por regras, e a réplica, que argumentou que a resposta do examinador cometeu um erro de nível de abstração ao definir a reivindicação no nível do resultado e depois tratar o mecanismo técnico reivindicado como a própria ideia abstrata.

A gravação também ilustra uma característica central da advocacia eficaz perante o PTAB: o advogado utiliza a sustentação oral para simplificar, não ampliar, o recurso. A apresentação oral concentra o colegiado na tensão decisiva entre o enquadramento do examinador e o enquadramento do recorrente. A resposta do examinador tratou a aquisição por cateter como coleta de dados anterior à solução, as etapas de processamento posteriores à aquisição como a própria ideia abstrata e as limitações de exibição e mapa como atividade posterior à solução. A apresentação oral do recorrente, coerente com a réplica e os materiais demonstrativos, redireciona a análise ao texto das reivindicações: os canais do cateter alimentam o modelo reivindicado, as correlações, os pesos de canal de inclinação máxima, a pontuação ponderada, a detecção por limiar e a incorporação ao mapa.

Os materiais demonstrativos se inserem no mesmo quadro limitado aos autos. São auxiliares da argumentação, não provas. O PTAB Oral Hearing Guide afirma que materiais demonstrativos não são exigidos nem esperados, mas podem ser utilizados para auxiliar a apresentação; se utilizados, devem ser apresentados pelo menos dez dias antes da audiência, não podem incluir informações que não constem previamente dos autos e devem ser marcados “DEMONSTRATIVE EXHIBIT – NOT EVIDENCE”. O Guia também afirma que os materiais demonstrativos utilizados na audiência oral são auxiliares, não provas, e não podem ser utilizados para desenvolver argumentos ou introduzir provas não anteriormente apresentados nos autos.

Quanto ao mérito, os materiais demonstrativos de Bar-Tal mostram como o advogado traduziu autos densos sobre § 101 em algumas proposições visuais. Um slide contrasta o enquadramento do examinador com o do recorrente: aquisição por cateter como coleta de dados anterior à solução versus canais do cateter como a etapa inicial do fluxo eletrofisiológico; processamento posterior à aquisição como ideia abstrata versus fluxo ordenado como mecanismo técnico reivindicado; e limitações de exibição e mapa como atividade posterior à solução versus reivindicação 16 como restrição à incorporação ao mapa. Outro slide reduz a reivindicação 1 a um fluxo de quatro partes: adquirir canais de EGM IC do cateter, segmentar o batimento cardíaco por meio da sequência WOI/limiar de atividade/POI, formar e comparar um modelo multicanal utilizando pesos de canal de inclinação máxima e gerar uma pontuação de correlação ponderada para detecção por limiar.

A sustentação oral mostrada na gravação é eficaz porque utiliza esses materiais demonstrativos como pontos de referência, e não como roteiro. A tarefa do advogado não é cobrir todos os argumentos das razões de recurso. É ajudar o colegiado a decidir a questão central de caracterização: as reivindicações são apenas uma instrução abstrata para detectar arritmia ou enunciam uma técnica específica de processamento de sinais intracardíacos incorporada a um dispositivo? A apresentação de Bar-Tal retorna continuamente a essa pergunta, utilizando o fluxo da reivindicação, a resposta do examinador e o argumento da réplica sobre o nível de abstração como estrutura organizadora.

O material demonstrativo da reivindicação 16 oferece um bom exemplo de sustentação oral dirigida a uma reivindicação dependente. A resposta do examinador caracterizou as reivindicações 15 e 16 como mera exibição de um resultado. O material responde visualmente com uma condição de passagem por limiar: somente a atividade elétrica com pontuação de correlação superior ao limiar é incorporada ao mapa cardíaco, e as áreas que apresentam arritmia são destacadas. Esse recurso visual não acrescenta prova nova; ilustra o argumento escrito da réplica de que a reivindicação 16 impõe restrições funcionais à saída do mapeamento, em vez de simplesmente acrescentar uma etapa genérica de exibição.

O ponto didático é que a sustentação oral perante o PTAB é uma apresentação breve, centrada nas reivindicações e limitada aos autos. Em Bar-Tal, a sequência escrita criou a disputa: as razões de recurso apresentaram a invenção como um fluxo técnico específico; a resposta do examinador reformulou esse fluxo como processamento abstrato após coleta de dados; e a réplica atacou esse enquadramento como um erro de nível de abstração. A sustentação oral então deu ao advogado a oportunidade de tornar essa disputa facilmente perceptível para o colegiado. Para os profissionais japoneses, isso ilustra o caráter recursal da sustentação oral perante o PTAB. Para os profissionais norte-americanos que aprendem a prática do JPO, a comparação é útil principalmente pelo contraste: um recurso contra indeferimento do JPO geralmente é mais documental em sua configuração ordinária e não corresponde exatamente à sequência norte-americana de razões de recurso, resposta do examinador, réplica, requerimento de audiência oral e materiais demonstrativos.

X. Decisões e consequências imediatas

O PTAB pode manter ou reformar a decisão do examinador, no todo ou em parte, quanto aos fundamentos e às reivindicações especificados pelo examinador, e pode devolver um pedido ao examinador. Ver 37 C.F.R. § 41.50(a)(1). Após uma decisão do colegiado, a competência retorna ao examinador, sujeita ao direito de recurso ou outra revisão do recorrente, para as providências adicionais necessárias ao cumprimento da decisão. Ver id. § 41.54.

Uma reforma nos Estados Unidos não deve ser exageradamente apresentada aos clientes japoneses como concessão automática. A reforma é uma decisão do colegiado de que a rejeição recorrida do examinador não foi sustentada; processualmente, o caso ainda retorna ao examinador para providências compatíveis com a decisão do colegiado. Ver 37 C.F.R. § 41.54.

No Japão, uma decisão recursal deve ser escrita e informar o número do recurso, os dados da parte e do representante, a identificação do caso, a conclusão e os fundamentos e a data da decisão. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 157(2) (Japan). Se o colegiado recursal do JPO cancelar a decisão de indeferimento do examinador, o JPO afirma que será transmitida uma decisão de concessão de patente, e o direito de patente poderá então ser obtido após o pagamento das taxas exigidas dentro do prazo prescrito. Ver Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14.

O sistema do JPO também dispõe de uma possibilidade semelhante à devolução ao examinador. Se a decisão do examinador for revogada em um recurso contra indeferimento, poderá ser proferida uma decisão recursal que determine exame adicional, e a determinação dessa decisão recursal vinculará o examinador em relação ao caso. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 160(1)–(2) (Japan).

XI. Reexame e reconsideração administrativa após a decisão

O USPTO possui um mecanismo expresso de reconsideração pelo PTAB (rehearing). Um recorrente pode apresentar um único pedido de reconsideração no prazo de dois meses da decisão original do colegiado. Ver 37 C.F.R. § 41.52(a)(1). O pedido deve indicar especificamente os pontos que se acredita terem sido mal compreendidos ou ignorados pelo colegiado, e argumentos não anteriormente levantados ou provas não anteriormente utilizadas geralmente não são permitidos, salvo nas circunstâncias limitadas especificadas pela regra. Ver id.

A estrutura do recurso contra indeferimento do JPO não deve ser ensinada aos advogados norte-americanos como se tivesse uma etapa rotineira de reconsideração ao estilo do PTAB após uma decisão recursal desfavorável. O próximo ponto ordinário de comparação é a revisão judicial da decisão recursal do JPO. A legislação japonesa prevê ações contra decisões de julgamento ou recurso, com competência exclusiva do Tribunal Superior de Tóquio e prazo de trinta dias contado da intimação da cópia autenticada da decisão. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 178(1), (3) (Japan).

Essa diferença afeta como os autos devem ser construídos. Um profissional norte-americano pode pensar em preservar questões para reconsideração pelo PTAB e depois revisão pelo Federal Circuit ou segundo § 145. Um profissional japonês pode pensar em construir autos recursais capazes de sustentar uma ação posterior para anular a decisão recursal do JPO.

XII. Revisão judicial

Após uma decisão final do PTAB em um recurso ex parte de pedido, um depositante insatisfeito pode recorrer ao U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit segundo 35 U.S.C. § 141 ou, se nenhum recurso ao Federal Circuit tiver sido interposto, ajuizar uma ação civil contra o Diretor segundo 35 U.S.C. § 145 no U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. Ver 35 U.S.C. §§ 141(a), 145. Interpor recurso ao Federal Circuit implica renúncia ao direito de proceder segundo § 145. Ver id. § 141(a). O prazo para um recurso segundo § 141 ou uma ação civil segundo § 145 geralmente é de sessenta e três dias após a decisão final do colegiado, ou sessenta e três dias após a decisão sobre reconsideração, se um pedido tempestivo de reconsideração tiver sido apresentado. Ver 37 C.F.R. § 90.3(a), (b)(1).

O caminho do JPO é diferente. A legislação japonesa estabelece que o Tribunal Superior de Tóquio tem competência exclusiva sobre ações contra decisões de julgamento ou recurso, e tal ação não pode ser proposta após transcorridos trinta dias da intimação da cópia autenticada da decisão. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 178(1), (3) (Japan). Em uma ação contra decisão recursal do JPO em caso de indeferimento, o Comissário do JPO geralmente é o réu adequado. Ver id. art. 179.

Se o tribunal japonês considerar procedentes os fundamentos do pedido, anulará a decisão do JPO; uma vez que a sentença de anulação se torne definitiva e vinculante, os juízes administrativos deverão realizar novos atos processuais e proferir uma decisão. Ver id. art. 181(1)–(2). Isso se assemelha funcionalmente a uma devolução para novo julgamento, mas não deve ser descrito como idêntico à prática norte-americana de devolução recursal. A lei japonesa determina expressamente novos procedimentos no JPO após a anulação judicial.

XIII. Estrutura didática prática

Para os profissionais japoneses, o recurso ex parte do USPTO é mais bem compreendido como um recurso administrativo da rejeição do examinador a um colegiado especializado em patentes, mas com uma sequência norte-americana própria: aviso de recurso, razões de recurso, resposta do examinador, possível réplica, audiência oral opcional, decisão do PTAB, possível reconsideração e possível revisão judicial. Ver 35 U.S.C. §§ 6, 134; 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37, 41.39, 41.41, 41.47, 41.50, 41.52.

Para os profissionais norte-americanos, o recurso contra indeferimento do JPO é mais bem compreendido como um recurso administrativo de uma decisão final de indeferimento a um colegiado recursal do JPO, mas com uma sequência japonesa própria: decisão de indeferimento, requerimento escrito de recurso, possível alteração simultânea, possível reconsideração pelo examinador, procedimentos escritos do colegiado recursal, possível notificação de novos motivos, decisão recursal e possível ação judicial de anulação da decisão recursal. Ver Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 121, 131, 136, 145, 159, 162–64, 178–81 (Japan).

XIV. Conclusão

Os sistemas recursais do USPTO e do JPO são mais bem compreendidos como homólogos, não idênticos. Ambos são mecanismos administrativos de órgãos de patentes para contestar indeferimentos ou rejeições de examinadores perante julgadores especializados em patentes. Ambos são predominantemente escritos. Ambos oferecem mecanismos para lidar com novos fundamentos ou motivos. Ambos preservam um caminho para a revisão judicial.

Mas as diferenças definem a prática. O recurso do USPTO é conduzido por peças escritas e centrado nos autos: o aviso de recurso inicia o processo, mas as razões de recurso estruturam o caso para análise do PTAB. O recurso contra indeferimento do JPO depende especialmente do requerimento e das alterações: a decisão de indeferimento cria a janela recursal legal, e uma alteração apresentada com o requerimento de recurso pode desencadear reconsideração pelo examinador antes da decisão do colegiado recursal.

Para os advogados que atuam internacionalmente, a disciplina central é traduzir sem assimilar em excesso. Um advogado japonês não deve tratar os recursos ao PTAB norte-americano como um recurso contra indeferimento do JPO com outro nome. Um advogado norte-americano não deve tratar os recursos contra indeferimento do JPO como um recurso ao PTAB com outro nome. Cada processo se torna intuitivo somente quando o sistema familiar é utilizado como mapa — e depois deliberadamente corrigido onde o mapa deixa de corresponder ao terreno.

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