O depositante não é necessariamente o titular: pedidos norte-americanos relativos a invenções de empregados

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Resumo executivo: Este artigo explica por que, para invenções de empregados, indicar o empregador como depositante nos termos de 35 U.S.C. § 118 e da Rule 1.46 geralmente proporciona maior continuidade e controle corporativo do que indicar o empregado-inventor, especialmente se o empregado posteriormente sair da empresa, ficar indisponível ou se recusar a cooperar. A condição de empregador-depositante permite que a empresa conduza a tramitação, constitua representantes e, quando os requisitos legais forem satisfeitos, assine uma declaração substitutiva sem depender do ex-empregado; contudo, não transfere a titularidade nem supre uma cessão ausente. As empresas devem, portanto, obter e registrar cessões eficazes, preservar provas das obrigações de cessão e concluir revisões de desligamento específicas de patentes enquanto os empregados permanecerem disponíveis. Esses registros de titularidade também afetam o estado da técnica porque a exceção de 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) depende de as invenções pertinentes terem titularidade comum ou estarem sujeitas a obrigações de cessão à mesma pessoa até a data efetiva de depósito da invenção reivindicada, e não de quem foi identificado como depositante.

I. Introdução

Quando um empregado desenvolve uma invenção patenteável, a empresa e seu advogado de patentes precisam responder a uma pergunta aparentemente simples: quem deve ser identificado como depositante no pedido de patente dos Estados Unidos? O empregado precisa ser nomeado como inventor se tiver concebido matéria reivindicada. Mas o empregado não necessariamente precisa ser o depositante, e ser nomeado como depositante não significa necessariamente que ele seja o titular da invenção.

O America Invents Act permite que um cessionário, uma pessoa a quem o inventor tenha obrigação de ceder e, em circunstâncias limitadas, uma pessoa com interesse patrimonial suficiente apresente o pedido como depositante. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a)–(b) (2026). Essa mudança permite ao empregador colocar a tramitação sob controle corporativo desde o início. Também cria a possibilidade de confusão entre três conceitos juridicamente distintos: inventoria, condição de depositante e titularidade.

A distinção importa. A condição de depositante geralmente determina quem atua perante o U.S. Patent and Trademark Office. A titularidade determina quem detém os direitos de patente. A inventoria identifica as pessoas físicas que conceberam a invenção reivindicada. Nenhuma dessas perguntas pode ser respondida com segurança olhando apenas o campo do depositante em uma folha de dados do pedido. O mesmo vale para o estado da técnica: a possibilidade de afastar um depósito anterior de patente da empresa nos termos de 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) depende da titularidade comum efetiva ou de uma obrigação exigível de cessão até a data pertinente, e não de a empresa ou o empregado ter sido nomeado como depositante.

A distinção se torna mais concreta quando o empregado deixa a empresa. O desligamento não apaga a inventoria, não extingue uma cessão válida nem necessariamente impede a continuidade da tramitação. Pode, contudo, expor cada etapa deixada na dependência da cooperação futura do inventor: uma declaração não assinada, uma cessão não formalizada, uma procuração outorgada pelo inventor, uma continuação com inventoria alterada, uma correção posterior ou provas de que uma obrigação de cessão existia na data efetiva de depósito.

Este artigo aborda pedidos não provisórios dos Estados Unidos sujeitos ao regime posterior ao AIA. Pedidos provisórios, pedidos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, pedidos na fase nacional, pedidos de patente de desenho industrial, pedidos de reemissão e pedidos regidos pela legislação anterior ao AIA podem apresentar questões adicionais.

II. Uma invenção, três papéis diferentes

Considere um cenário familiar. Um engenheiro da Acme desenvolve um novo sistema de controle no curso de um projeto de pesquisa que lhe foi atribuído. Uma demonstração pública está programada para a manhã seguinte, de modo que o advogado externo precisa depositar o pedido imediatamente. O pedido precisa identificar o engenheiro e quaisquer outros coinventores efetivos. O advogado precisa determinar separadamente se a Acme ou os inventores devem ser identificados como depositantes e se a Acme já é titular da invenção.

Essas são três investigações diferentes.

Um inventor é uma pessoa física que concebeu a matéria de pelo menos uma reivindicação. A Lei de Patentes define inventor como um “indivíduo”, e uma sociedade não pode ser nomeada como inventora. 35 U.S.C. §§ 100(f), 115(a); Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1211–13 (Fed. Cir. 2022). Um empregado não deixa de ser inventor porque foi remunerado para realizar pesquisa, utilizou equipamentos da empresa ou assinou uma cessão.

Um depositante é a pessoa que apresenta o pedido e atua como principal perante o USPTO. O depositante padrão é o inventor ou todos os coinventores, mas a lei e as regras permitem que determinados não inventores apresentem o pedido. 35 U.S.C. §§ 116, 118; 37 C.F.R. §§ 1.42, 1.45–1.46 (2026). Quando uma empresa deposita adequadamente nos termos da Rule 1.46, “depositante” se refere à empresa, e não ao inventor. 37 C.F.R. § 1.42(b) (2026).

Um cessionário é uma pessoa ou entidade que recebeu a titularidade por meio de uma cessão. Os direitos de patente são originariamente atribuídos ao inventor, e outra parte normalmente os obtém por uma transferência válida. Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. 776, 785–87 (2011); 35 U.S.C. § 261. Uma empresa pode, portanto, ser depositante sem ainda deter a titularidade jurídica se o inventor estiver sujeito a uma obrigação exigível de ceder. Em sentido inverso, um inventor pode permanecer como depositante mesmo após ceder a totalidade dos direitos à empresa.

A regra prática decorre dessa separação: uma indicação na seção de informações do depositante de uma folha de dados do pedido não é uma transferência, e registrar uma cessão não altera automaticamente o depositante. MPEP §§ 325, 605.01 (9ª ed., rev. 01.2024, novembro de 2024).

III. Quando o empregador pode apresentar o pedido como depositante

O § 118 e a Rule 1.46 reconhecem três vias para depósito por alguém que não seja o inventor. Primeiro, pode apresentar o pedido uma pessoa a quem o inventor já tenha cedido a invenção. Segundo, pode apresentá-lo uma pessoa a quem o inventor esteja obrigado a ceder. Terceiro, uma pessoa que demonstre de outra forma interesse patrimonial suficiente pode apresentar o pedido em nome do inventor e como seu agente após cumprir requisitos adicionais de petição. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a)–(b) (2026).

A segunda categoria é especialmente importante para invenções de empregados. Um contrato de trabalho pode exigir que o empregado ceda invenções dentro de um escopo definido. Essa obrigação pode permitir que o empregador deposite como depositante mesmo quando uma cessão separada e específica do pedido ainda não tiver sido assinada. Mas a elegibilidade do empregador para apresentar o pedido como beneficiário de uma obrigação de cessão não significa necessariamente que a titularidade jurídica já tenha sido transferida. A Rule 1.46 distingue deliberadamente um cessionário de uma pessoa a quem o inventor esteja obrigado a ceder. 37 C.F.R. § 1.46(a), (b)(1) (2026).

O desligamento ou a recusa de cooperação de um empregado não necessariamente impedem o depósito. Se a Acme já for titular da invenção ou detiver uma obrigação exigível de cessão, poderá depositar como depositante da Rule 1.46 sem obter a assinatura do empregado nos documentos de depósito. A ausência de uma declaração do inventor também não impede que um pedido de patente de invenção receba uma data de depósito. Com uma folha de dados do pedido em conformidade e a sobretaxa aplicável, a declaração ou uma declaração substitutiva permitida pode ser adiada até que o pedido esteja, nos demais aspectos, em condições de deferimento, mas em qualquer caso precisa ser apresentada no máximo até o pagamento da taxa de concessão. 35 U.S.C. §§ 111(a)(3), 115(f), 118; 37 C.F.R. §§ 1.16(f), 1.53(f)(3), 1.64 (2026); MPEP § 601.01(a).

Essa flexibilidade não é motivo para adiar o trabalho de titularidade. Depositar com base em uma obrigação de ceder preserva uma via para a tramitação, mas não converte uma promessa de cessão não cumprida em titularidade jurídica. Se o empregado ainda estiver disponível, a empresa normalmente deve obter a cessão específica do pedido e a declaração enquanto a cooperação ainda for rotineira.

Para um pedido depositado nos termos de 35 U.S.C. § 111, o depositante não inventor precisa ser identificado na seção de informações do depositante da folha de dados do pedido. 37 C.F.R. § 1.46(b) (2026). Se os documentos de depósito não identificarem a empresa como depositante da Rule 1.46, os autos poderão refletir inicialmente os inventores como depositantes. A empresa poderá posteriormente requerer tornar-se depositante, mas precisará apresentar uma folha de dados corrigida e estabelecer seu direito de agir nos termos das Rules 3.71 e 3.73. 37 C.F.R. §§ 1.46(c)(2), 3.71, 3.73 (2026); MPEP §§ 325, 605.01.

O empregador também precisa deter ou ter direito à totalidade dos direitos para ser o único depositante. Suponha que duas pessoas tenham inventado conjuntamente um sistema reivindicado, que um empregado da Acme tenha cedido à Acme e que um consultor externo não tenha cedido nem concordado em ceder. A Acme não pode resolver o problema do consultor simplesmente nomeando a si própria como única depositante. A Acme e o inventor não abrangido podem precisar apresentar o pedido conjuntamente, a menos que o interesse ausente seja antes consolidado. MPEP § 605.01. O problema subjacente de titularidade tem consequências porque, na ausência de cessão, cada coinventor geralmente detém uma participação indivisa e pode explorar ou licenciar a patente sem o consentimento dos demais titulares. Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460, 1466–68 (Fed. Cir. 1998).

IV. Depósito com o empregado-inventor como depositante

Depositar com o empregado-inventor como depositante é juridicamente permitido mesmo que o empregado tenha cedido, ou deva ceder, a invenção ao empregador. Os empregados-depositantes assinam a procuração, e cada inventor efetivo assina o juramento ou declaração exigido, a menos que uma declaração substitutiva esteja disponível. Quando há múltiplas partes depositantes, cada depositante geralmente precisa assinar uma procuração com a mesma nomeação de representante. 37 C.F.R. § 1.32(b)(4) (2026); MPEP § 402.

Essa via pode ser útil quando um prazo de depósito chega antes de a situação de titularidade ter sido inteiramente investigada. Ela evita fazer uma afirmação prematura de que determinada empresa é a cessionária adequada ou beneficiária da obrigação de cessão. A mesma cautela pode ser apropriada para uma invenção concebida antes da constituição da sociedade, uma equipe mista de empregados e consultores, uma invenção realizada durante uma reestruturação societária ou uma situação em que o contrato de trabalho nomeie uma entidade diferente daquela que solicita o depósito.

Nomear os inventores como depositantes não impede que o empregador obtenha e registre separadamente uma cessão. Também não impede que a patente seja concedida em nome do empregador se a cessão aplicável tiver sido registrada e o requerimento exigido for feito. 35 U.S.C. § 152; 37 C.F.R. § 3.81(a) (2026). Em outras palavras, a condição de inventor-depositante não é uma declaração de que o inventor continuará sendo o titular.

A principal desvantagem é a governança. Os depositantes são os principais que constituem o representante e controlam a tramitação perante o USPTO. O desligamento de um empregado não extingue automaticamente uma procuração existente assinada pelo inventor, de modo que o advogado pode conseguir continuar a tramitação ordinária enquanto essa autoridade permanecer eficaz. A vulnerabilidade aparece quando o empregador deseja substituir o advogado, revogar a procuração existente ou agir de outra forma como principal. Registrar uma cessão não substitui automaticamente os inventores-depositantes nem revoga sua procuração. O cessionário precisa estabelecer sua titularidade e tornar-se depositante antes de conduzir a tramitação com exclusão dos depositantes anteriores. 37 C.F.R. §§ 1.36(a), 1.46(c)(2), 3.71(a), 3.73 (2026); MPEP §§ 325, 402.

A prática de continuações pode expor a mesma fragilidade. Uma procuração do pedido original pode ter efeito em um pedido de continuação se a cópia exigida for apresentada, mas não quando a procuração tiver sido outorgada pelo inventor e a continuação nomear um inventor que não constava do pedido original. Acrescentar um inventor a um pedido pendente também pode resultar na perda de eficácia de uma procuração outorgada pelos inventores, a menos que o inventor acrescentado forneça uma procuração compatível. 37 C.F.R. § 1.32(d)–(e) (2026); MPEP § 402.02(a). Um ex-empregado indisponível ou hostil pode, portanto, transformar o que seria uma única assinatura corporativa em um procedimento de alteração de depositante e uma demonstração separada da cadeia de titularidade.

A condição de depositante também determina quem pode assinar uma declaração substitutiva. Se os inventores forem os depositantes, os coinventores-depositantes restantes poderão assinar em relação a um coinventor que se recuse a prestar o juramento ou não possa ser localizado ou contatado, mas um inventor-depositante único não pode assinar uma declaração substitutiva para si mesmo. Um inventor falecido ou legalmente incapaz normalmente precisa ser representado pelas vias especificadas na Rule 1.43 ou por um depositante não inventor adequado; os coinventores restantes não se tornam representantes legais desse inventor. 37 C.F.R. §§ 1.43, 1.45(a), 1.64(a) (2026); MPEP §§ 409.01(a), 409.02, 604.

A dificuldade é maior se o empregador detiver apenas uma promessa futura de cessão, em vez da titularidade atual. Uma alteração posterior do depositante, do inventor para o empregador, exige o cumprimento das Rules 3.71 e 3.73, incluindo uma demonstração de titularidade. 37 C.F.R. §§ 1.46(c)(2), 3.71, 3.73(c) (2026); MPEP § 325. Nomear o empregador como depositante original da Rule 1.46 com base em obrigação exigível pode evitar esse obstáculo processual posterior, embora ainda não transfira a titularidade.

V. Depósito com o empregador como depositante

Quando o direito do empregador estiver claro, nomeá-lo como depositante normalmente produz uma estrutura de tramitação mais simples. A empresa é identificada como depositante da Rule 1.46 na folha de dados do pedido, e um representante corporativo autorizado assina a procuração. A empresa pode então dirigir a tramitação, gerenciar continuações e divisionais e substituir o advogado sem obter novas procurações de cada inventor. 37 C.F.R. §§ 1.32, 1.46, 3.71 (2026); MPEP § 402.

Essa estrutura também proporciona continuidade quando os empregados saem da empresa ou deixam de cooperar. Como a empresa é a depositante, um representante corporativo autorizado pode constituir ou substituir o advogado responsável pela tramitação sem uma nova procuração do ex-empregado. Se um inventor não tiver assinado o juramento ou declaração, o empregador-depositante poderá assinar uma declaração substitutiva quando o inventor tiver falecido, for legalmente incapaz, tiver se recusado a assinar a declaração ou não puder ser localizado ou contatado após esforços diligentes. 35 U.S.C. § 115(d); 37 C.F.R. § 1.64(a) (2026).

O desligamento, isoladamente, não é um desses fundamentos. Um ex-empregado que possa ser contatado e não tenha recusado normalmente deve ser solicitado a revisar o pedido e assinar a declaração. Se o empregado recusar, os autos devem preservar a solicitação e a recusa. Se o empregado não puder ser localizado ou contatado, os autos devem documentar os meios razoáveis utilizados nos esforços diligentes. Embora as provas normalmente não sejam apresentadas com a declaração substitutiva, o USPTO orienta os depositantes a guardar provas das tentativas de obter a assinatura do inventor. A pessoa que assina a declaração precisa revisar e compreender o pedido, incluindo as reivindicações, e estar ciente do dever de divulgação. Para um depositante pessoa jurídica, o signatário precisa ter autoridade para agir pela empresa; uma procuração para tramitação, isoladamente, não autoriza o advogado externo a assinar a declaração substitutiva. 37 C.F.R. § 1.64(b)–(c) (2026); MPEP § 604.

Se um inventor que não havia assinado posteriormente aderir por meio da apresentação de uma declaração, esse ato não lhe dará autoridade para outorgar ou revogar a procuração em um pedido da Rule 1.46. 37 C.F.R. § 1.64(f) (2026); MPEP §§ 402.02(a), 604. Nomear o cessionário da totalidade dos direitos como depositante original pode oferecer outro benefício posterior: esse cessionário pode assinar o juramento de reemissão até mesmo em uma reemissão ampliativa quando o pedido original tiver sido depositado nos termos da Rule 1.46 pelo cessionário da totalidade dos direitos. 37 C.F.R. § 1.175(c)(2) (2026); MPEP § 1410.

A condição de empregador-depositante, contudo, cria seus próprios riscos. O advogado precisa identificar a pessoa jurídica correta. Uma controladora, uma subsidiária empregadora, uma empresa detentora de propriedade intelectual e uma marca comercial não são intercambiáveis. Os documentos pertinentes podem ceder invenções a uma entidade, enquanto as instruções de depósito nomeiam outra. Uma incorporação, transformação ou transferência de ativos também pode ter transferido alguns pedidos, mas não outros.

A indicação do depositante não pode sanar esses defeitos. Nomear Acme Holdings Inc. na folha de dados do pedido não transfere uma invenção pertencente a um empregado ou sujeita a obrigação de cessão à Acme Research LLC. Também não supre uma cessão ausente de um consultor. No máximo, a indicação afirma que a entidade identificada possui um dos fundamentos reconhecidos pela Rule 1.46. A análise de titularidade ainda precisa ser concluída de forma independente.

VI. O vínculo de emprego, por si só, não transfere a titularidade da patente

O ponto substantivo mais importante também é o mais frequentemente ignorado: um empregador não é automaticamente titular de toda invenção criada por um empregado. A Suprema Corte tem reiteradamente tratado o inventor como titular original, a menos que um acordo ou uma doutrina restrita de common law disponha de outra forma. Stanford, 563 U.S. em 785–87; United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187–89 (1933).

Um acordo expresso e escrito de cessão de invenções é, portanto, o ponto de partida mais confiável. O acordo deve ser revisado quanto a escopo, lei aplicável, datas de vigência, invenções excluídas, disposições posteriores ao emprego, obrigações de cooperação e identidade jurídica do destinatário. O advogado também deve determinar se ele efetua uma transferência presente ou apenas cria um dever contratual futuro.

Decisões do Federal Circuit distinguiram a linguagem que cede no presente invenções futuras, como “cede neste ato” (“hereby assigns”), da linguagem que promete que o empregado “cederá” (“will assign”) ou “concorda em ceder” (“agrees to assign”) no futuro. Uma cessão presente pode operar automaticamente quando a invenção abrangida passa a existir, enquanto uma promessa de ceder pode exigir uma transferência posterior para transmitir a titularidade jurídica. FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568, 1572–73 (Fed. Cir. 1991); Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832, 841–42 (Fed. Cir. 2009), aff’d, 563 U.S. 776 (2011). As palavras, contudo, não devem ser avaliadas isoladamente; o acordo precisa ser interpretado como um todo segundo a lei aplicável. Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc., 7 F.4th 1148, 1152, 1154, 1156–57 (Fed. Cir. 2021).

A controvérsia Stanford ilustra o que está em jogo. O acordo de Stanford afirmava que o pesquisador “concordava em ceder” (“agree[d] to assign”) invenções à universidade, enquanto um acordo posterior com a Cetus afirmava que ele “cederá e cede neste ato” (“will assign and do[es] hereby assign”) seus direitos à Cetus. O Federal Circuit concluiu que a segunda redação efetivava uma cessão presente com prioridade sobre a cessão posteriormente obtida por Stanford. Stanford, 583 F.3d em 837, 841–42. A Suprema Corte confirmou a decisão quanto à questão Bayh-Dole, mas expressamente não revisou a interpretação desses acordos pelo Federal Circuit. Stanford, 563 U.S. em 784 n.2. O fato de Stanford ter conduzido a tramitação das patentes não reparou a cadeia de titularidade.

As doutrinas de common law oferecem proteção mais restrita. Um empregado especificamente contratado para resolver um problema definido ou exercer faculdades inventivas pode ter o dever de ceder a invenção resultante. Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52, 58–60 (1924). O emprego genérico em uma função de engenharia ou pesquisa, contudo, não necessariamente estabelece que o empregado foi “contratado para inventar” a matéria específica. Dubilier, 289 U.S. em 187–90. Quando um empregado inventa utilizando tempo ou recursos do empregador, mas retém a titularidade, o empregador pode obter apenas um direito não exclusivo de uso, denominado “shop right”, para explorar a invenção. Id. em 188–89. Um shop right não é titularidade e não deve ser tratado como fundamento rotineiro para nomear o empregador como único cessionário-depositante ou invocar o § 102(b)(2)(C). O advogado de patentes tampouco deve importar a doutrina de “work made for hire” do direito autoral para a análise de titularidade de patentes.

A legislação estadual pode limitar adicionalmente as disposições sobre invenções de empregados. A Califórnia, por exemplo, exclui certas invenções desenvolvidas inteiramente no tempo pessoal do empregado sem determinados recursos do empregador, sujeitas a exceções legais. Cal. Lab. Code § 2870(a) (West 2026). O Federal Circuit também recusou a execução de uma disposição excessivamente ampla que exigia a cessão de invenções posteriores ao emprego abrangidas pela proibição californiana de restrições ao comércio. Whitewater West Indus., Ltd. v. Alleshouse, 981 F.3d 1045, 1051–57 (Fed. Cir. 2020). Outros estados adotaram suas próprias limitações. A validade e o escopo da obrigação de um empregado exigem, portanto, uma análise específica da legislação estadual e dos fatos, em vez de uma suposição baseada no cargo.

VII. A declaração do inventor não é uma cessão

Mesmo quando o empregador é o depositante, os inventores efetivos normalmente precisam assinar um juramento ou declaração afirmando que se consideram o inventor original ou coinventor da invenção reivindicada e autorizando o pedido. 35 U.S.C. § 115(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.63(a) (2026). A Rule 1.46 preserva expressamente esse requisito para pedidos depositados por um cessionário ou beneficiário de obrigação de cessão. 37 C.F.R. § 1.46(d) (2026).

A declaração não transfere a titularidade. Ela trata da inventoria e das afirmações legais do inventor. Uma cessão trata da titularidade. As duas funções podem ser combinadas em um único instrumento se o documento incluir as afirmações exigidas da declaração e satisfizer, nos demais aspectos, as regras aplicáveis, mas as funções jurídicas permanecem distintas. 35 U.S.C. § 115(e); 37 C.F.R. § 1.63(e) (2026).

Da mesma forma, uma declaração substitutiva não é simplesmente uma alternativa conveniente sempre que obter a assinatura de um inventor demora. Ela está disponível somente por fundamentos especificados, incluindo morte, incapacidade legal, recusa ou impossibilidade de localizar ou contatar o inventor após esforços diligentes. 35 U.S.C. § 115(d); 37 C.F.R. § 1.64(a) (2026). O histórico do depósito deve documentar o fundamento aplicável, especialmente quando a recusa ou os esforços diligentes possam ser questionados posteriormente.

A recusa relevante é a recusa em assinar o juramento ou declaração do inventor. A recusa de um ex-empregado em assinar uma cessão, auxiliar em depósitos estrangeiros, responder a perguntas técnicas ou prestar depoimento não autoriza, por si só, uma declaração substitutiva, a menos que uma das condições enunciadas na Rule 1.64 também exista. A declaração substitutiva supre o juramento ou declaração ausente; não transfere a titularidade nem impõe cooperação mais ampla.

A obtenção da declaração deve, portanto, ser tratada como parte do depósito ou do desligamento do empregado, em vez de ser adiada indefinidamente. O empregado precisa ter revisado e compreendido o pedido, incluindo as reivindicações, antes de assinar, de modo que o advogado não deve buscar uma declaração genérica desvinculada de um pedido identificável. 37 C.F.R. § 1.63(c) (2026). Contudo, depois que uma declaração em conformidade tiver sido assinada e apresentada, o USPTO geralmente não pode exigir que o inventor repita uma afirmação equivalente para o mesmo pedido ou a patente resultante apenas porque as reivindicações mudaram posteriormente. 35 U.S.C. § 115(h)(2).

A prática adequada é, portanto, uma conclusão em duas frentes. A frente de tramitação trata da inventoria, identificação do depositante, folha de dados do pedido, procuração e declarações dos inventores ou declarações substitutivas. A frente de titularidade trata do contrato de trabalho, cessões específicas dos pedidos, direitos de todos os coinventores, cessionário corporativo correto, registro, direitos estrangeiros, cobertura de continuações e alterações posteriores de titularidade. Concluir uma frente não conclui a outra.

VIII. Quando o inventor sai da empresa, não pode ser contatado ou se recusa a cooperar

Nem todo problema com um inventor desligado é igual. Um ex-empregado pode continuar acessível e cooperativo, pode estar efetivamente indisponível após esforços diligentes ou pode contestar ativamente os direitos da empresa. As regras de depósito tratam de recusa e indisponibilidade efetivas, não de simples inconveniência. O portfólio mais seguro, portanto, é aquele que não depende de caracterizar um desligamento difícil como substituto legal de um trabalho que poderia ter sido concluído antes.

A. A autoridade para conduzir a tramitação e a titularidade podem divergir

A condição de empregador-depositante é mais valiosa como mecanismo de continuidade quando a titularidade ainda não está plenamente documentada. O § 118 e a Rule 1.46 permitem que uma pessoa detentora de obrigação exigível de cessão apresente o pedido, mesmo que uma transferência separada ainda não tenha transmitido a titularidade jurídica. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a) (2026). Em contrapartida, um empregador que tenha permitido que o inventor permanecesse como depositante e depois queira assumir o controle nos termos das Rules 3.71 e 3.73 geralmente precisa estabelecer a titularidade. Se o contrato de trabalho apenas prometer uma cessão futura e o ex-empregado se recusar a assiná-la, a empresa poderá precisar exigir judicialmente o cumprimento do contrato antes de conseguir completar a cadeia de titularidade ou atuar como única cessionária-depositante.

A distinção entre transferência presente e promessa de transferência se torna especialmente importante após o desligamento. Uma redação que efetue cessão presente pode transferir automaticamente os direitos abrangidos quando a invenção passa a existir; uma redação que afirme que os direitos “serão cedidos” normalmente não o faz. Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1580–81 (Fed. Cir. 1991); FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568, 1572–73 (Fed. Cir. 1991). Uma controvérsia instrutiva anterior ao AIA mostra as duas frentes na prática: a universidade conseguiu promover depósitos de patentes sem a cooperação do inventor, mas precisou litigar separadamente para exigir a cessão prometida. Univ. of W. Va. Bd. of Trs. v. VanVoorhies, 278 F.3d 1288, 1292–99 (Fed. Cir. 2002). O procedimento moderno de declaração substitutiva é diferente, mas a lição permanece: a capacidade de conduzir a tramitação sem a assinatura de um inventor não equivale à titularidade.

B. Continuações e correções de inventoria

Um ex-empregado não necessariamente precisa assinar uma nova declaração para toda continuação ou divisional. Um juramento, declaração ou declaração substitutiva em conformidade do pedido original pode ser utilizado em um pedido de continuação se tiver sido assinado e apresentado no pedido original e a cópia exigida for apresentada na continuação. 37 C.F.R. § 1.63(d)(1) (2026); MPEP § 602.05(a). Contudo, um inventor recém-acrescentado que não tenha assinado uma declaração em conformidade no pedido original precisa fornecer um juramento ou declaração ou ser abrangido por uma declaração substitutiva adequada. 37 C.F.R. §§ 1.48(b), 1.63(d)(3) (2026).

As alterações de reivindicações podem mudar a inventoria durante a tramitação. Um pedido pendente pode ser corrigido nos termos de 35 U.S.C. § 116 e da Rule 1.48 mediante requerimento, folha de dados do pedido corrigida e taxa aplicável. Esse procedimento normalmente não exige que todo inventor originalmente nomeado aprove a correção, embora um inventor recém-acrescentado precise satisfazer o requisito de juramento ou declaração substitutiva. 37 C.F.R. § 1.48(a)–(c) (2026); MPEP § 602.01(c)(1). Corrigir a inventoria não consolida, por si só, a titularidade. Se um ex-empregado acrescentado tiver retido direitos, essa pessoa poderá manter uma participação indivisa apesar da condição da empresa como depositante. Veja Stanford, 563 U.S. em 785–87; Ethicon, 135 F.3d em 1460.

O problema se torna menos tolerante após a concessão. A correção administrativa nos termos do § 256 e da Rule 1.324 exige declarações dos inventores afetados e concordância dos cessionários pertinentes. Um ex-empregado não cooperativo pode, portanto, impedir a correção consensual perante o USPTO, deixando a correção judicialmente determinada nos termos do § 256(b) como uma via potencialmente mais cara. 35 U.S.C. § 256(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.324(b) (2026); MPEP § 1481.02. A inventoria deve ser reexaminada antes do deferimento, especialmente quando as reivindicações tiverem sido materialmente emendadas após o depósito original.

C. Preserve as provas antes de perder a cooperação

Um inventor indisponível não invalida automaticamente uma patente nem impede a continuidade da tramitação. O problema mais comum é probatório. Controvérsias posteriores podem exigir provas da concepção, da contribuição para reivindicações específicas, do escopo e do momento de uma obrigação de cessão, da origem de uma divulgação ou do direito da empresa de se apoiar em uma declaração do inventor. Contestações de inventoria exigem prova rigorosa, e o depoimento de um alegado coinventor normalmente precisa ser corroborado. BearBox LLC v. Lancium LLC, 125 F.4th 1101, 1117–19 (Fed. Cir. 2025). Divulgações contemporâneas de invenção, cadernos, registros de projeto, repositórios de código-fonte, e-mails, informações de testemunhas, contratos assinados e memorandos de mapeamento de reivindicações podem, portanto, ser mais confiáveis do que tentar reconstruir os fatos depois que uma relação se deteriora.

A comunicação de desligamento deve desencadear uma revisão de patentes. A empresa deve inventariar as divulgações de invenção e famílias de patentes do empregado, identificar declarações e cessões pendentes, confirmar os registros de depositante e procuração, preservar informações atualizadas de contato, determinar se reivindicações ou continuações planejadas podem alterar a inventoria e registrar os documentos necessários para estabelecer a cadeia corporativa pertinente. O objetivo não é retirar o ex-empregado dos autos. É impedir que a autoridade para conduzir a tramitação, a titularidade e as provas históricas dependam da cooperação voluntária após o fim do emprego.

IX. Condição de depositante e disponibilidade do estado da técnica

A distinção entre inventor, depositante e titular também importa quando depósitos anteriores de patente de uma empresa são citados contra um pedido posterior. O princípio determinante é direto: a indicação do depositante não altera, por si só, o universo do estado da técnica.

A. O § 102(a)(2) considera a inventoria, não a identidade do depositante

O § 102(a)(2) trata de determinadas patentes dos Estados Unidos, publicações de pedidos de patente dos Estados Unidos e publicações da OMPI que atendam aos requisitos, que tenham sido efetivamente depositadas antes da data efetiva de depósito da invenção reivindicada e “nomeiem outro inventor”. 35 U.S.C. § 102(a)(2), (d). A investigação diz respeito ao inventor ou conjunto de inventores, não ao depositante nomeado na folha de dados do pedido.

Um documento de patente anterior que nomeie exatamente o mesmo inventor ou conjunto de inventores normalmente não satisfaz o requisito de “nomear outro inventor”. Contudo, se mesmo um único inventor for diferente, os conjuntos inventivos serão diferentes e o documento anterior poderá potencialmente se qualificar nos termos do § 102(a)(2), sujeito às exceções legais. MPEP § 2154.01(c). Alterar o depositante do pedido posterior do empregado para o empregador não modifica essa análise porque não muda a inventoria.

B. A exceção de titularidade comum ou obrigação de cessão

O § 102(b)(2)(C) afasta uma divulgação que, de outra forma, se qualificaria nos termos do § 102(a)(2) quando a matéria divulgada e a invenção reivindicada, no máximo até a data efetiva de depósito da invenção reivindicada, pertenciam à mesma pessoa ou estavam sujeitas a uma obrigação de cessão à mesma pessoa. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Quando corretamente invocada, a exceção impede que a matéria afetada sustente tanto uma rejeição por antecipação nos termos do § 102 quanto uma rejeição por obviedade nos termos do § 103. MPEP §§ 717.02(b), 2154.02(c).

Os fatos operativos são a titularidade histórica e as obrigações exigíveis de cessão. Se os empregados permanecerem como depositantes, mas ambas as invenções pertencessem à Acme ou estivessem sujeitas a obrigações exigíveis de cessão à Acme até a data pertinente, o § 102(b)(2)(C) poderá se aplicar. Se a Acme for nomeada depositante, mas não detivesse os direitos pertinentes e não possuísse uma obrigação válida de cessão até essa data, o rótulo de depositante não cria a exceção.

Esse ponto também explica por que as investigações da Rule 1.46 e do § 102(b)(2)(C) podem se sobrepor sem se tornarem idênticas. Um contrato de trabalho que crie uma obrigação de ceder pode tanto autorizar o empregador a depositar como depositante quanto sustentar a exceção ao estado da técnica. Mas nem a folha de dados do pedido nem a condição de depositante baseada apenas em “interesse patrimonial suficiente” estabelecem titularidade comum ou obrigação de ceder no sentido do § 102(b)(2)(C).

C. O momento pode ser decisivo

A titularidade ou obrigação exigível precisa existir no máximo até a data efetiva de depósito da invenção reivindicada. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Como a data efetiva de depósito é específica de cada reivindicação, a data pertinente pode ser a do depósito de um pedido provisório ou de outro pedido de prioridade que sustente a reivindicação. Veja 35 U.S.C. § 100(i).

Uma cessão confirmatória assinada posteriormente não é necessariamente fatal se uma obrigação vinculante já existia na data efetiva de depósito. Em sentido inverso, uma cessão posterior ao depósito não pode criar retroativamente a exceção quando nenhuma titularidade ou obrigação qualificada existia no momento crítico. Uma afirmação atual de que os pedidos agora têm titularidade comum é insuficiente. Tampouco basta uma expectativa moral ou de outra forma inexigível de ceder. MPEP § 717.02(a).

Essa regra temporal deve afetar o recebimento e a avaliação de portfólios. O advogado que avalia uma referência interna do § 102(a)(2) deve identificar a data efetiva de depósito de cada reivindicação afetada, as datas e o escopo dos contratos dos empregados, a entidade à qual cada invenção foi cedida ou estava sujeita a cessão e se alguma cessão específica do pedido apenas confirmou um dever preexistente ou criou pela primeira vez a obrigação relevante.

O desligamento posterior de um empregado não altera a existência de uma obrigação qualificada de cessão na data efetiva de depósito, mas pode dificultar a prova dos fatos históricos. A empresa deve preservar o contrato de trabalho assinado e suas alterações, suas datas de vigência, as datas de emprego do empregado, divulgações de invenções, cessões específicas dos pedidos e quaisquer documentos de incorporação ou sucessão que conectem o destinatário nomeado ao titular atual. Uma cessão confirmatória posterior pode evidenciar uma obrigação anterior; não pode criá-la retroativamente. MPEP § 717.02(a). O registro, portanto, não deve depender da obtenção de uma declaração de um ex-empregado depois que surgir uma rejeição do § 102(a)(2).

D. A titularidade comum precisa ser integral e corretamente alinhada

O USPTO trata a titularidade comum como titularidade integral da matéria utilizada e titularidade integral da invenção reivindicada pela mesma pessoa ou pelo mesmo grupo de titulares. Uma titularidade inferior a 100 por cento geralmente não se qualifica. MPEP § 717.02(a).

Esse requisito cria armadilhas corporativas recorrentes. Uma referência anterior pertencente à controladora e uma invenção posterior pertencente à subsidiária não têm titularidade comum apenas porque as empresas são afiliadas. Subsidiárias diferentes também são pessoas jurídicas diferentes. Um consultor não abrangido ou um coinventor de universidade pode impedir o alinhamento dos direitos. Uma licença normalmente não cria titularidade comum quando o licenciante retém os direitos básicos de titularidade. Id. Contudo, somente a matéria efetivamente utilizada na rejeição precisa satisfazer a exceção; outras divulgações da mesma referência podem permanecer disponíveis.

E. A exceção é poderosa, mas restrita

O § 102(b)(2)(C) aplica-se apenas ao estado da técnica do § 102(a)(2). Ele não está limitado por um período de graça de um ano, mas não afasta um documento que se qualifique independentemente como estado da técnica nos termos do § 102(a)(1). MPEP § 2154.02(c). Se uma patente ou pedido anterior da empresa estava publicamente disponível antes da data efetiva de depósito da reivindicação posterior, sua publicação ou concessão pode continuar sendo estado da técnica nos termos do § 102(a)(1), apesar da titularidade comum.

A exceção também não elimina o duplo patenteamento legal ou do tipo obviedade baseado nas reivindicações do documento de patente anterior. O documento pode permanecer relevante como prova de suficiência descritiva, inerência ou nível da técnica, mesmo quando não puder ser utilizado como estado da técnica nos termos dos §§ 102 ou 103. MPEP §§ 717.02(b), 2154.02(c).

F. Invocação da exceção no USPTO

A exceção normalmente é invocada por uma afirmação clara e destacada de que a matéria utilizada e a invenção reivindicada pertenciam à mesma pessoa ou estavam sujeitas a uma obrigação de cessão à mesma pessoa no máximo até a data efetiva de depósito. 37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i) (2026); MPEP § 717.02(a). Um profissional autorizado pela Rule 1.33(b) pode assinar a afirmação mesmo quando os inventores permanecem como depositantes. Assim, a condição de empregador-depositante não é exigida para apresentar a exceção.

A afirmação é exigida mesmo quando as cessões já foram registradas. Contratos, cessões, declarações ou decisões judiciais comprobatórios normalmente não precisam acompanhar a afirmação, a menos que provas independentes criem uma dúvida relevante. MPEP § 717.02(a)–(b). Ainda assim, o advogado deve confirmar e preservar a base factual antes de fazer a afirmação, especialmente quando o inventor pertinente já tiver saído da empresa e possa não ajudar posteriormente. A condição de empregador-depositante, uma cessão posterior à data crítica ou a titularidade comum apenas no momento da resposta não estabelecem o fato histórico exigido pelo § 102(b)(2)(C). Essa apresentação não deve ser confundida com uma declaração da Rule 1.130, que implementa principalmente as exceções de origem no inventor e de divulgação pública anterior previstas no § 102(b)(1)(A)–(B) e no § 102(b)(2)(A)–(B). Veja 37 C.F.R. § 1.130 (2026); MPEP §§ 717.01, 717.02.

O § 102(c) oferece uma via separada para determinados trabalhos realizados nos termos de um acordo escrito de pesquisa conjunta que atenda aos requisitos. O acordo precisa estar em vigor na data efetiva de depósito ou antes dela, a invenção reivindicada precisa ter resultado de atividades dentro de seu escopo e o pedido precisa identificar as partes ou ser emendado para identificá-las. 35 U.S.C. §§ 100(h), 102(c); 37 C.F.R. §§ 1.71(g), 1.104(c)(4)(ii) (2026). Mais uma vez, a identidade do depositante não é o fato determinante.

Há um efeito processual limitado que merece registro. Quando dois pedidos simultaneamente pendentes têm depositante comum, inventor comum ou cessionário comum, o USPTO pode formular uma rejeição provisória do § 102(a)(2) ou do § 103 com base no pedido anterior, ainda não publicado. MPEP § 2154.01(d). Nomear o empregador como depositante em ambos os pedidos pode tornar essa relação aparente mais cedo. Isso pode afetar o momento em que surge a rejeição provisória, mas não muda a situação legal final da referência após o § 102(b)(2)(C) ser adequadamente invocado.

X. A documentação de titularidade e a indicação do depositante são frentes paralelas

Uma empresa não deve escolher entre documentos corretos de depositante e documentos corretos de titularidade. Precisa de ambos. O processo de tramitação deve identificar os inventores corretos e o depositante juridicamente justificável, incluir uma procuração eficaz e conter as declarações ou declarações substitutivas exigidas. O arquivo de titularidade deve estabelecer a cadeia de cada inventor até a entidade pretendida.

Para invenções de empregados, esse arquivo de titularidade normalmente deve incluir o contrato de trabalho aplicável e uma cessão específica do pedido. O documento específico do pedido pode confirmar a família de patentes, os direitos estrangeiros, a cobertura de continuações e divisionais, o direito de reivindicar prioridade e o dever continuado do inventor de prestar assistência. Também fornece um registro claro para diligência, mesmo quando uma cláusula de cessão presente possivelmente tenha transferido direitos de forma automática.

O momento da formalização desses documentos é operacionalmente importante. Uma cláusula de cooperação pode proporcionar um remédio contratual caso um ex-empregado se recuse a assinar, mas sua execução pode acrescentar atraso e despesa. O caminho mais confiável é obter uma cessão presente e específica do pedido enquanto o empregado permanecer disponível e redigi-la para abranger expressamente o pedido, seus direitos de prioridade, continuações, divisionais, reemissões, correspondentes estrangeiros e outros membros pretendidos da família.

Pedidos de continuação em parte exigem atenção especial. Uma cessão associada a um pedido original geralmente se estende a uma continuação ou divisional quanto à matéria comum, mas não transfere automaticamente direitos sobre matéria nova divulgada pela primeira vez em uma continuação em parte. MPEP § 306. O registro separado em relação a um pedido derivado também produz uma cadeia pública mais clara. Nomear o empregador como depositante pode simplificar a tramitação e a concessão, mas não substitui uma transferência ampla o suficiente para alcançar a matéria do pedido derivado.

As cessões devem ser registradas prontamente. O § 261 exige que as cessões sejam escritas e pode subordinar uma cessão não registrada a um comprador ou credor hipotecário posterior que tenha dado valor sem conhecimento da cessão, a menos que esta seja registrada em até três meses ou antes da transação posterior. 35 U.S.C. § 261. O registro no USPTO é uma prática importante de publicidade e de cadeia de titularidade, mas é um ato administrativo e não decide se o documento subjacente é válido. 37 C.F.R. § 3.54 (2026); MPEP § 317.03.

A ausência de documentos de ex-empregados se torna especialmente relevante nas diligências de financiamento, aquisição, licenciamento e exercício dos direitos. Se um inventor omitido tiver retido uma participação na titularidade, esse cotitular normalmente poderá explorar ou licenciar a patente sem o consentimento da empresa e normalmente precisará integrar uma ação de infração. 35 U.S.C. § 262; Ethicon, 135 F.3d em 1460, 1467–68. A indicação do depositante e o registro no USPTO não sanam uma transferência defeituosa. Um portfólio cuja titularidade dependa de obter a assinatura de um ex-empregado hostil é, portanto, mais difícil de negociar e fazer valer, mesmo que a tramitação tenha continuado sem interrupção.

A mesma separação se aplica ao enquadramento para taxas. Um inventor não pode criar elegibilidade como pequena entidade permanecendo como depositante nomeado quando tiver cedido ou estiver obrigado a ceder direitos a uma entidade que não se qualifique. As determinações de pequena entidade e microentidade dependem dos direitos, licenças e obrigações de cessão efetivos, não do rótulo no campo do depositante. 37 C.F.R. §§ 1.27(a), 1.29 (2026); MPEP §§ 509.02, 509.04.

XI. O advogado também deve esclarecer quem é o cliente

Quando a empresa contrata o advogado responsável pela tramitação, mas os empregados são nomeados como depositantes, a contratação e as comunicações devem deixar claro quem o advogado representa. A condição do inventor como depositante não necessariamente o torna um cliente individual, mas os autos da tramitação podem gerar confusão se a distinção não for explicada.

O empregado deve compreender que a declaração do inventor, a cessão e a procuração têm funções diferentes. Se o empregado e o empregador divergirem sobre inventoria, titularidade, remuneração, escopo da cessão ou destinação de direitos, o advogado deve avaliar se os interesses passaram a divergir e se a continuidade da representação é permitida. Veja 37 C.F.R. § 11.107(a)–(b) (2026); Model Rules of Pro. Conduct r. 1.13(f) (Am. Bar Ass’n 2024).

XII. Conclusão

A escolha entre um empregado-inventor como depositante e um empregador-cessionário como depositante não é meramente cosmética. Ela determina quem dirige formalmente a tramitação e pode afetar materialmente a continuidade administrativa. Mas não muda quem inventou a matéria reivindicada, não transfere por si só a titularidade e não determina se um depósito anterior de patente é estado da técnica.

Quando o direito do empregador e sua identidade corporativa estiverem claros, nomeá-lo como depositante da Rule 1.46 geralmente fornece a estrutura mais simples. Ainda assim, a empresa deve obter e registrar cessões, preservar os contratos dos empregados que estabeleçam quaisquer obrigações preexistentes, confirmar que os direitos de todos os coinventores estão abrangidos e auditar a titularidade pertinente na data efetiva de depósito de cada reivindicação.

A indisponibilidade de um ex-empregado normalmente não compromete um portfólio que foi estruturado adequadamente enquanto a cooperação estava disponível. Com maior frequência, revela se a autoridade para conduzir a tramitação, a cobertura das cessões, os registros de inventoria e as provas históricas de titularidade foram assegurados antes de se tornarem controvertidos.

A formulação mais confiável, portanto, é simples: a inventoria identifica os seres humanos que conceberam a invenção reivindicada; a condição de depositante identifica quem atua perante o USPTO; a titularidade identifica quem detém os direitos; e o § 102(b)(2)(C) depende da titularidade ou de obrigações exigíveis de cessão, não do rótulo de depositante.

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