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Resumo executivo: Ex parte Chowdhury confirma que a adequação de alternativas como grupo Markush depende de sua unidade técnica no contexto da invenção reivindicada, e não de serem idênticas em todos os aspectos estruturais ou funcionais. O contexto determina o nível pertinente de análise, mas um resultado comum enunciado em alto grau de generalidade não pode, por si só, transformar uma lista arbitrária em um grupo adequado. Este artigo situa Chowdhury nas decisões dos tribunais predecessores que abordam semelhança estrutural, uso comum e substituibilidade, reconhecendo que a doutrina dos agrupamentos inadequados carece de fundamento legal expresso e que o Federal Circuit ainda não examinou de forma abrangente a estrutura contemporânea do MPEP do Escritório. Também examina a jurisprudência do Federal Circuit sobre as consequências práticas da redação Markush, incluindo interpretação de grupos fechados, seleção de múltiplos membros listados, componentes adicionais não listados, antecipação por uma alternativa listada, indefinição e estoppel decorrente do histórico de tramitação. Por fim, o artigo explica que um agrupamento adequado não estabelece descrição escrita nem suficiência descritiva nos termos do § 112(a) e oferece orientações práticas para definir a unidade técnica, declarar se misturas são pretendidas, avaliar cada membro listado frente ao estado da técnica e preservar um escopo de reivindicação comercialmente significativo.
Introdução
A reivindicação Markush comprime um conjunto de alternativas potencialmente difícil de manejar em uma única limitação. A formulação conhecida — “um membro selecionado do grupo consistindo em A, B e C” — aparece com maior frequência em reivindicações químicas, farmacêuticas, biotecnológicas e de materiais, mas sua utilidade não se limita a esses campos. Qualquer reivindicação que permita que um de vários componentes definidos desempenhe determinado papel pode apresentar o mesmo problema de redação.
Essa conveniência traz consequências doutrinárias. As alternativas precisam possuir unidade suficiente para formar um grupo adequado. A linguagem utilizada para introduzir o grupo pode fechar a limitação a alternativas não listadas. A menos que a reivindicação ou a prova intrínseca indique o contrário, o grupo pode excluir misturas dos membros listados. E, para fins de validade, a divulgação de apenas um membro no estado da técnica normalmente satisfaz toda a limitação alternativa.
Em Ex parte Chowdhury, Appeal No. 2025-002261 (P.T.A.B., 5 de fevereiro de 2026) (informativa), o Patent Trial and Appeal Board abordou a primeira dessas questões: quando alternativas tecnicamente diferentes constituem um grupo Markush adequado? A resposta do Colegiado foi enfaticamente contextual. Os microRNAs listados não precisavam desempenhar funções biológicas idênticas. Precisavam ser substituíveis para a função que exerciam nos métodos de tratamento reivindicados — servir como marcadores quantificáveis da exposição à radiação e da eficácia do tratamento.
O USPTO designou a decisão como informativa em 25 de agosto de 2026, após indicação de uma parte interessada. Embora informativa, e não precedente vinculante, essa designação torna a opinião especialmente útil como orientação de exame: o Escritório resumiu a decisão como estabelecendo que um grupo é adequado quando seus membros formam um subgênero e o relatório descritivo os descreve como desempenhando funções semelhantes no contexto da invenção. Veja USPTO, Following Stakeholder Nomination, USPTO Designates as Informative an Appeal Decision Addressing Markush Groupings (25 de agosto de 2026).
A decisão é significativa, mas não deve ser lida isoladamente. Chowdhury se apoia em decisões vinculantes do Court of Customs and Patent Appeals, especialmente In re Harnisch e In re Jones. Decisões modernas do Federal Circuit abordam o que ocorre depois de um depositante escolher a forma Markush: fechamento, misturas, ingredientes adicionais, antecipação, indefinição, infração e estoppel decorrente do histórico de tramitação. Lidas em conjunto, essas autoridades oferecem uma lição coerente. Um grupo Markush sólido exige unidade técnica definida no nível da invenção reivindicada, enquanto uma redação Markush sólida exige precisão sobre exatamente o que o grupo inclui e exclui.
A questão inicial: o grupo é adequado?
Uma reivindicação Markush convencional enuncia uma lista de alternativas, comumente introduzida por “selecionado do grupo consistindo em” (“selected from the group consisting of”). O MPEP § 2117 explica que um agrupamento inadequado pode existir quando os membros não apresentam uma semelhança estrutural única ou não compartilham um uso comum. Quando um grupo aparece como parte de uma combinação ou processo, as alternativas precisam ser substituíveis entre si com a expectativa de que o mesmo resultado pretendido seja alcançado.
A última parte do teste é fácil de enunciar, mas pode ser difícil de aplicar. Em que nível deve ser definido o resultado comum? Dois compostos podem comportar-se de maneiras diferentes em muitos aspectos e, ainda assim, atuar de forma intercambiável como solventes em uma reação reivindicada. Dois biomarcadores podem regular vias biológicas diferentes e, ainda assim, servir de forma intercambiável como indicadores da mesma condição. Dois fixadores mecânicos podem ter pouca semelhança estrutural e, mesmo assim, cada um desempenhar a função de fixação reivindicada.
A resposta não pode ser obtida comparando as alternativas em abstrato. Ela depende do papel que as alternativas desempenham na reivindicação. Como observou o Federal Circuit em Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp., as espécies de um grupo Markush são geralmente entendidas como “utilizáveis alternativamente para as finalidades da invenção”. 831 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2016). A comparação relevante, portanto, está vinculada à finalidade reivindicada, e não a todas as características que as alternativas possam possuir.
O contexto determina o nível relevante em que a unidade é avaliada; ele não dispensa a necessidade de uma classe tecnicamente fundamentada. Um resultado desejado comum, enunciado em nível suficientemente elevado de generalidade, não pode, isoladamente, converter uma enumeração arbitrária em um grupo Markush adequado.
Ex parte Chowdhury: miRNAs diferentes, uma única função reivindicada
O pedido em Chowdhury dizia respeito a métodos de avaliação e tratamento de danos induzidos por radiação. O relatório descritivo explicava que a exposição à irradiação de corpo inteiro produz alterações dependentes da dose nos níveis séricos de determinados microRNAs, ou miRNAs. Essas alterações se correlacionam com a exposição à radiação, o prognóstico e a eficácia de tratamentos destinados a reduzir lesões induzidas por radiação.
A reivindicação representativa 60 exigia medir um primeiro nível sérico de um ou mais miRNAs selecionados de uma lista fechada, administrar um tratamento, medir novamente os miRNAs e determinar, a partir de um aumento ou diminuição nos níveis de miRNAs especificados, se o tratamento havia sido eficaz. Dependendo dessa determinação, o método exigia administrar doses adicionais do primeiro tratamento ou administrar um tratamento diferente. Ex parte Chowdhury, Appeal No. 2025-002261, em 2-4.
O examinador rejeitou as reivindicações por agrupamento Markush inadequado. Cada miRNA tinha uma sequência de nucleotídeos diferente, argumentou o examinador, e o fato de todos os miRNAs compreenderem nucleotídeos não demonstrava a semelhança estrutural exigida. O examinador também concluiu que as alternativas não constituíam uma classe química reconhecida ou reconhecida na técnica porque o estado da técnica não mostrava que os miRNAs se comportavam da mesma maneira ou podiam ser substituídos com o mesmo resultado pretendido. Id. em 6-7.
O Colegiado reverteu a decisão. Sua observação central foi que o examinador havia avaliado a função errada. As reivindicações não eram dirigidas aos miRNAs como compostos isolados, nem os métodos reivindicados dependiam de cada miRNA desempenhar o mesmo papel regulatório. Nas reivindicações, os miRNAs funcionavam como marcadores. Sua propriedade comum relevante era que a exposição à radiação causava uma alteração mensurável em seus níveis séricos e que essa alteração podia ser utilizada para avaliar a exposição à radiação ou a eficácia do tratamento.
O relatório descritivo situava as alternativas nessa classe funcional comum. Identificava os miRNAs como responsivos à exposição à radiação, descrevia sua quantificação e associava aumentos ou diminuições de seus níveis à determinação de tratamento reivindicada. O examinador também reconheceu que os miRNAs reivindicados se correlacionavam com a exposição à radiação e que os miRNAs eram transcritos e processados da mesma forma. Com base nesses autos, o Colegiado considerou as alternativas suficientemente unificadas e substituíveis para a finalidade reivindicada. Id. em 8-10.
O Colegiado ilustrou o ponto com o exemplo da fralda descartável do MPEP. Adesivo sensível à pressão, material de fecho de contato, um botão de pressão e uma fivela são estruturalmente diferentes, mas cada um pode pertencer a uma classe reconhecida na técnica em uma reivindicação que exija um fecho reposicionável e que possa ser fechado novamente. O que unifica as alternativas não é uma semelhança próxima em todas as características físicas. É a expectativa de que cada uma desempenhe o mesmo papel na combinação reivindicada.
A analogia expõe a falha no raciocínio do examinador. Estudar a função biológica precisa de cada miRNA poderia importar para uma reivindicação dirigida à regulação gênica. Isso não resolvia se os miRNAs eram intercambiáveis como marcadores mensuráveis de resposta à radiação. Como a atividade individual do miRNA não era o mecanismo do qual dependia o método de tratamento reivindicado, as diferenças nessa atividade não invalidavam o grupo.
O Colegiado não aboliu os requisitos de semelhança estrutural e uso comum. Em vez disso, exigiu que esses requisitos fossem aplicados no nível correto. Os miRNAs continuavam sendo membros da mesma classe molecular geral, compartilhavam características básicas de estrutura e processamento e eram descritos como um subgênero definido por seu comportamento responsivo à radiação. Suas diferentes sequências de nucleotídeos não superavam essa unidade no contexto das reivindicações.
O ônus inicial do examinador continua importante
A decisão também reforça o ônus do examinador. Citando In re Oetiker, o Colegiado reiterou que o Escritório tem o ônus inicial de apresentar um caso prima facie de ausência de patenteabilidade. 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). Uma rejeição por agrupamento inadequado deve, portanto, fazer mais do que identificar diferenças entre as alternativas. Deve explicar por que as diferenças alegadas impedem os membros de compartilhar uma estrutura adequada, um uso comum ou a substituibilidade esperada na relação reivindicada.
Para os depositantes, essa distribuição do ônus é importante, mas não é motivo para deixar de desenvolver o registro técnico. Quando a substituibilidade não for aparente, o relatório descritivo deve identificar a função comum e a característica ou classificação reconhecida na técnica que vincula as alternativas. Literatura técnica, dados comparativos ou uma declaração podem ser apropriados se o examinador contestar a expectativa de que os membros do grupo atinjam o mesmo resultado reivindicado.
O fundamento nos tribunais predecessores — e seus limites
Embora Chowdhury seja uma decisão informativa do PTAB, sua análise se baseia em decisões vinculantes de tribunal predecessor. O Federal Circuit adotou os entendimentos do Court of Customs and Patent Appeals como precedentes vinculantes em South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369 (Fed. Cir. 1982) (en banc).
A principal autoridade é In re Harnisch, 631 F.2d 716 (C.C.P.A. 1980). As reivindicações em Harnisch enunciavam compostos de cumarina úteis como corantes, alguns dos quais também podiam ser utilizados como intermediários para produzir outros corantes. O tribunal considerou os compostos como um todo, identificou uma relação estrutural compartilhada relevante para o objetivo reivindicado e concluiu que pertenciam a um subgênero cientificamente coerente. Id. em 722-23. O tribunal descreveu essa relação como uma “unidade de invenção”, apoiando-se em In re Jones, 162 F.2d 479, 481-82 (C.C.P.A. 1947), no qual um núcleo tetralil compartilhado e uma função comum de regulação do crescimento vegetal sustentaram o agrupamento apesar das diferenças entre os compostos.
In re Driscoll, 562 F.2d 1245, 1249 (C.C.P.A. 1977), oferece uma formulação complementar: os membros do grupo devem ser utilizáveis alternativamente para as finalidades da invenção. Esse princípio acabou reaparecendo em Multilayer Stretch e na linguagem do MPEP aplicada pelo Colegiado em Chowdhury.
Esses casos não estabelecem que um resultado final comum, isoladamente, possa unir qualquer lista arbitrária. O grupo ainda exige uma base técnica fundamentada. Mas eles rejeitam uma abordagem que trate toda diferença entre as alternativas como desqualificante. A questão é se os membros formam uma classe coerente na relação reivindicada. Chowdhury aplica esse princípio à biotecnologia moderna: miRNAs com sequências diferentes e funções biológicas gerais diferentes ainda podem constituir uma classe adequada quando cada um é utilizado como marcador responsivo à radiação.
Duas outras decisões do CCPA ajudam a definir os limites processuais. In re Ruff, 256 F.2d 590, 598-99 (C.C.P.A. 1958), distinguiu equivalência efetiva de equivalência ensinada no estado da técnica. Provas de que alternativas são intercambiáveis podem sustentar o agrupamento de um depositante, mas não demonstram automaticamente que o estado da técnica ensinava essa equivalência para fins de rejeição da reivindicação. E In re Weber, 580 F.2d 455 (C.C.P.A. 1978), juntamente com In re Haas, 580 F.2d 461 (C.C.P.A. 1978), rejeitaram o uso de uma rejeição de reivindicação como substituto da prática de restrição apenas porque uma única reivindicação pudesse abranger múltiplas invenções.
Cabe uma ressalva doutrinária. Harnisch rejeitou a noção de uma “doutrina Markush” única e autônoma e descreveu um conjunto jurisprudencial em evolução, não inteiramente consistente. Ainda assim, decidiu que o Colegiado podia derivar regras de agrupamento inadequado dos casos, embora esse fundamento “não tenha uma base legal específica”. 631 F.2d em 719-21. Weber decidiu — e Haas aplicou — que o § 121 não pode, por si só, fornecer fundamento para rejeitar uma única reivindicação apenas porque ela abrange múltiplas invenções. Weber reservou expressamente a questão e devolveu para exame um fundamento distinto de agrupamento inadequado baseado na jurisprudência; Haas observou que nenhum fundamento separado desse tipo estava submetido à sua apreciação. Weber, 580 F.2d em 458-59; Haas, 580 F.2d em 464 & n.6. O atual MPEP § 2117 do Escritório fornece a estrutura de semelhança estrutural e uso comum que Chowdhury aplicou como rejeição de mérito sujeita a recurso. Chowdhury não resolve como o Federal Circuit trataria uma contestação moderna ao fundamento jurídico preciso, à aplicação ou aos limites externos dessa formulação.
Não parece haver decisão moderna e precedencial do Federal Circuit que reexamine diretamente a questão precisa da adequação do agrupamento decidida em Harnisch e Chowdhury. A maioria das decisões do Federal Circuit sobre Markush começa depois que essa etapa inicial foi superada. Elas perguntam o que um grupo Markush significa e quais consequências jurídicas decorrem de seu uso.
Fechamento: o preço de “consisting of”
O ponto de partida para a interpretação moderna de reivindicações é Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2003). A reivindicação exigia uma quantidade de um inibidor de ácido de Lewis “selecionado do grupo consistindo em” compostos especificados. O Federal Circuit tratou a linguagem Markush convencional como fechada. O grupo enunciado excluía alternativas não listadas e, na ausência de linguagem qualificadora, a referência a “um” membro selecionado do grupo fechado não abrangia uma mistura de múltiplos membros listados. Id. em 1280-81.
Abbott oferece uma lição direta de redação. Se dois ou mais membros listados forem pretendidos, a reivindicação deve dizê-lo — por exemplo, “pelo menos um membro selecionado de”, “um ou mais membros selecionados de” ou, quando misturas importarem, “e misturas destes”. Essas formulações abordam a seleção ou combinação de múltiplos membros listados; não permitem, por si sós, que uma espécie não listada sirva como o membro que satisfaz a limitação fechada. Se componentes adicionais não listados podem coexistir depende da linguagem circundante da reivindicação e do registro intrínseco. Veja Abbott, 334 F.3d em 1280-81; Amgen, 945 F.3d em 1378-80.
O contraste com Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005), é instrutivo. A reivindicação do aparelho de barbear em Gillette se referia a um “grupo de primeira, segunda e terceira lâminas”, mas não utilizava “consisting of” nem sinalizava de outra forma um grupo Markush fechado. O tribunal decidiu que a limitação não excluía uma quarta lâmina. Id. em 1371-73. Uma lista não é fechada apenas porque seus itens são agrupados; as palavras que introduzem a lista importam.
O Federal Circuit refinou Abbott em Multilayer Stretch. O tribunal separou duas presunções relacionadas. Primeiro, a linguagem Markush convencional produz uma presunção muito forte de que espécies não listadas estão excluídas de satisfazer a limitação. Superar essa presunção exige prova intrínseca que manifeste inequivocamente um significado diferente. Segundo, a presunção contra misturas de espécies listadas é mais fraca. A permissão de uma mistura de alternativas listadas pode depender da linguagem da reivindicação, do relatório descritivo e do histórico de tramitação. 831 F.3d em 1358-62.
Essa distinção importa. Uma reivindicação pode permanecer fechada a uma resina não listada e, ao mesmo tempo, permitir uma camada feita de uma mistura de duas resinas listadas. Tratar fechamento e misturas como a mesma questão pode produzir uma redação indevidamente restrita ou uma posição de infração sem suporte.
Multilayer Stretch também expõe uma armadilha de dependência. Uma reivindicação dependente tentou acrescentar polietileno de baixa densidade, embora esse material estivesse fora do grupo fechado da reivindicação independente. Como uma reivindicação dependente precisa incluir e limitar adicionalmente cada elemento da reivindicação da qual depende, o tribunal considerou a reivindicação dependente inválida nos termos de 35 U.S.C. § 112(d). Id. em 1362. Toda reivindicação dependente que acrescente uma espécie a uma limitação Markush deve, portanto, ser conferida à luz dos limites exatos do grupo da reivindicação de base.
Grupos inseridos, misturas e componentes adicionais
As reivindicações frequentemente combinam uma expressão de transição aberta para a composição global com um grupo Markush fechado para um elemento. Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, 945 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2020), explica como essas expressões coexistem.
As reivindicações em Amgen utilizavam “comprising” (“compreendendo”) para a composição farmacêutica global, mas exigiam “pelo menos um aglutinante selecionado do grupo consistindo em” aglutinantes listados e uma limitação de desintegrante formulada de maneira semelhante. O Federal Circuit decidiu que a linguagem Markush fechava a identidade do ingrediente utilizado para satisfazer cada limitação enunciada. Contudo, não excluía todo ingrediente adicional da composição global. Como a reivindicação como um todo era aberta, uma formulação acusada de infração poderia conter um ingrediente não listado — até mesmo outro ingrediente capaz de atuar como aglutinante ou desintegrante —, desde que um ingrediente listado satisfizesse a limitação Markush enunciada. Id. em 1376-79.
Amgen não torna sem efeito o grupo inserido na reivindicação. Um material não listado não pode, ele próprio, satisfazer a limitação fechada. Em vez disso, a decisão distingue entre o que conta como o elemento reivindicado e o que mais pode coexistir com esse elemento em uma reivindicação aberta. Essa distinção é especialmente importante para formulações farmacêuticas e químicas nas quais os ingredientes podem desempenhar mais de uma função.
Shire Development, LLC v. Watson Pharmaceuticals, Inc., 848 F.3d 981 (Fed. Cir. 2017), ilustra o outro lado desse limite. As reivindicações enunciavam limitações Markush fechadas para componentes de matrizes. A matriz externa do produto acusado continha estearato de magnésio, que não estava listado. O tribunal rejeitou o argumento de que a linguagem do relatório descritivo que permitia excipientes opcionais abria a limitação específica da matriz. Como o estearato de magnésio se relacionava estrutural e funcionalmente com a matriz, sua presença impedia que a matriz acusada satisfizesse literalmente a limitação fechada. Id. em 984-86.
O resultado pode ser diferente quando o item adicional for inteiramente alheio à combinação reivindicada. Em Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004), uma espátula adicional não afastou a infração de uma reivindicação de kit que utilizava “consisting of”, porque a espátula não interagia com os componentes químicos reivindicados nem os alterava. Id. em 1331-32. Shire tratou isso como uma exceção restrita, não como uma autorização geral para desconsiderar matéria adicional.
A localização da linguagem Markush também importa. Em Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 473 F.3d 1196 (Fed. Cir. 2007), o tribunal advertiu contra atribuir a uma lista no relatório descritivo o efeito automático de fechamento de uma limitação Markush em uma reivindicação. A terminologia Markush é principalmente uma convenção de redação de reivindicações. A discussão de possíveis alternativas em um relatório descritivo pode informar o significado da reivindicação, mas a mera presença de uma lista não necessariamente renuncia a tudo o que não estiver listado. Id. em 1210.
Validade: um membro pode bastar
O fechamento pode beneficiar um titular de patente ao definir um conjunto finito de alternativas, mas a estrutura alternativa tem uma consequência significativa para a validade. Se uma reivindicação permitir A, B ou C, a divulgação de A no estado da técnica normalmente satisfaz essa limitação. A referência não precisa divulgar as três alternativas.
Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009), é a principal autoridade publicada do Federal Circuit. A limitação controvertida exigia pelo menos uma unidade selecionada de uma lista de alternativas. Como o estado da técnica divulgava uma das unidades listadas, a limitação Markush estava satisfeita para fins de antecipação. Id. em 1298.
A mesma regra opera por inerência. Em Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003), os compostos reivindicados foram apresentados em forma Markush. Um composto listado era necessariamente produzido no organismo como metabólito de um medicamento do estado da técnica. A produção inerente desse único membro antecipava a reivindicação. Id. em 1380.
O Federal Circuit aplicou recentemente o mesmo princípio em Board of Regents of the University of Texas System v. Boston Scientific Corp., Nos. 2024-2062, 2024-2063, slip op. em 12-13 (Fed. Cir., 27 de julho de 2026). O tribunal aplicou Fresenius separadamente a duas reivindicações dependentes: a divulgação de “medicamentos” no estado da técnica satisfazia as alternativas de agente terapêutico enunciadas na reivindicação 11, e a divulgação de ácido poliglicólico satisfazia as alternativas de polímero adicionalmente enumeradas na reivindicação 17.
A regra é específica para a limitação. A divulgação de um membro listado satisfaz a limitação alternativa, mas a mesma referência antecipatória ainda precisa divulgar, expressa ou inerentemente, todas as demais limitações da reivindicação.
Essa doutrina cria um risco assimétrico de redação. Acrescentar alternativas pode ampliar o escopo literal, mas cada membro acrescentado fornece outra possível via de antecipação. A busca de estado da técnica e a análise de patenteabilidade devem, portanto, examinar cada membro de um grupo proposto, e não apenas a espécie preferida ou comercialmente importante. Se uma espécie problemática for desnecessária à modalidade comercial, sua inclusão poderá oferecer pouco valor para o exercício dos direitos e, ao mesmo tempo, ameaçar toda a reivindicação.
Indefinição: sobreposição, restrição e grupos abertos
A redação Markush também pode gerar controvérsias sobre indefinição, mas a sobreposição entre membros não é automaticamente fatal. Em Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017), o grupo relevante incluía tanto vitamina B12 quanto cianocobalamina, termos que os autos sustentavam como sinônimos. O Federal Circuit recusou criar incerteza a partir dessa redundância. A sobreposição não impedia uma pessoa versada na técnica de compreender o escopo da reivindicação. Id. em 1371.
Uma limitação posterior também não necessariamente contradiz um grupo anterior. Em Maxell, Ltd. v. Amperex Technology Ltd., 94 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2024), uma reivindicação inicialmente exigia pelo menos um metal de transição selecionado de cobalto, níquel e manganês e, posteriormente, exigia que o cobalto estivesse dentro de uma faixa especificada de porcentagem molar. O tribunal distrital tratou as disposições como opções contraditórias. O Federal Circuit reverteu a decisão, explicando que as limitações de reivindicação operam cumulativamente. O requisito posterior restringia o universo permitido pela cláusula Markush anterior; não conflitava com ela. Id. em 1372-75.
Formulações Markush abertas apresentam uma preocupação diferente. Na decisão não precedencial In re Kiely, No. 2022-1076, 2022 USPQ2d 532, slip op. em 5 (Fed. Cir., 8 de junho de 2022), o tribunal confirmou uma rejeição por indefinição de linguagem que enunciava uma seleção do “grupo compreendendo” (“the group comprising”) alternativas identificadas. Diante tanto da amplitude de variação entre as alternativas especificadas quanto do uso de “comprising” para definir a lista, a formulação não deixava claras quais alternativas não listadas estavam abrangidas e não fornecia a certeza exigida nos autos apresentados.
Uma decisão anterior não precedencial, Lexington Luminance LLC v. Amazon.com, Inc., No. 2014-1384, slip op. em 8-10 (Fed. Cir., 9 de fevereiro de 2015), considerou não indefinida uma reivindicação com expressão semelhante porque, no contexto, o registro intrínseco tornava o escopo razoavelmente certo. Kiely surgiu de revisão em recurso de uma rejeição por indefinição durante a tramitação; Lexington Luminance revisou uma decisão do tribunal distrital com base nas peças iniciais e observou expressamente a presunção de validade da patente concedida e o ônus de quem a contestava. As decisões não são necessariamente inconciliáveis. Elas decorreram de situações processuais diferentes e de registros intrínsecos diferentes e, em conjunto, ilustram que uma formulação alternativa aberta será avaliada no contexto da divulgação e da certeza que ela proporciona. Mas Kiely, que agora é citado pelo MPEP, confirma o risco na tramitação. Se o redator pretende um grupo fechado, “selected from the group consisting of” expressa essa intenção com mais clareza do que “group comprising”.
O histórico de tramitação pode tornar permanente o fechamento
Emendas e argumentos relativos a Markush podem restringir mais do que as palavras literais da reivindicação concedida. Em Merck & Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 190 F.3d 1335 (Fed. Cir. 1999), o depositante restringiu um gênero de polímeros mais amplo a uma espécie específica após uma rejeição baseada no estado da técnica e uma eleição. O tribunal decidiu que o titular da patente não poderia posteriormente utilizar a doutrina dos equivalentes para recuperar a combinação de polímeros à qual havia renunciado. Id. em 1339-41. Embora o estoppel decorrente do histórico de tramitação agora precise ser analisado segundo a estrutura estabelecida em Festo, Merck permanece uma advertência útil sobre a renúncia substantiva criada ao restringir um gênero Markush.
Norian Corp. v. Stryker Corp., 432 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2005), fornece um exemplo relacionado — embora não de Markush convencional. A reivindicação enunciava “uma solução consistindo em água e um fosfato de sódio”. No contexto, o tribunal interpretou “um fosfato de sódio” como exigindo um tipo de fosfato de sódio, e não uma mistura de fosfatos de sódio diferentes. A expressão de transição fechada, o relatório descritivo e o histórico de tramitação sustentavam essa interpretação. Como a linguagem limitadora resultou de uma emenda restritiva, o estoppel decorrente do histórico de tramitação também impediu a tese de Norian baseada na doutrina dos equivalentes. Id. em 1357, 1359-63.
A mesma cautela se estende a argumentos sobre ingredientes ausentes. Na decisão relacionada sobre fechamento, Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd., 133 F.4th 1359 (Fed. Cir. 2025), o titular havia adotado a linguagem “consisting of” para a reivindicação inteira e se apoiado na ausência de propilenoglicol para distinguir o estado da técnica. Essas escolhas sustentaram uma interpretação que excluía uma formulação acusada que continha propilenoglicol. Embora Azurity não seja principalmente um caso de grupo Markush, demonstra como linguagem fechada e argumentação na tramitação podem se combinar para produzir uma renúncia duradoura de escopo.
Os depositantes devem, portanto, evitar descrever uma alternativa, mistura ou ingrediente adicional como categoricamente excluído, a menos que essa exclusão seja necessária à patenteabilidade e comercialmente aceitável. Uma emenda restrita pode assegurar o deferimento e, simultaneamente, criar uma lacuna na cobertura de infração que não pode ser corrigida pela interpretação das reivindicações ou pela doutrina dos equivalentes.
A importância mais ampla de Chowdhury
A importância imediata de Chowdhury está na biotecnologia e nos diagnósticos, nos quais a classe reivindicada mais útil pode ser definida por um papel probatório compartilhado, e não por atividade biológica idêntica. Biomarcadores podem estar associados a vias diferentes e, ainda assim, ser entradas intercambiáveis para uma decisão de diagnóstico ou tratamento reivindicada. Sequências de ácidos nucleicos podem diferir e, ainda assim, pertencer a uma assinatura de resposta coerente. Agentes de ligação podem possuir estruturas detalhadas diferentes e, ainda assim, desempenhar a mesma função de detecção reivindicada.
O princípio pode se estender além das ciências da vida. Modalidades de sensores podem diferir fisicamente e, ainda assim, produzir cada uma a medição exigida por um método de controle. Características ou classificadores de aprendizado de máquina podem diferir computacionalmente e, ainda assim, fornecer cada um a mesma entrada de decisão reivindicada. Materiais alternativos podem possuir composições diferentes e, ainda assim, satisfazer o mesmo critério mecânico ou térmico enunciado. Em cada cenário, contudo, o relatório descritivo precisa definir a classe e conectar seus membros ao resultado reivindicado.
Essa é a melhor leitura de Chowdhury. A decisão não substitui a unidade técnica por uma aspiração funcional. Ela exige que o Escritório avalie a unidade no nível em que a invenção utiliza as alternativas. Os miRNAs reivindicados não foram agrupados porque todos os miRNAs são amplamente semelhantes ou porque o depositante os rotulou como alternativas. Foram agrupados porque a divulgação identificava um subgênero específico responsivo à radiação, explicava como seus membros eram quantificados e utilizava cada membro na mesma relação de avaliação do tratamento.
Conclusão
A prática Markush apresenta duas investigações relacionadas. A primeira é se as alternativas formam um grupo adequado. Ex parte Chowdhury, lido com Harnisch, Jones e Driscoll, ensina que semelhança estrutural, uso comum e substituibilidade precisam ser avaliados no contexto reivindicado. Diferenças irrelevantes para o papel reivindicado das alternativas não devem obscurecer sua unidade técnica.
A segunda é o que decorre da forma Markush. Abbott, Multilayer Stretch, Amgen, Shire, Fresenius, Eli Lilly e Maxell mostram como poucas palavras podem determinar se uma reivindicação exclui espécies não listadas, permite misturas ou componentes adicionais, resiste ao estado da técnica ou alcança um produto acusado de infração. Emendas e argumentos na tramitação podem tornar permanentes essas consequências.
A lição prática é direta: defina a unidade das alternativas no relatório descritivo; confirme separadamente o suporte de descrição escrita e suficiência descritiva para o grupo inteiro; declare o fechamento pretendido da reivindicação; e teste cada membro frente ao estado da técnica e à modalidade comercial. A linguagem Markush é compacta, mas seus efeitos jurídicos não são.