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Resumo executivo: A prática norte-americana de pedidos de continuação é uma ferramenta excepcionalmente poderosa de gestão de portfólio porque permite aos depositantes manter uma família de patentes pendente e buscar conjuntos adicionais de reivindicações baseados na mesma divulgação à medida que evoluem mercados, concorrentes, estado da técnica, necessidades de licenciamento e posições em litígios. Europa, China, Coreia e Japão, por sua vez, oferecem mecanismos subsequentes importantes, mas mais restritos — principalmente pedidos divisionais, o procedimento coreano mais limitado de pedido separado por cisão e instrumentos pós-concessão de limitação ou correção — que podem preservar ou restringir direitos, mas geralmente não reproduzem a flexibilidade rotineira de desenvolvimento de reivindicações de uma continuação norte-americana. A lição prática para a estratégia global de patentes é que continuações norte-americanas devem ser usadas deliberadamente quando um objetivo real de reivindicação justificar o custo adicional, enquanto a tramitação no exterior exige planejamento antecipado e específico por jurisdição quanto a janelas para divisionais, limites da divulgação original, custos associados ao número de reivindicações, prazos de concessão ou recurso e restrições de correção pós-concessão.
I. Introdução
A prática de pedidos de continuação é uma das diferenças estratégicas mais importantes entre a tramitação de patentes nos Estados Unidos e a tramitação na Europa, China, Coreia e Japão. Nos Estados Unidos, muitas vezes é possível manter uma família de patentes pendente por meio de uma continuação baseada na mesma divulgação, permitindo ao depositante buscar conjuntos adicionais de reivindicações dirigidos à matéria já divulgada no pedido originário. Essa possibilidade torna a continuação norte-americana não apenas um instrumento procedimental, mas uma ferramenta de gestão de portfólio.
A comparação com a prática estrangeira costuma ser mal compreendida. Correspondentes e clientes estrangeiros podem usar termos como “continuação”, “divisional”, “pedido descendente” ou “pedido subsequente” de forma intercambiável, mas os mecanismos jurídicos não são intercambiáveis. Europa, China, Coreia e Japão oferecem mecanismos que podem preservar oportunidades adicionais de reivindicação com base em divulgação anterior, mas eles normalmente são mecanismos de pedido divisional, pedido separado por cisão ou correção pós-concessão, sujeitos a restrições específicas de cada jurisdição. O melhor ponto de comparação não é que os sistemas estrangeiros careçam de valor estratégico; é que geralmente não oferecem a mesma flexibilidade rotineira de desenvolvimento de reivindicações com base na mesma divulgação que a continuação norte-americana oferece.
A distinção central é esta: a continuação norte-americana permite desenvolver reivindicações de forma iterativa dentro dos limites da divulgação original; a prática estrangeira pode preservar algumas oportunidades de reivindicação baseadas na mesma divulgação, mas geralmente por mecanismos mais restritos, regidos por limites de prazo, acréscimo de matéria, unidade, pendência, taxas e procedimento.
II. A continuação norte-americana como instrumento principal
Um pedido de continuação norte-americano é um pedido posterior dirigido à matéria divulgada em um pedido anterior simultaneamente pendente e depositado de modo a preservar o benefício da data de depósito anterior, desde que cumpridos os requisitos de 35 U.S.C. § 120 e 37 C.F.R. § 1.78. O USPTO descreve a continuação como um pedido para invenções divulgadas em pedido anteriormente depositado e ainda pendente, cuja divulgação não deve incluir matéria que constituiria matéria nova se acrescentada ao pedido originário por emenda. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).
A continuação norte-americana comum é um pedido baseado na mesma divulgação. Permite ao depositante buscar um conjunto diferente de reivindicações — mais amplo, mais restrito, com foco diferente, dirigido a outra categoria legal ou a outra modalidade comercial — desde que as reivindicações tenham suporte na divulgação e cumpram os demais requisitos de patenteabilidade. As orientações do USPTO reconhecem que uma continuação pode ser depositada antes da concessão, do abandono ou do encerramento dos procedimentos no pedido anterior para introduzir um novo conjunto de reivindicações e obter exame adicional. MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).
Isso é diferente de um pedido divisional norte-americano. Um divisional geralmente é usado para buscar matéria desmembrada do pedido originário, muitas vezes após uma exigência de restrição. A condição de divisional pode importar para a proteção do 35 U.S.C. § 121 e para a análise de duplo patenteamento por obviedade. Continuações e divisionais são ambos pedidos subsequentes, mas não são sinônimos. Ver 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.
Pedidos de continuação em parte não devem receber ênfase excessiva. Uma CIP é juridicamente disponível nos Estados Unidos, mas não é a estratégia comum de continuação norte-americana. O USPTO descreve uma CIP como um pedido depositado durante a existência de um pedido anteriormente depositado que repete parte ou toda a divulgação anterior e acrescenta matéria não divulgada no pedido anterior. MPEP § 201.08.
Embora as CIPs façam parte do vocabulário legal da prática norte-americana de pedidos subsequentes, trabalhos empíricos sustentam tratá-las como secundárias em relação à continuação baseada na mesma divulgação. Righi, Cannito e Vladasel descrevem as continuações como o tipo mais difundido de pedido subsequente e as distinguem das CIPs, que acrescentam matéria nova; em uma de suas principais amostras, a incidência média de depósitos de continuação foi de 9,87%, contra 3,36% para CIPs. Ver Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); ver também Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. of Econ. Working Paper No. 1382, Jan. 2023). A melhor caracterização prática, portanto, é que a continuação baseada na mesma divulgação — não a CIP — é o instrumento comum de continuação norte-americana, enquanto a CIP é um depósito menos frequente, de finalidade específica, usado quando é necessário acrescentar matéria nova.
A CIP também cria complexidade de prioridade. Reivindicações sustentadas pelo pedido originário podem ter direito à data de depósito dele; reivindicações que dependem de matéria acrescentada, não. Por isso, uma CIP geralmente deve ser tratada como depósito de finalidade específica, usado apenas quando nova divulgação é necessária e quando o depositante considerou se um novo pedido seria mais simples. MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.
III. Por que manter a tramitação norte-americana aberta cria valor
A característica comercial mais importante da continuação norte-americana é preservar opções de reivindicação. Um primeiro pedido frequentemente é depositado antes que o depositante saiba quais modalidades mais importarão, quais concorrentes entrarão no mercado, qual arquitetura de produto prevalecerá ou que estado da técnica moldará o escopo final das reivindicações. Uma continuação pendente permite ao depositante usar informações comerciais e técnicas adquiridas posteriormente para buscar reivindicações sustentadas pela divulgação original. MPEP § 201.07.
Essa preservação de opções tem valor direto para o portfólio. O valor de uma patente é o valor de suas reivindicações. Um relatório descritivo pode descrever uma plataforma técnica ampla, mas o direito de excluir é definido pelas reivindicações. Ver 35 U.S.C. § 154(a)(1). Uma continuação permite converter matéria divulgada, mas não reivindicada ou insuficientemente reivindicada, em reivindicações direcionadas que correspondam a produtos, serviços, arquiteturas de sistemas, fluxos de trabalho de clientes, etapas de fabricação ou alternativas para contornar patentes.
Uma continuação também permite que as reivindicações acompanhem o mercado. O produto comercial do depositante pode mudar. Um concorrente pode adotar outra implementação. Um padrão pode evoluir. Um possível licenciado pode identificar outras características como comercialmente importantes. A continuação permite que a estratégia de tramitação amadureça com essas informações, desde que as reivindicações resultantes permaneçam adequadamente sustentadas pela divulgação original. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a).
Para empresas com operações comerciais, isso pode tornar uma família norte-americana mais valiosa em licenciamento, licenciamento cruzado, investimento e fusões e aquisições. Uma continuação pendente é uma opção estratégica: o titular ou adquirente ainda pode moldar a cobertura futura das reivindicações dentro da divulgação existente. Essa possibilidade pode ter valor independente mesmo antes da concessão da continuação, especialmente quando as reivindicações concedidas abrangem uma geração de produto, mas as pendentes podem se dirigir a versões posteriores ou modalidades comerciais adjacentes. Ver 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.
IV. O valor da tramitação norte-americana aberta para litígios
A tramitação aberta é especialmente importante em litígios norte-americanos porque os tribunais interpretam reivindicações; em geral, não as reescrevem nem emendam. A afirmação do Federal Circuit em Chef America continua sendo um alerta útil: tribunais não podem redigir novamente reivindicações “seja para torná-las operáveis, seja para sustentar sua validade”. Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).
Isso importa porque litígios frequentemente expõem defeitos ou lacunas das reivindicações. A posição de não infração do réu pode revelar que um termo é mais restrito do que o titular esperava. A interpretação das reivindicações pode retirar um produto do escopo literal das reivindicações invocadas. Alegações de invalidade podem identificar estado da técnica que deixe um espaço mais restrito, mas comercialmente significativo, para reivindicar. A produção de provas técnicas pode revelar uma implementação diferente da inicialmente presumida pelo titular. Uma continuação não corrige as reivindicações invocadas no processo pendente, mas pode fornecer uma via separada de tramitação para novas reivindicações informadas pelos elementos do litígio. MPEP § 201.07.
O mesmo ponto se aplica a IPR, reexame ex parte e litígio paralelo em tribunal distrital. Uma IPR é limitada a fundamentos dos §§ 102 e 103 baseados em patentes e publicações impressas. 35 U.S.C. § 311(b). O reexame ex parte exige uma nova questão substancial de patenteabilidade baseada em patentes ou publicações impressas anteriores. 35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. O litígio em tribunal distrital pode revelar essas referências, mas também estado da técnica constituído por produtos e sistemas, provas de colocação à venda ou uso público, argumentos do § 112, posições de interpretação de reivindicações e fatos técnicos sobre o produto acusado.
Se uma continuação permanece pendente, o titular pode apresentar ao USPTO informações relevantes e buscar reivindicações que se distingam de forma patenteável do estado da técnica recém-revelado. O dever de divulgação é central nessa estratégia. Cada pessoa associada ao depósito e à tramitação tem um dever de franqueza e boa-fé, inclusive o dever de divulgar informações conhecidas relevantes para a patenteabilidade, e esse dever existe para cada reivindicação pendente até que ela seja cancelada, retirada ou o pedido seja abandonado. 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.
Redigir reivindicações com base em informações do litígio não é impróprio apenas porque há direcionamento comercial. O Federal Circuit reconheceu em Kingsdown que não há nada inerentemente errado em emendar ou inserir reivindicações para abranger um produto concorrente conhecido durante a tramitação, desde que as reivindicações e a conduta na tramitação cumpram as leis e regras de patentes. Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).
O valor da tramitação aberta para litígios não deve ser exagerado. Uma continuação não pode acrescentar matéria nova. Pode não ser concedida a tempo de afetar um processo pendente. Pode enfrentar questões de descrição escrita, suficiência descritiva, clareza, estado da técnica, duplo patenteamento por obviedade, renúncia à parte final da vigência, impedimento, histórico de tramitação ou demora injustificada na tramitação. A doutrina do duplo patenteamento, por exemplo, visa impedir a prorrogação injustificada da exclusividade além do prazo da patente. MPEP § 804.
Ainda assim, uma continuação pendente pode afetar substancialmente o poder de negociação em acordos e licenciamento. Um acusado de infração pode derrotar ou contornar um conjunto de reivindicações concedidas, mas uma continuação pendente pode preservar a possibilidade de reivindicações concedidas posteriormente, mais alinhadas à tecnologia acusada e examinadas diante do estado da técnica desenvolvido na disputa. Isso torna a tramitação aberta um ativo para litígios, não apenas uma conveniência de tramitação.
V. Custo: a tramitação aberta é valiosa, mas não gratuita
Uma continuação deve ser tratada como uma opção de reivindicação prevista em orçamento. Exige novo depósito, novas taxas oficiais, tempo de advogado, revisão de IDS, redação de reivindicações, tramitação, possíveis custos de RCE ou recurso e, se deferida, um fluxo separado de taxa de concessão e taxas de manutenção. As orientações de taxas do USPTO deixam claro que pedidos não provisórios envolvem taxas de depósito, pesquisa e exame, e as atuais taxas de manutenção do USPTO vencem em 3,5, 7,5 e 11,5 anos para cada patente de invenção concedida. 35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.
Longas cadeias de continuações agora enfrentam pressão adicional de taxas oficiais. A tabela de taxas do USPTO inclui taxas para entidades de grande porte pela apresentação de reivindicação de benefício mais de seis anos após a data de benefício mais antiga e mais de nove anos após essa data. 37 C.F.R. § 1.17(w); USPTO Fee Schedule.
Continuações também normalmente preservam a flexibilidade das reivindicações, não o prazo da patente. Para pedidos de continuação, divisionais e CIPs depositados a partir de 8 de junho de 1995, o prazo da patente geralmente termina vinte anos após a data de depósito do pedido mais antigo cujo benefício é reivindicado sob 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c) ou 386(c). 35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.
A regra prática deve ser simples: não deposite uma continuação apenas porque o pedido originário foi deferido. Deposite-a porque existe um conjunto de reivindicações que vale preservar. A decisão deve responder a quatro perguntas: Que conjunto de reivindicações queremos e ainda não temos? Que produto, concorrente, padrão, licenciado, alternativa de contorno ou posição subsidiária ele sustenta? Há suporte na divulgação existente? O valor comercial esperado justifica os custos de depósito, tramitação e manutenção?
VI. Europa: prática de divisionais, limitação central e limitação de reivindicações nacional ou no UPC
A prática europeia se concentra em pedidos divisionais, não em continuações ao estilo norte-americano. O Artigo 76(1) da EPC dispõe que um pedido divisional europeu só pode ser depositado para matéria que não ultrapasse o conteúdo do pedido anterior tal como depositado; cumprido esse requisito, o divisional é considerado depositado na data do pedido anterior e goza de eventual direito de prioridade. Convention on the Grant of European Patents art. 76(1) [doravante EPC]. A Regra 36(1) da EPC dispõe que o depositante pode apresentar um divisional relativo a qualquer pedido europeu anterior pendente. EPC r. 36(1).
A comparação resultante com a prática norte-americana exige nuances. A Europa não tem um pedido de continuação ao estilo norte-americano, mas divisionais europeus podem fornecer alguma funcionalidade de preservação de reivindicações baseadas na mesma divulgação se depositados enquanto o pedido originário permanece pendente e se o divisional superar as rigorosas restrições da EPC sobre acréscimo de matéria, pendência, taxas e tramitação. Isso torna o divisional europeu estrategicamente importante, mas ainda não equivalente à continuação norte-americana comum baseada na mesma divulgação.
A pendência é uma limitação central. As orientações do EPO afirmam que o pedido originário deve estar pendente quando o divisional é depositado; um pedido fica pendente até a data em que o European Patent Bulletin menciona a concessão, excluída essa própria data. As mesmas orientações afirmam que um pedido indeferido permanece pendente para fins da Regra 36(1) até o término do prazo para apresentar a notificação de recurso, se nenhum recurso ainda tiver sido apresentado, e que divisionais não podem ser validamente depositados depois que o pedido originário tiver sido definitivamente indeferido, retirado ou considerado retirado, ressalvadas situações específicas de restauração. EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.1.1.
A prática europeia pós-concessão também difere da prática norte-americana de litígios. O Artigo 138(3) da EPC dispõe que, em procedimentos perante tribunal ou autoridade competente relativos à validade de uma patente europeia, o titular tem o direito de limitar a patente por emenda das reivindicações, e a patente limitada forma a base do procedimento. EPC art. 138(3). O Acordo do UPC também dispõe que, se os fundamentos de revogação afetarem a patente apenas em parte, ela é limitada por emenda correspondente das reivindicações e parcialmente revogada. Agreement on a Unified Patent Court art. 65(3).
O direito europeu também prevê um procedimento central de limitação no EPO. O Artigo 105a da EPC permite ao titular pedir a revogação ou limitação de uma patente europeia por emenda das reivindicações, com o requerimento apresentado ao EPO e considerado protocolado somente após o pagamento da taxa de limitação ou revogação. Mas o Artigo 105a(2) veda o requerimento enquanto estiverem pendentes procedimentos de oposição relativos à patente europeia. EPC art. 105a.
Esses mecanismos europeus de limitação são coerentes com a mesma distinção básica. O Artigo 138(3), o Artigo 65(3) do UPC e o Artigo 105a da EPC fornecem mecanismos de restrição ou limitação defensiva; não fornecem um veículo de continuação ao estilo norte-americano para tramitar um novo conjunto de reivindicações conforme se desenvolvem informações de mercado, litígio ou estado da técnica. Um titular europeu pode dispor de instrumentos significativos para preservar a validade mediante restrição das reivindicações, mas eles não substituem a manutenção de uma família de continuações norte-americanas pendente.
O custo também é uma grande restrição europeia. A Regra 36(3) da EPC exige o pagamento das taxas de depósito e pesquisa do divisional em um mês do depósito, e as orientações do EPO afirmam que a taxa de pesquisa deve ser paga mesmo que uma taxa adicional de pesquisa já tenha sido paga no pedido originário por matéria sem unidade agora buscada no divisional. EPC r. 36(3); EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.1. Anuidades de um divisional são calculadas a partir da data de depósito do pedido originário ou raiz, e anuidades já vencidas para o pedido originário podem vencer para o divisional no depósito, criando um custo de atualização acumulada. EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.3.
Para depositantes norte-americanos, a lição europeia é: decida sobre o divisional antes que a concessão, a definitividade do indeferimento, a retirada ou a retirada presumida feche a opção. Se matéria comercialmente significativa permanecer não reivindicada no pedido EP, o advogado deve avaliar se um divisional justifica os custos de depósito, pesquisa, exame, taxas por reivindicação, anuidades acumuladas, validação e patente unitária.
VII. China: prazo do divisional vinculado às formalidades de concessão da Regra 60 e emendas restritas na invalidação
A China tampouco oferece um sistema de continuações ao estilo norte-americano. A prática chinesa se baseia em pedidos divisionais, e a regra de prazo é precisa. O atual Regulamento de Execução, conforme traduzido pela AFD China Intellectual Property, dispõe que, quando um pedido contém duas ou mais invenções, modelos de utilidade ou desenhos industriais, o depositante pode apresentar um divisional antes do término do prazo previsto na Regra 60(1). Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China r. 48. A Regra 60(1), por sua vez, dispõe que, após a CNIPA emitir uma notificação de concessão, o depositante deve concluir as formalidades de registro em dois meses do recebimento da notificação. Implementing Regulations r. 60(1).
Para leitores norte-americanos, a síntese prática é que um divisional chinês voluntário geralmente deve ser considerado antes de concluídas as formalidades de concessão e antes de expirar o período de formalidades de registro da Regra 60. Mas o vínculo jurídico preciso importa: o prazo está ligado ao limite para formalidades de registro da Regra 60(1), não a um conceito aberto de pendência ao estilo norte-americano. A Regra 48 também dispõe que nenhum divisional pode ser depositado quando o pedido tiver sido indeferido, retirado ou considerado retirado, e o divisional não pode mudar o tipo do pedido inicial. Implementing Regulations r. 48.
A Regra 49 fornece a restrição de prioridade e divulgação. Um divisional depositado sob a Regra 48 tem direito à data de depósito e à eventual data de prioridade reivindicada do pedido inicial somente se não ultrapassar o escopo da divulgação contida no pedido inicial. Implementing Regulations r. 49. Isso torna a prática chinesa de divisionais potencialmente útil para preservar matéria divulgada, mas não a transforma em um mecanismo semelhante à continuação para desenvolver reivindicações posteriormente, desvinculado da divulgação original e da estrutura de prazos das Regras 48 e 60.
Após a concessão, a China também não é um sistema semelhante ao de continuações. A validade é tratada por procedimentos de invalidação na CNIPA. Depois da concessão, qualquer entidade ou indivíduo pode pedir a invalidação, e a CNIPA examina o requerimento e emite uma decisão; a parte insatisfeita pode ajuizar ação em um tribunal popular em três meses do recebimento da decisão. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 45–46.
A China permite emendas durante a invalidação, mas o mecanismo é restrito. A Regra 73 dispõe que, durante o exame de um pedido de invalidação, o titular de patente de invenção ou modelo de utilidade pode emendar as reivindicações, mas não ampliar o escopo de proteção. O titular não pode emendar o relatório descritivo nem os desenhos de uma patente de invenção ou modelo de utilidade, e o titular de desenho industrial não pode emendar desenhos, fotografias ou a breve descrição. Implementing Regulations r. 73.
Para a estratégia de litígio, isso significa que um titular chinês geralmente não consegue recriar a estratégia norte-americana de continuação após a concessão. Se o litígio ou a invalidação revelar novo estado da técnica, a resposta do titular normalmente é uma emenda defensiva das reivindicações na invalidação perante a CNIPA, não a tramitação de um novo conjunto de reivindicações em continuação ainda pendente. Se um divisional chinês continuar disponível, deverá cumprir os prazos da Regra 48, a exigência de divulgação original da Regra 49 e a proibição de mudar o tipo do pedido.
Os custos chineses diferem dos norte-americanos e europeus, mas não são desprezíveis. A tabela de taxas da CNIPA lista, entre outras, taxa de depósito de invenção de CNY 900, taxa de exame substantivo de invenção de CNY 2.500, taxas adicionais por cada reivindicação acima de dez, anuidades e taxas de pedido de invalidação. CNIPA Patent Fee Schedule. Depositantes estrangeiros também devem prever tradução para o chinês, advogado local, respostas a exigências, tramitação de divisionais e gestão de anuidades.
A lição chinesa é: decida cedo e controle cuidadosamente o período das formalidades de concessão. Como a via divisional está vinculada à Regra 48, à Regra 60, ao estado do pedido originário, ao tipo de pedido e à divulgação original, o raciocínio norte-americano de “manter pendente e decidir depois” pode facilmente perder a oportunidade chinesa.
VIII. Coreia: divisionais, pedidos separados por cisão e correção no IPTAB
A Coreia também não é uma jurisdição de continuações norte-americanas, mas sua prática exige mais nuance do que uma simples caracterização de “apenas divisionais”. A prática coreana de divisionais é regida pelo Artigo 52 da Lei de Patentes coreana, que permite ao depositante de um único pedido para duas ou mais invenções dividi-lo em dois ou mais pedidos dentro do escopo das características descritas no relatório descritivo ou nos desenhos que acompanham o pedido inicial e dentro de janelas específicas de tramitação. Korean Patent Act art. 52(1) (S. Kor.). Um divisional coreano geralmente é considerado depositado no momento em que o pedido inicial foi depositado, sujeito às exceções legais. Id. art. 52(2).
Divisionais coreanos podem fornecer alguma flexibilidade estratégica semelhante à das continuações, especialmente quando a divulgação original sustenta reivindicações adicionais e a janela aplicável de depósito continua aberta. Mas o mecanismo permanece um divisional, não uma continuação ao estilo norte-americano baseada na mesma divulgação. Depende da divulgação original, das regras coreanas de prazo e dos princípios coreanos de duplo patenteamento e mesma invenção.
A prática coreana também inclui um mecanismo de pedido separado por cisão introduzido após 2022. A tradução oficial inglesa da Lei de Patentes coreana refere-se a esse mecanismo como “splitting-off”. O Artigo 52-2 dispõe que uma pessoa que recebeu decisão de indeferimento pode cindir parte do pedido em um novo pedido de patente, dentro do escopo das características descritas no relatório descritivo ou nos desenhos do pedido inicial, em 30 dias do recebimento da cópia autenticada da decisão do julgamento se uma petição de julgamento sob o Artigo 132-17 for rejeitada. Korean Patent Act art. 52-2(1) (S. Kor.). A lei limita as reivindicações que podem ser buscadas, incluindo aquelas não rejeitadas na decisão de indeferimento e determinadas formas restritas de reivindicações derivadas de matéria rejeitada ou originalmente descrita. Id. art. 52-2(1)(1)–(4).
Esse mecanismo de pedido separado por cisão é mais restrito do que a continuação norte-americana. O Artigo 52-2 está vinculado a uma situação procedimental específica: a rejeição de um recurso contra indeferimento final. Também está sujeito a limites de pedidos subsequentes. O Artigo 52-2(4) dispõe que uma cisão “não formará a base de nova cisão, pedido divisional ou pedido convertido”. Korean Patent Act art. 52-2(4) (S. Kor.). Um comentário de prática coreana de Yunsoon Choi, da Yoon & Yang, também explica que o sistema de pedidos separados entrou em vigor em 20 de abril de 2022, pode ser usado após a rejeição de recurso contra indeferimento final, deve ser utilizado em 30 dias da intimação da decisão de rejeição, limita-se a reivindicações não rejeitadas no indeferimento final e não pode servir de base para pedido separado, divisional ou convertido adicional. Yunsoon Choi, Introduction of a Separate Application System: Revision of Korean Patent Law, APAA e-Newsletter, Issue No. 27 (Feb. 2022).
Esse mecanismo preserva a distinção mais ampla e acrescenta uma importante nuance específica da Coreia. A Coreia não é uma jurisdição de continuações ao estilo norte-americano, mas sua prática inclui um mecanismo direcionado de preservação de reivindicações além dos divisionais comuns. O pedido separado por cisão é mais bem caracterizado como uma válvula de segurança restrita para preservar determinada matéria não rejeitada após recurso malsucedido, não como veículo aberto para desenvolvimento de reivindicações informado por mercado ou litígio.
Após a concessão, a Coreia fornece mecanismos de correção por meio do Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board. O Artigo 136 permite um procedimento de correção quando o titular busca reduzir o número de reivindicações, retificar erro material ou esclarecer descrição ambígua. Korean Patent Act art. 136(1) (S. Kor.). A correção está sujeita a limites substantivos: deve permanecer dentro do relatório descritivo ou dos desenhos da invenção patenteada, não pode ampliar ou alterar substancialmente as reivindicações, e determinadas reivindicações corrigidas devem continuar patenteáveis. Id. art. 136(3)–(5). Quando a decisão de correção se torna definitiva, o pedido, a decisão de concessão ou de julgamento e o registro são considerados realizados conforme o relatório descritivo ou os desenhos corrigidos. Id. art. 136(10).
Tribunais coreanos em ações de infração podem considerar defesas relacionadas à validade, inclusive argumentos de abuso de direito, mas a correção formal continua vinculada à prática do tribunal administrativo, e não a uma reescrita judicial de reivindicações ao estilo norte-americano ou a uma via de tramitação semelhante à continuação.
O custo é uma questão especialmente importante na Coreia porque o número de reivindicações afeta diretamente as taxas oficiais. A tabela atual de taxas do KIPO lista uma taxa de depósito eletrônico de patente de KRW 46.000 e uma taxa de exame substantivo composta por valor básico de KRW 166.000 mais KRW 51.000 por reivindicação de patente. KIPO, Fees and Payments (Patent Fees). As anuidades também incluem componentes básicos e por reivindicação. Id.
A lição coreana é: use divisionais e pedidos separados por cisão deliberadamente e controle o número de reivindicações. Um divisional coreano pode preservar uma família adicional de reivindicações, e um pedido separado por cisão pode preservar determinada matéria não rejeitada após a rejeição do recurso, mas nenhum dos mecanismos deve ser tratado como equivalente a uma continuação norte-americana. Cada um deve ser justificado por objetivo comercial distinto e orçado à luz dos custos de exame e anuidades por reivindicação.
IX. Japão: janelas de divisionais, procedimentos de correção e coordenação antecipada de reivindicações e exame
O Japão, assim como Coreia e China, não oferece a ampla prática de continuações ao estilo norte-americano. O Artigo 44 da Lei de Patentes japonesa permite ao depositante dividir um pedido que contenha duas ou mais invenções em um ou mais novos pedidos somente dentro de janelas procedimentais específicas, incluindo períodos em que emendas são permitidas, em 30 dias da intimação de uma decisão de concessão e em três meses da intimação da decisão inicial de indeferimento do examinador. Patent Act art. 44(1), Act No. 121 of 1959 (Japan). Um divisional válido geralmente é considerado depositado no momento do depósito do pedido original. Patent Act art. 44(2) (Japan).
A formulação “duas ou mais invenções” é importante. A prática japonesa de divisionais é, portanto, mais específica do que um conceito genérico de “pedido descendente”. Como o Artigo 44 se refere à divisão de pedido que contenha duas ou mais invenções e as janelas de depósito estão vinculadas a períodos de emenda e curtos períodos após decisões, a estratégia japonesa de divisionais deve ser coordenada antecipadamente com a redação original das reivindicações, o exame diferido, a estratégia de resposta a exigências e o planejamento comercial das reivindicações. Patent Act art. 44(1) (Japan).
O Japão também difere dos Estados Unidos em litígios e correção pós-concessão. O Artigo 104-3 dispõe que, em litígio de infração, se a patente for reconhecida como uma que deveria ser invalidada em procedimento de invalidação, os direitos do titular não podem ser exercidos contra a parte adversa. Patent Act art. 104-3(1) (Japan). Isso é uma defesa de validade no litígio; não é um mecanismo de continuação administrado pelo tribunal.
A correção formal ocorre por procedimentos do JPO. O Artigo 126 permite um procedimento de correção, limitado a finalidades como restringir reivindicações, corrigir erros ou traduções incorretas, esclarecer afirmações ambíguas e reescrever reivindicações dependentes em forma independente. Patent Act art. 126(1) (Japan). O Artigo 134-2 permite requerimentos de correção durante procedimentos de invalidação, sujeitos a limites específicos de prazo e finalidade. Patent Act art. 134-2(1) (Japan).
O Japão, portanto, oferece uma prática significativa de correção defensiva, mas não a mesma tramitação aberta informada por litígios proporcionada por uma continuação norte-americana pendente. Se estado da técnica ou fatos técnicos surgirem no litígio, o titular japonês poderá conseguir se defender por correção, mas essa correção é um mecanismo controlado de restrição. Não é um veículo para tramitar novas reivindicações da mesma forma que uma continuação norte-americana pode ser.
O planejamento de custos no Japão deve se concentrar fortemente no exame e no número de reivindicações. A tabela de taxas do JPO lista uma taxa de depósito de patente de ¥14.000 e, para pedidos depositados a partir de 1º de abril de 2019, uma taxa de requerimento de exame de ¥138.000 mais ¥4.000 por reivindicação. As anuidades também incluem componentes por reivindicação que aumentam por faixas de anos de vigência. JPO Fee Schedule.
A lição japonesa é: use estrategicamente as janelas de divisionais e a estrutura de exame diferido, mas não presuma que um pedido japonês possa ser mantido aberto como uma família de continuações norte-americanas. Como o Artigo 44 está vinculado a pedidos com duas ou mais invenções e a janelas procedimentais específicas, o conjunto original de reivindicações, o momento do requerimento de exame, as respostas a exigências e o planejamento dos divisionais devem ser coordenados antes que se fechem as janelas legais.
X. Conclusão
A diferença central entre a continuação norte-americana e as práticas europeia, chinesa, coreana e japonesa não é apenas terminológica. A continuação norte-americana é um mecanismo estratégico de desenvolvimento de reivindicações. Permite ao titular manter a tramitação aberta e buscar reivindicações que reflitam informações posteriores de mercado, atividade de concorrentes, necessidades de licenciamento, estado da técnica e desdobramentos de litígios. Essa flexibilidade pode aumentar substancialmente o valor de um portfólio de patentes norte-americano.
Europa, China, Coreia e Japão oferecem instrumentos importantes, mas diferentes. A Europa oferece divisionais que podem preservar oportunidades de reivindicação baseadas na mesma divulgação se depositados enquanto o pedido originário permanece pendente e se cumprirem restrições rigorosas de acréscimo de matéria, pendência, taxas e tramitação; também oferece limitação central sob o Artigo 105a da EPC e limitação de reivindicações em procedimentos de validade nacionais ou no UPC. A China oferece divisionais vinculados à Regra 48 e ao prazo de formalidades de concessão da Regra 60, além de emendas restritas das reivindicações na invalidação pela CNIPA. A Coreia oferece divisionais, um mecanismo mais restrito de pedido separado por cisão introduzido após 2022 para determinadas reivindicações não rejeitadas após a rejeição do recurso e correção no IPTAB. O Japão oferece divisionais sob a estrutura de “duas ou mais invenções” do Artigo 44 e procedimentos de correção no JPO ou pedidos de correção na invalidação.
A lição prática para advogados de patentes norte-americanos é direta: mantenha a tramitação nos EUA aberta quando houver um objetivo real de reivindicação, mas não presuma que a mesma estratégia possa ser exportada. Para portfólios globais, a melhor prática é redigir de forma ampla e precisa desde o início, controlar separadamente as janelas estrangeiras de divisionais e pedidos separados por cisão, orçar realisticamente os custos de continuações e pedidos subsequentes no exterior e usar continuações norte-americanas como opções deliberadas de reivindicação, em vez de depósitos automáticos.