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Resumo executivo: O USPTO deveria alterar suas regras de reexame para permitir expressamente a comunicação eletrônica de documentos entre as partes mediante acordo, seguindo o modelo já estabelecido para o inter partes review. Embora os documentos de reexame possam ser protocolados eletronicamente, 37 C.F.R. § 1.248 não prevê expressamente uma opção de comunicação eletrônica, e a Central Reexamination Unit explicou publicamente que sua disposição sobre transmissão permite correio de primeira classe, mas exclui e-mail e fax. Esse regime gera custos duplicados de manuseio e pode reduzir o tempo efetivamente disponível para responder, pois a comunicação pelo correio se torna eficaz antes de o destinatário receber os documentos. Os novos prazos improrrogáveis de resposta anteriores à decisão de instauração tornam o acesso imediato especialmente importante. Uma alteração cuidadosamente elaborada deveria abranger tanto os requerimentos iniciais quanto as apresentações posteriores, exigir consentimento escrito e endereços designados para recebimento, assegurar o acesso ao conjunto completo de documentos e estabelecer regras claras sobre conclusão da comunicação, falhas de transmissão e entrega corretiva. Os métodos existentes deveriam permanecer disponíveis na ausência de consentimento. Alterações coordenadas e atualizações correspondentes das orientações do USPTO melhorariam a eficiência e a segurança processual, preservando os limites de participação e as proteções de notificação existentes no reexame.
Introdução
Um advogado pode protocolar eletronicamente um requerimento de reexame ex parte no United States Patent and Trademark Office e ainda se deparar com uma regra de comunicação à outra parte estruturada em torno da entrega física. O órgão permite o protocolo eletrônico de requerimentos de reexame e de apresentações posteriores apropriadas, mas a regra que rege a comunicação de documentos entre o titular da patente e o terceiro requerente enumera a entrega pessoal, a entrega em estabelecimento comercial ou residência, o correio de primeira classe e, em circunstâncias excepcionais, a publicação. Ela não contém autorização expressa para comunicação eletrônica mediante acordo. U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2224 (9ª ed., rev. 01.2024, nov. de 2024) [doravante MPEP]; 37 C.F.R. § 1.248(a)(1)–(5) (2026).
O USPTO deveria preencher essa lacuna. Suas regras de inter partes review já fornecem o modelo essencial: as partes podem concordar com a comunicação eletrônica, com uma alternativa de entrega prescrita quando não houver acordo. 37 C.F.R. §§ 42.6(e)(1), 42.105(b) (2026). Estender essa permissão expressa ao reexame reduziria o manuseio desnecessário, melhoraria o acesso aos materiais comunicados e daria aos profissionais uma base clara para tratar a transmissão eletrônica como comunicação juridicamente eficaz. Uma alteração baseada no consentimento também preservaria os métodos existentes de entrega para titulares e requerentes que deles necessitem.
O regime atual de comunicação de documentos
A obrigação de comunicação começa com o requerimento. Um terceiro requerente precisa entregar ao titular da patente o requerimento integral no endereço de correspondência previsto no § 1.33(c), e o requerimento precisa incluir o certificado de comunicação exigido. 37 C.F.R. § 1.510(b)(5) (2026). O protocolo eletrônico perante o órgão não satisfaz, por si só, essa obrigação separada. A distinção importa porque enviar um requerimento ao sistema de uma agência e notificar o titular da patente com eficácia jurídica cumprem funções diferentes. Uma regra moderna deveria tratar expressamente de ambas as funções, sem presumir que um registro público pesquisável substitui a comunicação formal.
A obrigação continua após o requerimento. Em um procedimento originado por requerimento de terceiro, os documentos protocolados pelo titular ou pelo requerente precisam ser comunicados à outra parte de acordo com o § 1.248 e registrar essa comunicação; o órgão pode recusar-se a considerar um documento que não cumpra esses requisitos. 37 C.F.R. § 1.550(f) (2026). A capacidade limitada de participação do requerente não elimina a obrigação contínua de comunicação do titular. Normalmente, a participação ativa do requerente termina com a réplica à manifestação do titular da patente, observadas as exceções especificadas na norma. Id. § 1.550(g). O reexame pode, portanto, permanecer ex parte em sua fase de exame e, ao mesmo tempo, exigir a entrega contínua de documentos ao requerente.
O § 1.248 especifica os procedimentos. A comunicação precisa ser feita ao advogado ou agente da parte quando ela estiver representada. A regra autoriza a entrega à pessoa, a entrega em estabelecimento comercial ou residência que satisfaça os requisitos e o correio de primeira classe; a publicação exige demonstração, satisfatória ao Diretor, de que os outros métodos são impraticáveis. A postagem fixa a data da comunicação. Id. § 1.248(a)(1)–(5). A disposição sobre transmissão identifica expressamente o correio de primeira classe; não enumera e-mail nem fax. Essas restrições à transmissão coexistem com os métodos separados de entrega física previstos na regra.
A CRU tratou diretamente da questão de o e-mail se qualificar como comunicação formal durante a sessão de perguntas e respostas do webinar do USPTO de 18 de fevereiro de 2026. Stephen J. Stein, especialista de garantia de qualidade de gestão da CRU, explicou que o § 1.248 permite a transmissão pelo correio norte-americano de primeira classe e reconhece separadamente a comunicação pessoal. Em seguida, afirmou: “Entretanto, a comunicação por transmissão está limitada ao correio de primeira classe.” Stein explicou ainda que e-mail, fax e outros métodos de transmissão não são permitidos sob o § 1.248. U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Hour: Central Reexamination Unit, em 1:01:43–1:02:46 (18 de fevereiro de 2026) (declarações de Stephen J. Stein; trecho citado em 1:02:28), https://www.youtube.com/watch?v=A5jQaiZJpA8&t=3728.
Essa troca torna concreta a prática declarada da CRU. Na resposta, Stein não identificou uma exceção para comunicação eletrônica mediante acordo. Sua explicação reforça a justificativa para inserir uma opção de comunicação eletrônica diretamente na norma, onde os profissionais poderiam identificar tanto os métodos permitidos quanto o efeito do consentimento. Embora a explicação em um webinar não altere, por si só, as regras, ela dá às partes uma razão prática para buscar autorização normativa expressa antes de tratar uma troca de e-mails como comunicação suficiente. Uma alteração nos moldes do IPR forneceria essa autorização e reduziria a necessidade de enviar uma cópia física do conjunto de documentos apenas para evitar uma controvérsia sobre conformidade. Compare-se 37 C.F.R. § 1.248(a) (2026), com id. §§ 42.6(e)(1), 42.105(b).
As consequências de uma comunicação defeituosa tornam valiosa a segurança jurídica. Para o requerimento inicial, o cumprimento da exigência de comunicação afeta a data de depósito: o requerimento recebe uma data de depósito quando satisfaz os requisitos do § 1.510, inclusive a certificação da comunicação. 37 C.F.R. § 1.510(b)(5), (d) (2026). Stein enfatizou essa consequência anteriormente no webinar. USPTO Hour: Central Reexamination Unit, em 27:58–29:11. Para apresentações posteriores, o MPEP distingue a ausência de certificado quando a comunicação efetivamente ocorreu da falta de comunicação do documento. Esta última normalmente leva à não admissão do documento e a uma oportunidade de sanar o defeito, enquanto a prática após rejeição final é mais restritiva. Um defeito não sanado pode impedir a consideração da apresentação e, quando o titular não tiver respondido adequadamente por outra via, pode levar ao encerramento da tramitação. MPEP §§ 2266.02–2266.03; ver também 37 C.F.R. § 1.550(d), (f) (2026). Uma alteração da regra de comunicação daria às partes uma forma adicional confiável de cumprir a obrigação antes que esses problemas surgissem.
Por que o momento da comunicação importa
O novo procedimento do órgão anterior à decisão de instauração torna a questão mais imediata. Para requerimentos protocolados a partir de 5 de abril de 2026, o procedimento permite uma manifestação do titular da patente que atenda aos requisitos antes da determinação sobre a existência de uma questão nova substancial de patenteabilidade. Esse documento deve ser apresentado no máximo trinta dias após a comunicação do requerimento. O requerente somente pode apresentar uma resposta pelo procedimento excepcional previsto no aviso, acompanhada de uma petição passível de deferimento sob o § 1.182 e da taxa exigida; seu prazo é de quinze dias corridos após a comunicação da manifestação do titular. Nenhum dos prazos é prorrogável, e os documentos continuam sujeitos às exigências de comunicação do § 1.248. Pre-Order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings, 1545 Off. Gaz. Pat. Office 217, 218 (28 de abril de 2026) [doravante Procedimento Prévio à Instauração].
Quando se utiliza correio de primeira classe, a data da comunicação é a data da postagem, e não a data em que o destinatário recebe os materiais. 37 C.F.R. § 1.248(a)(4) (2026). Suponha que um requerimento chegue ao endereço de correspondência do titular cinco dias após a postagem. Esses cinco dias já consumiram parte do prazo de trinta dias para a resposta anterior à decisão de instauração. A comunicação eletrônica, quando acordada e concluída com sucesso, poderia dar ao advogado acesso aos mesmos materiais muito mais próximo do momento em que o prazo começa. Alinhar a notificação efetivamente utilizável ao início desse prazo curto e fixo de resposta ajudaria o destinatário a aproveitar a oportunidade de forma eficaz.
O que o reexame deveria aproveitar da prática de IPR
A prática de IPR oferece uma comparação útil precisamente porque sua regra de comunicação eletrônica é simples. O § 42.6(e)(1) dispõe: “A comunicação poderá ser feita eletronicamente mediante acordo entre as partes.” 37 C.F.R. § 42.6(e)(1) (2026). Sem acordo, a regra exige Priority Mail Express ou um método pelo menos tão rápido e confiável. Id. As disposições correlatas tratam da simultaneidade entre comunicação e protocolo, da comunicação ao advogado e dos certificados que identificam a data, o método e os destinatários. Id. § 42.6(e)(2)–(4). A comunicação eletrônica opera, assim, dentro de um regime estabelecido para identificar o que foi entregue, quando e a quem.
As regras de IPR também tratam separadamente da petição inicial. O § 42.105 especifica onde a petição e as provas de suporte precisam ser entregues e permite expressamente a comunicação eletrônica mediante acordo. Id. § 42.105(a)–(b). Essa distinção deveria ser incorporada ao reexame. A permissão para enviar apresentações posteriores por e-mail não resolve, por si só, como um requerente pode comunicar o documento que primeiro alerta o titular sobre o procedimento. Qualquer alteração deveria abranger o requerimento inicial e os documentos posteriores, exigindo acordo efetivo antes de a comunicação eletrônica substituir o método de entrega que seria aplicável.
Os benefícios mais amplos são diretos. Quando ambos os lados trabalham com arquivos eletrônicos, imprimir, organizar, embalar e postar um conjunto adicional de documentos para comunicação gera despesas sem necessariamente melhorar sua capacidade de analisar a apresentação. A entrega eletrônica pode preservar o texto pesquisável e disponibilizar o mesmo conjunto completo a todos que precisam analisá-lo. A economia varia conforme o tamanho do processo e as práticas das partes. Mesmo quando a economia imediata é pequena, os destinatários interessados deveriam poder escolher um método confiável e adequado aos documentos que utilizam.
Regras claras também melhorariam a administração. Um método definido de comunicação eletrônica permitiria que um certificado identificasse os endereços designados, os arquivos transmitidos e a data da transmissão, dando ao órgão uma base mais concreta para resolver uma controvérsia sobre a comunicação. O órgão poderia concentrar-se em verificar se as partes consentiram e cumpriram os requisitos de entrega especificados. Esse objetivo é compatível com a determinação do Congresso de que os procedimentos de reexame recebam “tramitação especialmente célere”. 35 U.S.C. § 305. O acesso imediato aos materiais comunicados é um passo prático em direção a esse objetivo.
Como elaborar uma regra confiável de comunicação eletrônica
A alteração deveria começar pelo consentimento escrito. Cada destinatário deveria designar os endereços de e-mail autorizados a receber comunicações, com o advogado atuando pela parte representada. O acordo deveria identificar o procedimento e indicar se abrange o requerimento inicial, os documentos posteriores ou ambos. O consentimento e qualquer alteração posterior deveriam ser documentados nos autos. Um endereço de e-mail profissional que apareça em um site ou em outro caso não deveria ser tratado como consentimento para receber comunicações em um reexame recém-iniciado. Se o consentimento não tiver sido obtido, deveriam prevalecer os requisitos de comunicação existentes.
Como ponto de partida para a elaboração normativa, a disposição operacional poderia ter a seguinte redação:
A comunicação poderá ser feita eletronicamente mediante acordo escrito entre as partes remetente e destinatária. O acordo deverá identificar os endereços eletrônicos designados para comunicação e os documentos ou o procedimento que abrange. Na ausência desse acordo, a comunicação deverá ser feita conforme as demais disposições deste capítulo.
Essa redação proposta precisaria de disposições correspondentes sobre o requerimento inicial, os certificados, a conclusão da comunicação e as falhas de transmissão. Sua escolha central é limitada: a comunicação eletrônica torna-se uma opção expressamente autorizada quando as partes afetadas concordam em utilizá-la.
A regra deveria exigir a entrega do conjunto completo de documentos objeto da comunicação. Um e-mail que identifique um protocolo sem proporcionar acesso a seu conteúdo não deveria ser suficiente. Para anexos, a parte remetente deveria identificar os arquivos e confirmar que correspondem aos materiais comunicados. Para um processo grande demais para anexos comuns, a regra deveria permitir um método seguro de download acordado entre as partes, com índice, instruções de acesso funcionais e um período definido de disponibilidade suficiente para que o destinatário retenha os arquivos. O destinatário deveria poder baixar uma cópia estável sem adquirir uma conta e sem depender de um link que possa desaparecer antes de os materiais poderem ser razoavelmente obtidos.
As regras de conclusão e de falha merecem igual atenção. O órgão deveria especificar quando a comunicação eletrônica se considera concluída, qual fuso horário prevalece e como a data da comunicação é informada. A transmissão bem-sucedida aos endereços designados poderia fornecer a regra ordinária de conclusão, sujeita a correção quando o remetente souber que a entrega falhou ou que os arquivos estavam inacessíveis. Uma falha conhecida deveria desencadear retransmissão imediata ou o uso de uma alternativa autorizada, e o prazo de resposta aplicável deveria correr a partir da comunicação eficaz. A regra também deveria explicar como os destinatários apresentam uma alegação plausível de falha e quais provas o órgão considerará.
Essas proteções não deveriam fazer da confirmação de recebimento um requisito prévio da comunicação. Caso contrário, um destinatário poderia controlar o início de um prazo simplesmente deixando de responder. Registros de transmissão, cópias preservadas dos documentos comunicados e um certificado deveriam normalmente estabelecer os fatos relevantes, enquanto uma falha específica poderia ser examinada com base em suas provas. As retiradas de consentimento deveriam produzir efeitos prospectivos após o aviso especificado, de modo que uma parte não pudesse invalidar uma transmissão anterior ao alterar suas instruções após a comunicação. Esses detalhes são salvaguardas propostas para o reexame, e não uma descrição de requisitos já impostos pelas regras de IPR.
A objeção mais forte diz respeito ao titular que não sabe que um requerimento está prestes a ser apresentado. Essa preocupação justifica preservar os métodos existentes de comunicação na ausência de consentimento e manter as proteções relativas ao endereço de correspondência para o requerimento inicial. Ela não justifica negar uma opção eletrônica a um titular que tenha expressamente designado advogado e concordado em receber o requerimento eletronicamente. Uma exigência geral de monitorar o andamento eletrônico do órgão levantaria uma questão diferente. A reforma aqui proposta depende de um canal de entrega acordado e da transmissão efetiva do conjunto de documentos.
As falhas de e-mail e as preocupações com segurança cibernética igualmente justificam salvaguardas, e não uma exclusão categórica. As partes deveriam poder especificar limites de anexos, sistemas aprovados de transferência segura e contatos alternativos antes de optar pela comunicação eletrônica. Deveriam manter registros suficientes para demonstrar o que foi enviado e corrigir prontamente falhas conhecidas de entrega. A exigência de consentimento dá ao destinatário que não possa utilizar de modo confiável o método proposto uma base fundamentada para recusá-lo. Também evita obrigar o órgão a criar uma plataforma universal de comunicação eletrônica antes de adotar uma melhoria processual útil.
A alteração tampouco mudaria o papel limitado de um terceiro requerente. A entrega de um documento e a permissão para responder a ele são questões processuais distintas. A comunicação eletrônica expressamente autorizada manteria intactas as restrições do § 1.550(g) e a natureza excepcional de uma resposta do requerente anterior à decisão de instauração. 37 C.F.R. § 1.550(g) (2026); Procedimento Prévio à Instauração, 1545 Off. Gaz. Pat. Office at 218. O órgão pode modernizar a forma pela qual documentos autorizados chegam aos destinatários, preservando a estrutura do exame ex parte.
Implementação da reforma
O USPTO dispõe de uma via de elaboração normativa. O Congresso autorizou o órgão a editar regulamentos que regem os procedimentos perante ele, em conformidade com a lei e com a Administrative Procedure Act. 35 U.S.C. § 2(b)(2)(A)–(B). As disposições legais sobre reexame exigem que o Diretor envie o requerimento de terceiro ao titular e exigem a comunicação da manifestação do titular e da réplica do requerente, mas não prescrevem entrega em papel para essas trocas. Id. §§ 302, 304. Uma alteração cuidadosamente redigida que permita a comunicação eletrônica mediante acordo trataria de um método processual dentro desse regime.
O órgão deveria adotar um procedimento de aviso e comentários públicos para obter contribuições práticas sobre consentimento, processos volumosos e falhas de entrega. Ver 5 U.S.C. § 553. Alterações direcionadas aos §§ 1.510(b)(5) e 1.550(f), com tratamento correspondente das apresentações anteriores à decisão de instauração, poderiam implementar a reforma especificamente para o reexame. Alternativamente, alterar o § 1.248 poderia fornecer uma disposição mais ampla sobre comunicação eletrônica, mas essa abordagem exigiria considerar outros procedimentos regidos pela regra. Em qualquer caso, o MPEP, as orientações sobre certificados de comunicação e os formulários pertinentes deveriam ser atualizados em conjunto para que os profissionais recebessem uma instrução uniforme.
A comunicação eletrônica mediante acordo é uma reforma prática com um modelo viável já presente nas regras do USPTO. A explicação pública da CRU sobre a exigência atual de transmissão dá ao órgão uma razão concreta para tratar da questão em seu texto normativo. Seu valor é mais claro quando um conjunto completo de documentos eletrônicos precisa chegar ao advogado com rapidez suficiente para permitir uma resposta efetiva. O órgão deveria tornar a opção explícita, preservar os métodos existentes na ausência de consentimento e definir as salvaguardas que tornam a entrega eletrônica confiável. Titulares e requerentes deveriam poder dedicar seu tempo ao mérito do reexame com a segurança de que uma transmissão eletrônica acordada satisfaz o dever de comunicação.