Resumo executivo: A incorporação por referência pode preservar uma divulgação técnica que, mais tarde, se torna crucial para o suporte das reivindicações, a prioridade e a interpretação das reivindicações, mas sua eficácia depende de redação precisa e do cumprimento de requisitos jurídicos distintos. Uma declaração de incorporação deve identificar a fonte e o material incorporado com especificidade suficiente; uma referência genérica a um livro técnico inteiro pode deixar um ensinamento específico inadequadamente identificado. A prática dos EUA também restringe as fontes de material essencial, enquanto as reivindicações de prioridade e de benefício exigem cumprimento separado dos requisitos e preservação da divulgação de suporte ao longo da família de pedidos. Decisões envolvendo patentes e pedidos provisórios incorporados demonstram que alterações relevantes entre relatórios descritivos sucessivos podem afetar a interpretação das reivindicações, apesar da incorporação do documento anterior. Os procedimentos de correção oferecem soluções limitadas para certos defeitos e omissões inadvertidas, sujeitas à divulgação original e aos prazos aplicáveis. Os procedimentos do PCT impõem requisitos separados para uma reivindicação inicial de prioridade, uma declaração de incorporação e uma confirmação posterior, enquanto a prática europeia exige a divulgação essencial expressamente na descrição e restringe acréscimos posteriores. Incluir diretamente a divulgação técnica fundamental, comparar relatórios descritivos sucessivos e revisar as disposições de incorporação à medida que as reivindicações evoluem pode reduzir a incerteza e preservar a flexibilidade durante a tramitação.
Introdução
A incorporação por referência pode preservar uma divulgação que se torna importante anos após o depósito de um pedido de patente. A descrição de uma implementação alternativa, um desenho omitido quando um relatório descritivo é reorganizado ou uma explicação anterior de uma relação técnica pode fornecer suporte para reivindicações buscadas durante a tramitação. A eficácia dessa incorporação depende das palavras utilizadas, do documento identificado e dos requisitos jurídicos que regem o material. Incluir expressamente a divulgação necessária às reivindicações pretendidas facilita a identificação desse suporte e reduz a dependência de procedimentos posteriores de correção.
Considere um pedido de continuação direcionado a um controlador descrito em um pedido anterior. A continuação reproduz a descrição do hardware do controlador, mas omite a explicação da rotina de calibração presente no pedido anterior. Ela incorpora apenas a discussão do hardware contida no pedido anterior. Anos depois, uma reivindicação relativa à rotina de calibração pode exigir que se determine se a discussão omitida foi de fato incorporada e se cada pedido na cadeia de benefício preservou o suporte necessário. Um parágrafo sobre pedidos relacionados e um comprovante de depósito correto não respondem a essas questões de divulgação. Ver Zenon Envtl., Inc. v. U.S. Filter Corp., 506 F.3d 1370, 1378–82 (Fed. Cir. 2007).
O que a incorporação acrescenta à divulgação
Uma incorporação eficaz torna o material identificado parte da divulgação do documento que o incorpora. Seu alcance depende do que esse documento incorpora. Uma cláusula que abranja toda uma divulgação pode ter efeito diferente de uma cláusula restrita a um processo de fabricação ou a um componente específico. A determinação do alcance da incorporação também precede a questão separada de saber se a divulgação combinada satisfaz os requisitos aplicáveis às reivindicações. Ver Paice LLC v. Ford Motor Co., 881 F.3d 894, 907–10 (Fed. Cir. 2018).
Essa distinção importa porque o requisito de descrição escrita (written description) diz respeito à invenção reivindicada. A presença de duas características em algum ponto de um pedido e de uma referência incorporada não dispensa o exame de se a divulgação demonstra a posse da relação reivindicada entre elas. Por exemplo, um pedido pode descrever uma matriz de sensores, enquanto uma patente incorporada descreve uma técnica de calibração para um instrumento diferente. Determinar se o pedido dá suporte a uma reivindicação que combine essa matriz e essa técnica exige examinar a divulgação como um todo. A análise continua sendo se a divulgação combinada dá suporte à relação reivindicada entre elas. Ver 35 U.S.C. § 112(a); Paice, 881 F.3d at 910; U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2163 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [doravante MPEP].
Uma citação comum tem outra finalidade. Identificar uma publicação como informação de contexto, ou apresentá-la em uma declaração de divulgação de informações (information disclosure statement), não torna, por si só, seu conteúdo técnico parte do relatório descritivo. Da mesma forma, uma reivindicação de benefício identifica uma relação reivindicada entre pedidos, mas normalmente não importa toda a divulgação do pedido anterior. Essas distinções tornam-se relevantes quando uma emenda depende de material externo ao texto expresso do pedido. Ver 37 C.F.R. § 1.57(c), (h)(1); Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 1318–20 (Fed. Cir. 2018).
Redação de uma declaração de incorporação eficaz
Excetuados os procedimentos separados dos parágrafos (a) e (b), a Regra 1.57 exige linguagem de incorporação no relatório descritivo. A declaração deve utilizar as raízes das palavras “incorporate” e “reference” e identificar claramente a patente, o pedido ou a publicação referenciada. Em razão desse requisito, uma declaração de que um documento descreve tecnologia relacionada é, por si só, insuficiente. Ver 37 C.F.R. § 1.57(c).
Uma cláusula pode declarar, por exemplo, que a divulgação de uma publicação identificada de pedido de patente dos EUA é incorporada por referência em sua integralidade. Uma cláusula mais restrita pode identificar parágrafos e figuras específicos. A escolha depende da divulgação pretendida, mas qualquer uma das abordagens deve identificar a fonte e o material incorporado com precisão suficiente. Uma redação que abranja toda a divulgação pode preservar uma divulgação ampla; ela não elimina a necessidade de examinar se o leitor consegue identificar o material que está sendo incorporado.
Em Paice, o Federal Circuit decidiu que uma linguagem ampla de incorporação trouxe uma patente inteira para um pedido anterior, apesar de uma frase subsequente que tratava das diferenças entre as invenções. O tribunal distinguiu a linguagem que limitava expressamente a incorporação a ensinamentos selecionados. Sua análise mostra por que as descrições de características técnicas específicas e as declarações que definem o alcance da incorporação exigem atenção separada. Paice, 881 F.3d at 907–10.
A identificação do documento também merece revisão quando um pedido é depositado simultaneamente a outro ou antes que seu número seja conhecido. Título, informações sobre os inventores, data de depósito e número de controle interno podem ajudar a identificar o documento pretendido, mas uma referência copiada a um pedido depositado “concurrently herewith” pode tornar-se ambígua em continuações posteriores. Atualizar a citação com o número efetivo do pedido evita deixar essa identificação a cargo de inferências. Ver Hollmer v. Harari, 681 F.3d 1351, 1355–58 (Fed. Cir. 2012).
Especificidade e referências a livros técnicos inteiros
A especificidade envolve tanto identificar o documento-fonte quanto identificar o que o pedido extrai dele. Em Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State University, o Federal Circuit explicou que o documento que faz a incorporação deve identificar o material incorporado com particularidade detalhada e indicar claramente onde esse material aparece. A análise utiliza a compreensão de um técnico no assunto. Informações bibliográficas corretas atendem à identificação da fonte, mas não necessariamente esclarecem o alcance ou a finalidade da incorporação. Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ., 212 F.3d 1272, 1282–83 (Fed. Cir. 2000).
Uma referência genérica a um livro técnico inteiro pode, portanto, ser insuficiente quando o depositante posteriormente se apoia em um ensinamento técnico específico que o relatório descritivo não identifica. Suponha que um relatório descritivo faça referência genérica a um extenso livro de eletrônica, enquanto uma reivindicação posterior depende de um método específico de calibração discutido em um capítulo. A mera localização do método em algum ponto do livro não resolve se a referência original incorporou esse ensinamento com a especificidade exigida nem se a divulgação combinada dá suporte à invenção reivindicada. Nomear o livro e acrescentar as palavras “in its entirety” não resolve automaticamente essas questões. Ver id.; Paice, 881 F.3d at 910.
SkinMedica ilustra o problema na interpretação das reivindicações. A patente declarava incorporar integralmente um volumoso tratado sobre cultura celular. A titular da patente posteriormente se apoiou em um trecho sobre cultivo com microesferas para se opor a uma interpretação restritiva. O Federal Circuit concluiu que a referência genérica ao livro não identificava a utilização daquele trecho para superar a clara exclusão de escopo contida no relatório descritivo. O tribunal deixou expressamente em aberto se o tratado havia sido incorporado com particularidade suficiente para se tornar parte do conjunto de elementos intrínsecos de interpretação. Sua decisão ilustra o risco de depender de uma referência não direcionada a um livro técnico, em vez de estabelecer uma proibição categórica à incorporação de livros inteiros. SkinMedica, Inc. v. Histogen Inc., 727 F.3d 1187, 1207 & n.13 (Fed. Cir. 2013).
Para uma referência extensa, identificar o autor ou editor, o título, a edição e o capítulo ou as páginas pertinentes facilita a localização do material pretendido. O relatório descritivo também pode identificar a técnica, a definição, a figura ou o protocolo específico que está sendo incorporado e explicar sua relação com a invenção divulgada. Por exemplo, uma referência ao procedimento de calibração em uma seção e faixa de páginas identificadas comunica mais do que uma referência genérica ao conteúdo completo do livro. A precisão exigida depende do contexto; os precedentes não impõem citações página por página para toda incorporação. Ver Advanced Display, 212 F.3d at 1282–83.
Essa ressalva preserva a regra reconhecida em Paice. Uma declaração inequívoca pode incorporar toda a divulgação de uma patente claramente identificada sem enumerar cada parágrafo. A distinção depende de a linguagem e o contexto identificarem adequadamente o material incorporado, e não de uma regra universal segundo a qual todas as incorporações amplas falham. Ver Paice, 881 F.3d at 907–09.
A admissibilidade da fonte apresenta uma limitação independente. Mesmo um trecho de livro técnico precisamente identificado não pode permanecer como a única fonte incorporada de material essencial em um pedido que resulte em uma patente dos EUA, segundo a regra ordinária. Livros técnicos são publicações não patentárias, admitidas para incorporação de material não essencial nos termos da Regra 1.57(e), mas não são fontes permitidas de material essencial nos termos da Regra 1.57(d). A inclusão direta da divulgação técnica necessária resolve essa restrição quanto à fonte. A inserção posterior de material originalmente referenciado continua sujeita aos requisitos de correção discutidos abaixo. Ver 37 C.F.R. § 1.57(d)–(e), (g)–(h); MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2.
Material essencial e não essencial
A Regra 1.57 classifica o material de acordo com sua função no atendimento aos requisitos de divulgação. Material essencial inclui informações necessárias aos requisitos da § 112(a), incluindo descrição escrita, suficiência descritiva (enablement) e melhor modo de realização (best mode); ao requisito de precisão das reivindicações da § 112(b); ou à identificação de estrutura, material ou atos correspondentes a uma função nos termos da § 112(f). A classificação depende, portanto, do que o pedido precisa divulgar para suas reivindicações, e não de o redator classificar uma referência como informação de contexto. Ver 37 C.F.R. § 1.57(d).
Segundo a regra ordinária de incorporação, o material essencial somente pode ser incorporado a partir de uma patente dos EUA ou de uma publicação de pedido de patente dos EUA que contenha diretamente o material necessário. A própria fonte não pode fornecer esse material essencial exclusivamente por meio da incorporação de outro documento. Essa restrição diz respeito ao material essencial específico; ela não desqualifica toda patente que por acaso contenha uma cláusula de incorporação. Ver id.
O material não essencial dispõe de uma gama mais ampla de fontes permitidas, incluindo patentes estrangeiras e pedidos publicados, publicações não patentárias e pedidos dos EUA de titularidade comum depositados anteriormente ou simultaneamente. É proibida a incorporação por meio de hiperlink ou código executável pelo navegador. Um documento técnico publicado e identificável apresenta, portanto, uma questão de fonte diferente daquela apresentada por um link para um site sujeito a mudanças. Ver 37 C.F.R. § 1.57(e).
Essas restrições não tornam irreparável toda incorporação inadequada. Uma incorporação expressa original de uma patente estrangeira ou de um pedido não publicado pode permitir a inserção tempestiva, no relatório descritivo, do material anteriormente referenciado. O procedimento de correção torna-se importante quando esse material é necessário para dar suporte às reivindicações. Ver MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2.
Incorporação e a data de depósito anterior
Um depositante que busca uma data de depósito anterior deve satisfazer tanto os requisitos de divulgação aplicáveis quanto os requisitos para reivindicar prioridade ou benefício. Para o benefício de depósito nacional anterior nos termos da § 120, a lei exige uma referência específica ao pedido anterior, além de outras condições. Para os atuais pedidos não provisórios, a Regra 1.78 geralmente exige as informações de benefício em uma folha de dados do pedido (application data sheet). A cláusula de incorporação de um relatório descritivo não substitui essas informações. Ver 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(a)(3), (d)(2).
Droplets ilustra a consequência. O depositante tentou obter o benefício de um depósito anterior por meio da incorporação de um pedido que continha as informações de benefício pertinentes. O Federal Circuit decidiu que a incorporação não atendia ao requisito de referência específica da § 120. A informação ao público sobre a cadeia de benefício reivindicada não poderia depender de uma busca em documentos incorporados por uma reivindicação de benefício não declarada. Droplets, 887 F.3d at 1318–20.
A continuidade da divulgação apresenta um problema separado. Em Zenon, a linguagem limitada de incorporação nos pedidos intermediários não preservou a divulgação necessária sobre distribuição de gás. A patente posterior perdeu a data anterior reivindicada, e uma patente anterior da família tornou-se uma referência destrutiva da novidade. A restauração do texto em um pedido posterior não corrigiu a ruptura intermediária na divulgação. Zenon, 506 F.3d at 1378–82.
O MPEP também distingue um pedido que resultará em uma patente dos EUA de um pedido anterior utilizado apenas para estabelecer uma data efetiva de depósito. Suas restrições ordinárias quanto às fontes de material essencial não se aplicam da mesma maneira a essa última análise. O material incorporado naquele pedido anterior pode ser considerado para determinar se ele fornece o suporte necessário. Essa distinção não autoriza um pedido que resulte em patente a deixar sua divulgação essencial exclusivamente em uma fonte não permitida. Ver MPEP § 608.01(p), pt. I.B.
Pedidos provisórios e pedidos de continuação
Quando um pedido não provisório é preparado a partir de um provisório, o processo de redação frequentemente amplia e reorganiza a divulgação. Esboços informais tornam-se desenhos formais, a terminologia muda e exemplos são transferidos para outras seções. Esse trabalho também pode omitir uma modalidade alternativa de realização que mais tarde se torne comercialmente importante. Comparar as divulgações antes do depósito ajuda a identificar o que foi mantido, o que foi deliberadamente omitido e o que permanece apenas no pedido provisório.
A incorporação expressa do pedido provisório no momento do depósito pode preservar uma base para inserir material anteriormente referenciado sem acrescentar matéria nova. Se, porém, o material for essencial e permanecer disponível apenas por meio de um pedido provisório não publicado, o pedido não provisório não poderá se apoiar nessa fonte como uma incorporação permitida de material essencial. Incluir diretamente o texto e os desenhos necessários resolve esse problema. A reivindicação de benefício continua exigindo cumprimento separado da § 119(e) e da Regra 1.78. Ver 35 U.S.C. § 119(e); 37 C.F.R. §§ 1.57(d), 1.78(a); MPEP §§ 211.02, 608.01(p), pt. I.B.
A mesma revisão importa para continuações e pedidos divisionários. Manter uma modalidade de realização diretamente em cada relatório descritivo pode tornar a análise posterior de suporte mais simples do que reconstruí-la por meio de várias cláusulas de incorporação. Uma revisão da família pode mapear cada limitação de reivindicação cogitada até a divulgação mais antiga que lhe dá suporte e, em seguida, confirmar que os pedidos intermediários preservam a combinação reivindicada. Essa abordagem também revela diferenças entre divulgações que por acaso utilizam a mesma terminologia. Ver Zenon, 506 F.3d at 1378–82; Hollmer, 681 F.3d at 1355–58.
Recuperação de material inadvertidamente omitido
A Regra 1.57(b) oferece uma salvaguarda mesmo sem uma cláusula expressa de incorporação. Ela se aplica quando material do relatório descritivo ou dos desenhos foi inadvertidamente omitido, uma reivindicação de prioridade ou de benefício que atenda aos requisitos estava presente na data de depósito e o material omitido estava integralmente contido no pedido anterior. Segundo as orientações do USPTO, a contenção integral exige divulgação expressa no pedido anterior tal como depositado. O procedimento não permite montar uma divulgação ausente a partir de inferências. Ver 37 C.F.R. § 1.57(b); MPEP § 217, pts. II.C–D.
A reivindicação de benefício presente no dia do depósito não importa automaticamente todo o relatório descritivo do pedido anterior. É necessária uma emenda que acrescente o material omitido. A apresentação deve identificar a localização do material no pedido anterior e incluir a cópia e a tradução exigidas, observadas as exceções da regra. A correção deve atender ao prazo aplicável fixado pelo Instituto e aos prazos de tramitação previstos na regra. Ver 37 C.F.R. § 1.57(b)(1); MPEP § 217, pt. II.E.
Por exemplo, uma folha de desenhos acidentalmente excluída do conjunto de documentos enviado para depósito pode se enquadrar no procedimento se constar do pedido anterior e se a reivindicação de prioridade ou de benefício estiver presente no dia do depósito. Um desenho criado somente depois para explicar uma característica recém-concebida apresenta um problema diferente. A salvaguarda restaura uma divulgação existente; ela não estabelece suporte para matéria desenvolvida posteriormente.
A incorporação expressa e o procedimento para omissão inadvertida também têm consequências diferentes após a concessão. O material nunca restaurado nos termos da Regra 1.57(b) não pode então ser acrescentado por meio de certificado de correção ou reemissão (reissue) mediante invocação dessa disposição. Esse limite torna especialmente útil verificar o relatório descritivo e os desenhos depositados enquanto a tramitação ainda está em curso. Ver MPEP § 217, pt. II.E.
Correção de problemas durante a tramitação
Uma correção pode esclarecer uma incorporação suficientemente estabelecida no momento do depósito. A regra permite corrigir a ausência de terminologia de incorporação quando o pedido original expressava claramente a intenção de incorporar. Ela permite corrigir a identificação do documento quando a descrição original identificava de modo inequívoco o documento pretendido. Uma citação não relacionada não pode simplesmente ser substituída por outra fonte que o redator posteriormente afirme ter pretendido utilizar. Ver 37 C.F.R. § 1.57(h)(1)–(2).
Quando material anteriormente incorporado é inserido no relatório descritivo ou nos desenhos, a Regra 1.57(g) exige uma emenda e uma declaração de que o material inserido é aquele anteriormente incorporado e de que a emenda não contém matéria nova. Identificar os trechos da fonte e sua relação com a divulgação emendada também facilita a avaliação da base da correção. Ver 37 C.F.R. § 1.57(g).
O momento adequado depende da situação processual. O MPEP distingue os defeitos primeiramente identificados pelo Instituto, para os quais a correção é exigida dentro do prazo de resposta fixado pelo Instituto, dos defeitos primeiramente descobertos pelo depositante, para os quais o limite final é o encerramento da fase de tramitação (close of prosecution) ou o abandono anterior a esse encerramento. Esse encerramento pode ocorrer com uma rejeição final, o deferimento ou um recurso. Portanto, não é seguro tratar a concessão como o prazo ordinário para correção. Ver 37 C.F.R. §§ 1.57(h), 1.114(b); MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2.
Emendas às reivindicações podem criar uma complicação adicional. Suponha que uma patente estrangeira tenha sido incorporada como informação de contexto, mas que uma nova limitação de reivindicação dependa de sua divulgação. O material pode tornar-se essencial. O exemplo do MPEP permite uma inserção corretiva após a rejeição final, sujeita à prática de admissão de emendas da Regra 1.116, ou um pedido de continuação do exame (RCE) acompanhado da emenda. Uma rejeição final tornada necessária pela emenda às reivindicações apresentada pelo depositante pode ser adequada. Ver MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2, ex. 2.
Após a concessão, o MPEP identifica a reemissão como um possível procedimento para corrigir uma incorporação expressa ineficaz, em vez de um certificado de correção que possa alterar o alcance das reivindicações. Sua disponibilidade depende dos requisitos de reemissão e da divulgação original. Essa possível solução não estende a salvaguarda distinta da Regra 1.57(b) para além da concessão. Compare MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2, com MPEP § 217, pt. II.E.
Efeitos sobre a interpretação das reivindicações
A divulgação incorporada pode afetar o significado das reivindicações, assim como seu suporte. As definições e descrições de um documento incorporado tornam-se parte do material considerado na interpretação da patente que o incorpora. Seu efeito, contudo, depende do contexto do relatório descritivo dessa patente. Incorporar uma patente anterior não torna automaticamente cada descrição daquela invenção anterior uma limitação das reivindicações posteriores. Ver Finjan LLC v. ESET, LLC, 51 F.4th 1377, 1382–83 (Fed. Cir. 2022).
Em Finjan, uma patente incorporada da família definia um programa baixável mediante uma restrição de tamanho. As patentes invocadas utilizavam descrições e exemplos mais amplos. O Federal Circuit rejeitou uma interpretação que transportava automaticamente a restrição anterior para essas patentes. A decisão exige atenção à maneira como a divulgação da patente que incorpora o documento explica sua invenção, incluindo alterações feitas ao longo da família. Id.
Alterações entre um pedido provisório incorporado e o relatório descritivo posterior também podem sustentar uma interpretação mais restrita. Em DDR Holdings, o pedido provisório descrevia comerciantes como fornecedores de produtos ou serviços, enquanto a patente posterior omitiu a referência a serviços e descreveu comerciantes em termos de bens. O Federal Circuit considerou essa alteração significativa e interpretou o termo de modo a excluir serviços, apesar da incorporação do pedido provisório. A incorporação não apagou a relevância interpretativa da alteração feita na preparação do relatório descritivo posterior. DDR Holdings, LLC v. Priceline.com LLC, 122 F.4th 911, 916–17 (Fed. Cir. 2024).
O mesmo raciocínio pode sustentar um alcance mais amplo. Em um recurso relativo a uma medida liminar, FMC rejeitou restringir “composição” a formulações estáveis quando os relatórios descritivos das patentes invocadas omitiam todas as divulgações sobre estabilidade do pedido provisório. O tribunal enfatizou a relevância das alterações entre os documentos, e não se seu efeito ampliava ou restringia as reivindicações. FMC Corp. v. Sharda USA, LLC, 145 F.4th 1326, 1331–32 (Fed. Cir. 2025).
Essas decisões tratam da interpretação das reivindicações no contexto da divulgação da patente que incorpora o documento. Elas não estabelecem que toda omissão constitua uma renúncia de escopo, que a própria incorporação tenha sido ineficaz ou que a divulgação técnica omitida necessariamente se torne indisponível para fins do requisito de descrição escrita. Comparar a redação efetiva de relatórios descritivos sucessivos continua sendo importante mesmo quando o documento anterior foi incorporado. Ver DDR Holdings, 122 F.4th at 916–17; FMC, 145 F.4th at 1331–32.
Essa questão também merece consideração ao decidir quanta divulgação incorporar. Uma cláusula ampla pode preservar alternativas e, ao mesmo tempo, introduzir definições ou descrições que suscitem uma controvérsia sobre a interpretação das reivindicações. Uma cláusula restrita pode evitar material não relacionado e, ao mesmo tempo, excluir uma modalidade de realização posteriormente necessária como suporte. Revisar a terminologia do documento incorporado e explicar sua relação com a invenção do documento que o incorpora ajuda a tornar essa escolha deliberada.
O depósito por referência é um procedimento separado
A Regra 1.57(a) trata do depósito de um pedido por referência a um pedido anteriormente depositado. Nesse procedimento, a referência consta da folha de dados do pedido e substitui o relatório descritivo e os desenhos para fins de obtenção de uma data de depósito nos termos da regra. O depositante deve posteriormente fornecer a cópia exigida e os demais itens, incluindo taxas e traduções aplicáveis. Esse é um uso da referência diferente da incorporação de divulgação selecionada em um relatório descritivo que, nos demais aspectos, esteja completo. Ver 35 U.S.C. § 111(c); 37 C.F.R. § 1.57(a).
A seção de depósito por referência da ADS também não estabelece uma reivindicação de prioridade ou de benefício. As informações apropriadas de prioridade ou de benefício de depósito nacional anterior continuam sendo necessárias. O USPTO recomenda depositar o relatório descritivo e os desenhos quando disponíveis, pois o preenchimento da seção de depósito por referência pode acionar seu procedimento e a sobretaxa, mesmo quando os documentos do pedido acompanham o depósito. Ver MPEP § 601.01(a), pt. III.
Considerações sobre depósitos pelo PCT e na Europa
O PCT utiliza a incorporação por referência em procedimentos para elementos ou partes ausentes e para corrigir elementos ou partes erroneamente depositados. O material ausente ou correto deve estar integralmente contido em um pedido anterior cuja prioridade tenha sido reivindicada quando os documentos iniciais foram recebidos. A declaração de incorporação também deve ter constado do pedido internacional, ou sido apresentada com ele, naquela data inicial. Se estava inicialmente presente em outra parte da documentação de depósito, ela pode ser posteriormente acrescentada ao requerimento. A confirmação posterior nos termos da Regra 20.6 não supre uma declaração de incorporação totalmente ausente no início. Ver Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 4.18, 20.6.
A confirmação exige as folhas pertinentes e quaisquer cópias ou traduções exigidas. Para uma parte da descrição, das reivindicações ou dos desenhos, ela deve identificar onde essa parte aparece no pedido anterior e, quando aplicável, em sua tradução. A Regra 20.7 geralmente prevê dois meses contados de uma notificação para cumprimento ou, na ausência de notificação, do recebimento inicial dos documentos do pedido. Incompatibilidades específicas de cada Instituto podem afetar o reconhecimento da incorporação. Ver id. rr. 20.6–20.8.
O procedimento dos EUA para omissão inadvertida não substitui esses requisitos internacionais. Uma correção nos termos da Regra 1.57(b) relativa a um pedido internacional produz efeitos apenas para os Estados Unidos e não altera a data de depósito internacional. O USPTO não apreciará esse pedido de correção antes que ocorra a entrada e o início da fase nacional nos EUA ou que seja depositado um pedido nos termos da § 111(a) que reivindique o benefício do pedido internacional. Um erro de depósito exige, portanto, avaliação imediata na fase internacional se o depositante precisar que a divulgação restaurada produza efeitos nos Estados designados. Ver 37 C.F.R. § 1.57(b)(2).
A prática europeia oferece mais uma razão para incluir diretamente a divulgação técnica essencial. Para referências voltadas à divulgação da invenção, as Diretrizes do EPO determinam a exclusão da redação convencional de incorporação por referência, seja o material referenciado essencial ou não essencial. Se o material for essencial à realização da invenção, as Diretrizes também exigem sua inclusão expressa na descrição, sujeita às restrições ao acréscimo de matéria de um documento objeto de referência cruzada. Ver European Pat. Off., Guidelines for Examination in the European Patent Office pts. F-III, § 8, H-IV, § 2.2.1 (2026).
Essas restrições exigem que a descrição original não deixe dúvidas a um leitor técnico no assunto de que a proteção é ou pode ser buscada para as características pertinentes, de que elas contribuem para resolver o problema técnico da invenção, de que pertencem claramente, ao menos de forma implícita, à invenção divulgada e de que estão precisamente definidas e são identificáveis na fonte. Para um documento de referência não disponível ao público no momento do depósito, uma cópia também deve ter estado disponível ao EPO ou ao Organismo Receptor apropriado até a data de depósito, e o documento deve ter se tornado público até, no máximo, a publicação do pedido. Não se pode presumir que uma cláusula de incorporação dos EUA satisfaça essas condições. Ver id. pt. H-IV, § 2.2.1.
Revisão da incorporação ao longo da tramitação
Uma revisão útil antes do depósito começa pelas reivindicações pretendidas e identifica qualquer suporte que exista apenas fora do relatório descritivo. Para cada fonte, a revisão pode confirmar a identidade do documento, a extensão pretendida da incorporação e se o material é essencial. Um livro técnico extenso ou outra referência ampla também justifica verificar se o pedido identifica o ensinamento específico e sua localização com precisão suficiente. Reproduzir a explicação técnica e os desenhos fundamentais facilita o exame do pedido resultante e reduz o trabalho necessário para estabelecer suporte posteriormente.
A revisão também se torna útil quando as reivindicações mudam. Uma limitação acrescentada a partir de um documento incorporado pode exigir a inserção desse material, uma análise mais cuidadosa do requisito de descrição escrita ou o exame da cadeia de benefício. Antes do deferimento, verificar objeções à incorporação ainda não resolvidas e quaisquer omissões não corrigidas pode evitar que uma salvaguarda processual expire sem ser utilizada.
No exemplo inicial do pedido de continuação, a inclusão direta da rotina de calibração teria facilitado a avaliação do suporte. Uma incorporação original suficientemente ampla também poderia preservar uma via de acesso à divulgação anterior, sujeita aos requisitos aplicáveis de fonte e de correção. O objetivo da redação é um relatório descritivo que explique a invenção e preserve suas alternativas cogitadas, com disposições de incorporação cujo alcance e cujas consequências tenham sido examinados tão cuidadosamente quanto o restante do pedido.