Escolher entre a fase nacional do § 371 e uma continuação bypass na prática PCT dos Estados Unidos

I. Introdução

Um pedido PCT que designa os Estados Unidos oferece aos depositantes uma escolha que não existe da mesma forma em muitas outras jurisdições: ingressar na fase nacional norte-americana nos termos de 35 U.S.C. § 371 ou depositar um pedido nacional nos Estados Unidos nos termos de 35 U.S.C. § 111(a), reivindicando o benefício do pedido PCT. Os profissionais geralmente chamam a segunda via de continuação bypass.

Essa escolha é um resultado específico da prática norte-americana de pedidos de continuação. Outros grandes órgãos de patentes podem oferecer pedidos divisionais, mecanismos de prioridade interna ou processamento nacional ou regional antecipado, mas geralmente exigem a entrada na fase nacional ou regional antes que um pedido originado no PCT possa tramitar ou ser dividido perante esse órgão.[1]

Este artigo não é uma comparação de legislações estrangeiras. A referência aos demais órgãos apenas contextualiza a questão norte-americana: quando o advogado nos Estados Unidos fala em “bypass”, está utilizando um conceito de tramitação nacional. A pergunta de trabalho é prática: quando um pedido PCT designa os Estados Unidos, qual via de depósito melhor atende às reivindicações pretendidas nos EUA, ao cronograma, ao registro de prioridade e à estratégia de tramitação?

A resposta depende da base legal do depósito, da identidade do pedido, das consequências para a data de depósito, dos mecanismos de benefício e prioridade, da pendência simultânea, da matéria nova, da restrição em comparação com a unidade de invenção, da elegibilidade ao Track One, do prazo da patente e do ajuste desse prazo.

II. As duas vias nos Estados Unidos

A via convencional é a fase nacional norte-americana. Um pedido internacional ingressa na fase nacional quando o depositante apresenta os documentos e as taxas exigidos por 35 U.S.C. § 371(c) dentro do prazo estabelecido por 37 C.F.R. § 1.495. See 35 U.S.C. § 371(c); 37 C.F.R. § 1.495; MPEP § 1893.01(a)(1)[*]. Nessa via, o pedido PCT tramita perante o USPTO como pedido de fase nacional norte-americana.

A via bypass utiliza uma estrutura legal diferente. Um pedido nacional regular depositado nos termos de 35 U.S.C. § 111(a) pode reivindicar o benefício de um pedido internacional anterior que designe os Estados Unidos se forem atendidas as condições de 35 U.S.C. §§ 120 e 365(c) e 37 C.F.R. § 1.78(d). As orientações do USPTO informam que, em vez de apresentar um pedido de fase nacional nos termos do § 371, o depositante pode depositar uma continuação, um pedido divisional ou uma continuação em parte do pedido internacional nos termos do § 111(a). MPEP § 1895.01. (USPTO)

Uma síntese útil é a seguinte: o § 371 dá continuidade ao PCT na fase nacional norte-americana; o bypass cria um pedido nacional derivado. Essa síntese não substitui a análise legal, mas ajuda a evitar muitos erros de depósito e de controle de prazos.

III. Quadro comparativo

IV. Data de depósito, data de benefício e prazo da patente

A data de depósito costuma ser o primeiro ponto de divergência entre as duas vias.

Para um pedido de fase nacional norte-americana, 35 U.S.C. § 363 estabelece que um pedido internacional que designe os Estados Unidos tem, desde sua data de depósito internacional, o efeito de um pedido nacional regularmente depositado no USPTO. As orientações do USPTO enfatizam que a data de entrada na fase nacional é frequentemente confundida com a data de depósito; a data de depósito do pedido na fase internacional também é a data de depósito do pedido na fase nacional. MPEP § 1893.03(b). (USPTO)

Uma continuação bypass depositada nos termos do § 111(a) tem sua própria data de depósito norte-americana — geralmente a data em que o relatório descritivo é recebido pelo USPTO. See 35 U.S.C. § 111(a); 37 C.F.R. § 1.53(b); MPEP § 1896(I). Se a reivindicação de benefício for adequada, as reivindicações apoiadas na divulgação do PCT podem receber o benefício da data de depósito do PCT nos termos dos §§ 120 e 365(c). See 35 U.S.C. §§ 120, 365(c); 37 C.F.R. § 1.78(d). A análise de suporte continua sendo específica para cada reivindicação: o pedido anterior precisa divulgar a invenção reivindicada posteriormente da forma exigida pelo § 112(a), exceto quanto ao best mode. See 35 U.S.C. § 112(a); MPEP § 211.

Essa distinção tende a importar quando o conjunto de reivindicações norte-americanas se afasta das reivindicações do PCT. Uma continuação bypass pode ter direito à data de depósito do PCT para um conjunto de reivindicações, mas não para outro. A denominação “continuação” não resolve a questão do suporte na descrição escrita.

O prazo da patente está relacionado a isso, mas é distinto. Para uma continuação ou CIP que reivindique, nos termos do § 365(c), o benefício de um pedido internacional que designe os Estados Unidos, o prazo da patente geralmente é contado a partir da data de depósito do pedido internacional de origem, e não da data posterior do depósito bypass. See 35 U.S.C. § 154(a)(2), (a)(3); MPEP § 2701(II). (USPTO)

V. Prazos: 30 meses e pendência simultânea

A via da fase nacional é estruturada em torno do prazo de 30 meses. Para evitar o abandono em relação aos Estados Unidos, o depositante precisa, até 30 meses da data de prioridade, fornecer a cópia exigida do pedido internacional, quando necessária, e pagar a taxa nacional básica. See 35 U.S.C. § 371(c); 37 C.F.R. § 1.495(b). A regra estabelece que o período pertinente de 30 meses não pode ser prorrogado, e as orientações do USPTO enfatizam que a taxa nacional básica não pode ser paga após o prazo mediante sobretaxa. 37 C.F.R. § 1.495(a), (b), (h); MPEP § 1893.01(a)(1). (USPTO)

A via bypass tem um risco diferente: a pendência simultânea. Para obter o benefício nos termos dos §§ 120 e 365(c), o pedido posterior do § 111(a) precisa incluir a referência específica exigida, estar pendente simultaneamente ao pedido internacional anterior e ter pelo menos um inventor em comum. See 35 U.S.C. §§ 120, 365(c); 37 C.F.R. § 1.78(d); MPEP § 1895.01. (USPTO)

Um problema conhecido surge perto da data de 30 meses. Antes do prazo, o depositante ainda pode dispor das duas opções. Depois dele, a via bypass pode estar indisponível se o pedido PCT tiver sido abandonado em relação aos Estados Unidos e nenhum ingresso tempestivo na fase nacional norte-americana ou outro pedido de continuação preservar a pendência simultânea. See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 1895.01.

A consequência para o controle de prazos é direta: um bypass pode ser uma via estratégica, mas não pode ser tratado como solução genérica para a perda do prazo de fase nacional.

VI. Reivindicações de prioridade e benefício

As reivindicações de prioridade e benefício são uma fonte frequente de erros em pedidos bypass porque as duas vias utilizam mecanismos diferentes.

Em um pedido de fase nacional norte-americana, a reivindicação de prioridade estrangeira é normalmente feita na fase internacional. Se o Bureau Internacional fornecer o documento de prioridade ao USPTO, isso pode atender à exigência de cópia certificada para o pedido de fase nacional. See 35 U.S.C. §§ 119(a)–(d), 365(b); 37 C.F.R. § 1.55(f)(2); MPEP §§ 1893.03(c), 1896(II). O MPEP contrasta essa prática com a prioridade nos termos do § 111(a), na qual a reivindicação de prioridade e o prazo para a cópia certificada são regidos por 37 C.F.R. § 1.55. MPEP § 1896(II). (USPTO)

Uma continuação bypass exige a disciplina própria de um pedido nacional. Para pedidos sujeitos ao regime pós-AIA, a referência específica ao pedido internacional anterior precisa constar de uma folha de dados do pedido, o application data sheet (ADS). See 37 C.F.R. § 1.78(d)(2). O ADS precisa identificar o número do pedido internacional, sua data de depósito e a relação — continuação, divisional ou continuação em parte. MPEP § 1895.01.

A prioridade estrangeira também precisa ser reivindicada no próprio pedido bypass. O MPEP estabelece que uma reivindicação de prioridade estrangeira nos termos do § 119(a)–(d) precisa ser feita no pedido de continuação, independentemente de ter sido apresentada no pedido internacional de origem. MPEP § 1895.01; see also 35 U.S.C. § 119; 37 C.F.R. § 1.55.

Portanto, um pedido bypass pode conter uma reivindicação adequada de benefício ao pedido PCT e ainda assim apresentar uma reivindicação de prioridade estrangeira defeituosa ou ausente. São reivindicações distintas, regidas por regras diferentes.

VII. Matéria nova e redação de reivindicações

Nenhuma das vias permite acrescentar matéria nova sem consequências.

Um pedido de fase nacional do § 371 tramita com base na divulgação do PCT. Não se permite acrescentar matéria nova à divulgação. See 35 U.S.C. § 132(a); 37 C.F.R. § 1.121(f). Se o PCT foi depositado em outro idioma, a tradução para a fase nacional norte-americana não pode ser utilizada como meio para alterações substantivas; correções e emendas precisam seguir os procedimentos adequados. See 37 C.F.R. §§ 1.121, 1.495(c); MPEP § 1893.01(d).

Uma continuação bypass dá ao advogado maior controle sobre o conjunto de documentos norte-americanos, mas uma verdadeira continuação ainda precisa ter suporte na divulgação do pedido de origem. A reivindicação de benefício não sana redação de reivindicações sem suporte. Se a realização comercial mudou após o depósito PCT, o advogado precisa decidir se o material novo pertence a um pedido separado, a uma CIP ou a uma continuação com reivindicações cuidadosamente delimitadas.

Uma CIP bypass pode ser atraente quando dados, exemplos, realizações ou posições subsidiárias posteriores ao PCT têm valor. Contudo, reivindicações apoiadas apenas na matéria acrescentada recebem a data posterior de depósito da CIP e podem enfrentar estado da técnica surgido no intervalo. See 35 U.S.C. §§ 102, 112, 120; MPEP §§ 201.08, 211.05.

A escolha estratégica não é simplesmente entre “fase nacional ou bypass”. É decidir se o processo norte-americano deve preservar integralmente a divulgação do PCT, reapresentar a mesma divulgação de forma adequada à prática dos Estados Unidos ou acrescentar deliberadamente matéria desenvolvida depois, com as respectivas consequências de prioridade.

VIII. Unidade de invenção e prática norte-americana de restrição

A via escolhida determina o regime aplicável a múltiplas invenções. Um pedido de fase nacional do § 371 é examinado segundo os princípios de unidade de invenção. Uma continuação bypass depositada nos termos do § 111(a) está sujeita à prática ordinária norte-americana de restrição. See 37 C.F.R. §§ 1.141–1.146, 1.475, 1.499; MPEP §§ 1893.03(d), 1896(III). O MPEP identifica esse ponto como uma das principais diferenças entre pedidos do § 111(a) e pedidos de fase nacional do § 371. (USPTO)

Essa diferença pode ser relevante. Em alguns casos, a unidade pode ajudar a manter reivindicações relacionadas no mesmo pedido por mais tempo do que a prática ordinária norte-americana de restrição permitiria. Em outros, a prática de restrição pode ser mais familiar e mais fácil de planejar. A pergunta adequada não é qual critério é melhor em abstrato, mas qual se ajusta ao conjunto de reivindicações pretendido nos Estados Unidos.

O advogado precisa analisar as reivindicações antes de selecionar a via, especialmente quando o PCT inclui vários conceitos inventivos independentes, reivindicações de produto e método, reivindicações de aparelho e uso ou diversas espécies.

IX. Taxas, traduções e formalidades de depósito

Os regimes de taxas são diferentes. Um pedido do § 111(a) está sujeito às regras ordinárias de taxas de depósito norte-americanas de 37 C.F.R. § 1.16. Um pedido de fase nacional do § 371 está sujeito às regras de taxas de fase nacional de 37 C.F.R. § 1.492. See 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.492; MPEP § 1896(IV). (USPTO)

A questão mais importante costuma ser a consequência de uma omissão. Em um pedido de fase nacional, a taxa nacional básica e a cópia exigida do pedido internacional, quando necessária, precisam ser providenciadas até o prazo de 30 meses. See 37 C.F.R. § 1.495(b), (h); MPEP § 1893.01(a)(1). Em um depósito do § 111(a), a prática de regularização de documentos e taxas faltantes é diferente, mas os objetivos de data de depósito, os requisitos do Track One ou o cronograma do cliente podem impor suas próprias restrições.

A estratégia de tradução também é diferente. Se o PCT foi depositado em outro idioma, a entrada na fase nacional envolve questões de conformidade da tradução. Um bypass depositado nos termos do § 111(a) pode permitir que o advogado prepare um relatório descritivo em inglês no formato da prática norte-americana, em vez de apenas traduzir o documento PCT, mas essa liberdade de redação exige cuidado. Alterações que melhoram a clareza são úteis; alterações que modificam o suporte podem gerar problemas de prioridade.

X. Track One e tramitação acelerada

O Track One é uma das razões práticas mais claras para considerar uma continuação bypass.

Um pedido recém-depositado de patente de invenção ou de planta nos termos do § 111(a), inclusive um pedido de continuação, pode ser elegível ao Track One se os requisitos de 37 C.F.R. § 1.102(e) forem atendidos. See 37 C.F.R. § 1.102(e)(1); MPEP § 708.02(b)(I)(B). Por outro lado, pedidos que ingressam na fase nacional nos termos do § 371 não são elegíveis ao Track One no momento da entrada. O MPEP informa que o depositante de um pedido internacional pode participar ao depositar uma continuação bypass nos termos do § 111(a), reivindicando o benefício do § 365(c), em vez de ingressar na fase nacional do § 371. MPEP § 708.02(b)(I)(B). (USPTO)

Um pedido de fase nacional pode se tornar elegível ao exame prioritário em conexão com um RCE adequado, mas isso ocorre posteriormente e é um procedimento diferente. See 37 C.F.R. §§ 1.102(e)(2), 1.114; MPEP § 708.02(b)(I)(A), (I)(C). Para um cliente que lança um produto, busca investimento ou precisa de clareza antecipada sobre as reivindicações, a diferença de tempo pode afetar a sequência do portfólio e a estratégia de continuações.

XI. Ajuste do prazo da patente

O ajuste do prazo da patente merece análise própria porque a via de depósito pode afetar o regime de PTA mesmo quando não altera o prazo ordinário de 20 anos.

Para o PTA, o período de quatorze meses até a primeira manifestação do USPTO é contado da data de depósito do § 111(a) em um pedido bypass, mas do início da fase nacional nos termos do § 371(b) ou § 371(f) em um pedido de fase nacional. See 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(i); 37 C.F.R. § 1.703(a)(1); MPEP § 2731. De modo semelhante, a disposição sobre três anos de pendência é contada da data de depósito do § 111(a) ou da data de início da fase nacional do § 371, conforme a via utilizada. See 35 U.S.C. § 154(b)(1)(B); 37 C.F.R. § 1.703(b); MPEP § 2731. (USPTO)

A análise do PTA precisa considerar os fatos efetivos do depósito: quando os requisitos de fase nacional foram cumpridos, se o processamento antecipado foi requerido, quando o bypass foi depositado e se o atraso na tramitação é comercialmente relevante. A escolha da via não pode ser reduzida a uma suposição simplista sobre o prazo da patente.

XII. Quando o § 371 pode ser adequado

Um pedido de fase nacional do § 371 pode ser adequado quando o conjunto de documentos do PCT já corresponde ao que o depositante pretende submeter ao exame nos Estados Unidos. Isso é comum quando a divulgação está consolidada, as reivindicações foram redigidas com o mercado norte-americano em mente e o depositante não precisa do Track One no depósito inicial.

A fase nacional também pode ser atraente quando se espera que a unidade de invenção se ajuste à estratégia de reivindicações, quando os documentos de prioridade e as formalidades da fase internacional estão em ordem ou quando o controle global de prazos do cliente trata a entrada nos Estados Unidos como parte de uma campanha mais ampla de fases nacionais.

A questão não é determinar se o § 371 é melhor em abstrato. É saber se o depositante deseja a continuidade do registro PCT sem os mecanismos adicionais de reivindicação de benefício de depósito anterior próprios de um bypass.

XIII. Quando vale considerar o bypass

Pode valer considerar uma continuação bypass quando o depositante deseja que o processo norte-americano se comporte como um pedido nacional de continuação desde o primeiro dia. Razões comuns incluem elegibilidade ao Track One no depósito, reestruturação de reivindicações para a prática norte-americana, preferência pela prática ordinária de restrição ou estratégia de CIP que envolva matéria desenvolvida posteriormente.

A prática bypass também pode ser útil quando o PCT foi redigido como uma solução de compromisso internacional e o processo dos Estados Unidos precisa de apresentação nacional mais precisa. Contudo, o trabalho de organização é real: pendência simultânea, reivindicações de benefício no ADS, reivindicações de prioridade estrangeira, traduções e suporte na descrição escrita exigem revisão deliberada.

É necessário cuidado especial com pedidos bypass preparados sob pressão de prazo. A via é flexível, mas não tolera uma cadeia de benefício defeituosa.

XIV. Erros frequentes

Os erros recorrentes são previsíveis.

Primeiro, profissionais às vezes utilizam “fase nacional” como forma abreviada de designar qualquer depósito nos Estados Unidos baseado em um PCT. Essa abreviação é inofensiva na conversa até aparecer nas instruções de depósito, nos dados do ADS ou nos relatórios ao cliente.

Segundo, o depositante pode apresentar um bypass sem uma reivindicação adequada de benefício no ADS. Para pedidos sujeitos ao regime pós-AIA, a referência específica exigida por 37 C.F.R. § 1.78(d)(2) precisa constar do ADS. See MPEP § 1895.01.

Terceiro, o depositante pode presumir que a reivindicação de prioridade estrangeira do PCT é automaticamente transferida ao bypass. Isso não ocorre. O bypass precisa de sua própria reivindicação de prioridade estrangeira nos termos de 37 C.F.R. § 1.55. See MPEP §§ 1895.01, 1896(II).

Quarto, um bypass depositado após o abandono do PCT em relação aos Estados Unidos pode falhar por falta de pendência simultânea. See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 1895.01.

Quinto, o depositante pode acrescentar matéria nova e continuar tratando todas as reivindicações como se tivessem direito à data de depósito do PCT. Isso cria um problema previsível de prioridade.

Esses são erros ordinários de controle de prazos e redação, causados pelo tratamento das duas vias como intercambiáveis.

XV. Conclusão

Tanto um pedido de fase nacional do § 371 quanto uma continuação bypass podem levar ao USPTO matéria originada em um PCT, mas atendem a objetivos de tramitação diferentes.

A via do § 371 costuma ser adequada quando o depositante deseja o tratamento ordinário de fase nacional norte-americana para o pedido PCT. A via bypass frequentemente merece consideração quando o depositante deseja a prática nacional de continuação, Track One no depósito, reestruturação de reivindicações específica para os Estados Unidos ou uma estratégia de CIP.

A pergunta mais útil não é “Qual via é geralmente melhor?”. É: “Qual via melhor atende às reivindicações que pretendemos buscar nos Estados Unidos, no cronograma de que o cliente precisa e com o registro de prioridade e benefício mais consistente que podemos criar?”

Quando a resposta não é evidente, a decisão precisa ser tomada antes do prazo de 30 meses, com a revisão do ADS, da reivindicação de prioridade, da tradução e do suporte às reivindicações como parte da estratégia de depósito, em vez de deixar sua regularização para depois.

Notas

[*] Convenção de citação: leis e regras são citadas como autoridade jurídica. O MPEP é citado como orientação de exame do USPTO. Salvo indicação em contrário, as citações ao MPEP referem-se a MPEP, 9th ed., Rev. 01.2024 (publicado em novembro de 2024; atualizado até 31 de janeiro de 2024). A página inicial do MPEP no USPTO informa que a Rev. 01.2024 foi publicada em novembro de 2024 e está atualizada até 31 de janeiro de 2024; mudanças posteriores de política e procedimento do USPTO não foram incorporadas nessa revisão.

[1] See Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. A-IV, § 1.1 (2026) (informando que, quando o pedido anterior é um pedido Euro-PCT, um divisional só pode ser depositado após a entrada efetiva na fase europeia); Japan Patent Office, PCT International Applications (Mar. 25, 2026) (descrevendo as exigências japonesas de fase nacional e tradução no prazo de 30 meses); WIPO, PCT Applicant’s Guide—Republic of Korea, Summary of Requirements for Entry into the National Phase (válido a partir de 1º de junho de 2026) (indicando prazos de fase nacional de 31 meses); WIPO, PCT Applicant’s Guide—China, Summary of Requirements for Entry into the National Phase (válido a partir de 16 de abril de 2026) (descrevendo a prática chinesa de fase nacional).