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Resumo executivo: O novo procedimento de manifestação prévia à instauração do USPTO oferece aos titulares de patentes uma oportunidade restrita, mas potencialmente relevante, de contestar um requerimento de reexame ex parte antes que o Escritório determine o reexame. O artigo enfatiza, porém, que essa oportunidade deve ser formulada de maneira compatível com o baixo limiar da questão nova substancial de patenteabilidade (SNQ): o titular não precisa, nem deve, tentar refutar a ausência de patenteabilidade; deve, em vez disso, demonstrar que o requerimento identifica incorretamente o ensinamento da referência citada ou estabelece uma correspondência incorreta entre esse ensinamento e a reivindicação, de modo que o ensinamento alegado não seja o tipo de ensinamento importante e pertinente à reivindicação que suscitaria uma SNQ. MPEP § 2242; Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026). O artigo desenvolve esse ponto por meio do estudo do caso 90/016,330, no qual o Titular argumentou que o Requerimento indevidamente reformulava a poda de características fixas e a limiarização de Barnard, complementadas pelos vetores de Fourier de Knecht e pela teoria de estimação de limiar de Lawrence, como o fluxo ordenado de geração de características selecionar → gerar → extrair → utilizar → produzir saída da patente ’639. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–30. Como a patente ’639 expirou em 17 de maio de 2022, o artigo também explica que o Escritório deve aplicar o regime de significado ordinário e usual de Phillips, em vez da interpretação razoável mais ampla, tornando as interpretações do Titular, fundamentadas no registro, de “gerar”, “informações de características específicas do alvo” e “clutter de fundo” centrais à controvérsia sobre a correspondência para fins de SNQ. MPEP § 2258.I.G; Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005).
I. Introdução
O novo procedimento de manifestação “prévia à instauração” do USPTO oferece aos titulares de patentes uma oportunidade limitada de influenciar a decisão preliminar no reexame ex parte: se o requerimento suscita uma questão nova substancial de patenteabilidade (“SNQ”). A oportunidade é importante, mas seus limites importam. O limiar da SNQ é intencionalmente baixo. Segundo o MPEP § 2242, existe uma SNQ quando a patente ou publicação impressa citada contém um ensinamento que um examinador razoável consideraria importante ao decidir a patenteabilidade, e quando a mesma questão de patenteabilidade ainda não foi decidida nem suscitada anteriormente. MPEP § 2242. Fundamentalmente, o MPEP afirma que não se exige demonstração prima facie de ausência de patenteabilidade. Id.; veja também In re Etter, 756 F.2d 852, 857 n.5 (Fed. Cir. 1985).
Esse limiar deve orientar o uso do novo procedimento pelos titulares. Uma manifestação prévia à instauração não deve argumentar que o titular já refutou a ausência de patenteabilidade. Deve defender algo mais restrito: como o requerente identificou incorretamente o que a referência ensina, ou estabeleceu correspondência incorreta entre esse ensinamento e a reivindicação, o ensinamento alegado não é o tipo de ensinamento importante e pertinente à reivindicação que, desde o início, suscitaria uma SNQ. Essa formulação preserva o baixo limiar da SNQ e, ao mesmo tempo, oferece aos titulares uma forma fundamentada de contestar requerimentos que dependem de erros de categoria técnicos ou de correspondência com as reivindicações.
O Reexamination Control No. 90/016,330 fornece um estudo de caso útil. A manifestação não sustenta apenas que a Patente norte-americana nº 6,894,639 é patenteável em relação a Barnard, Knecht e Lawrence. Em vez disso, argumenta que o requerimento reformula a limiarização de características fixas como o fluxo reivindicado de geração de características. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2 (June 20, 2026) (“Manifestação Prévia”).
II. O procedimento: uma manifestação restrita para uma decisão preliminar
O aviso do USPTO no Official Gazette permite ao titular apresentar uma manifestação prévia antes que o Escritório decida se deve determinar o reexame ex parte. A manifestação pode ser apresentada sem petição ou taxa, limita-se a trinta páginas e deve ser protocolada o mais cedo possível, mas no máximo em trinta dias da entrega do requerimento de reexame ao titular. Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026) (“Aviso do Procedimento Prévio”).
O aviso também define os limites substantivos da apresentação. A manifestação deve limitar-se a argumentos ou fatos que sustentem a posição do titular de que, apesar dos ensinamentos alegados no requerimento, o Escritório deve manter a decisão de patenteabilidade tomada durante o exame. O aviso ainda afirma que a manifestação não deve tratar de matérias externas ao requerimento nem argumentar pela recusa discricionária conforme 35 U.S.C. § 325(d), que o Escritório trata como questão a ser examinada depois da determinação da SNQ. Aviso do Procedimento Prévio, supra, at 2.
O procedimento, portanto, é mais bem compreendido como uma intervenção focada na fase da SNQ. Não é uma resposta preliminar no sentido do PTAB, nem uma peça completa de mérito. O argumento mais forte do titular normalmente será que o ensinamento alegado pelo requerimento, tal como efetivamente divulgado e associado às reivindicações, não é um ensinamento importante e pertinente à reivindicação nos termos do MPEP § 2242. Na manifestação do caso 90/016,330, isso significou argumentar que características fixas, poda e limiarização não correspondem à sequência reivindicada de selecionar, gerar, extrair, utilizar e produzir como saída informações de características específicas do alvo.
III. Interpretação das reivindicações em reexame: prevalece o padrão de patente expirada
O estudo de caso também depende da interpretação das reivindicações. No reexame ex parte, reivindicações de patentes não expiradas geralmente recebem sua interpretação razoável mais ampla compatível com o relatório descritivo. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 2258.I.G. Mas esse não é o padrão aplicável aqui. A patente ’639 expirou em 17 de maio de 2022, e o USPTO aplica o regime de significado ordinário e usual de Phillips em reexames que envolvem reivindicações expiradas, porque elas já não podem ser alteradas. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–16 (Fed. Cir. 2005) (en banc); MPEP § 2258.I.G; veja também CSB-Sys. Int’l, Inc. v. SAP Am., Inc., 832 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2016).
Essa situação importa. O apoio do Titular no significado ordinário, no relatório descritivo e no histórico de tramitação não é simplesmente a importação, para o reexame, da doutrina de interpretação de reivindicações dos tribunais distritais. Decorre da condição expirada das reivindicações. Segundo Phillips, os termos das reivindicações são lidos à luz do registro intrínseco, inclusive reivindicações, relatório descritivo e histórico de tramitação, da perspectiva de uma pessoa com conhecimentos ordinários na área técnica. Phillips, 415 F.3d at 1313–17. Para uma patente expirada, esse regime fornece ao Escritório uma perspectiva mais restrita e mais ancorada no registro que a interpretação razoável mais ampla.
Isso não significa que o Escritório deva realizar uma análise Markman completa antes de decidir se determina o reexame. O limiar da SNQ continua baixo, e não se exige demonstração prima facie de ausência de patenteabilidade. Mas a SNQ alegada ainda deve ser avaliada em relação à reivindicação corretamente compreendida. Se a reivindicação exigir “gerar as referidas informações de características do alvo a partir das referidas estatísticas de dados”, o requerente não poderá estabelecer uma SNQ apenas apontando qualquer cálculo estatístico no estado da técnica. O ensinamento citado deve ser importante para a limitação da reivindicação interpretada segundo o padrão de patente expirada.
Na manifestação prévia do caso 90/016,330, essa distinção é central. O argumento do Titular depende da interpretação da limitação “gerar” e da linguagem relacionada às informações de características à luz da sequência ordenada da reivindicação e do registro intrínseco. A manifestação argumenta que o requerimento associa essa limitação à limiarização de características fixas de Barnard, em vez de à geração de informações de características do alvo a partir de estatísticas de dados. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 8–14, 21–23. Como a patente ’639 expirou, o Escritório deve avaliar essa correspondência segundo o padrão de significado ordinário e usual, e não sob a margem interpretativa mais ampla aplicável a reivindicações alteráveis.
IV. O estudo de caso: limiarização de características fixas versus geração de características
O movimento central da manifestação prévia é definir a reivindicação impugnada como um fluxo técnico ordenado, e não como um resultado genérico de detecção de alvos. A reivindicação 1, tal como apresentada na manifestação, exige calcular estatísticas de dados, utilizar essas estatísticas para selecionar informações de características específicas do alvo, gerar informações de características do alvo a partir das estatísticas, extrair dos dados essas informações de características geradas, utilizá-las para distinguir alvos de clutter de fundo e produzir como saída informações de alvos e de clutter de fundo. Manifestação Prévia, supra, at 2–3.
Esse enquadramento importa porque, alegadamente, o requerimento associou as reivindicações a uma arquitetura diferente. Segundo a manifestação prévia, Barnard parte de características fixas definidas manualmente, como brilho, tamanho e quietude; utiliza estatísticas para decidir se essas características fixas são confiáveis o suficiente para uso; e então posiciona um limiar bayesiano ou de decisão nesse espaço de características fixas. Id. at 2, 14–23.
O ponto do titular não é simplesmente que Barnard constitui estado da técnica fraco. É que o ensinamento atribuído a Barnard é do tipo errado. Um examinador razoável poderia considerar a limiarização de características fixas importante para algumas reivindicações dirigidas à detecção de alvos. Mas o titular argumenta que essa limiarização não é importante, no sentido pertinente da SNQ, para uma reivindicação que exige gerar informações de características do alvo a partir de estatísticas de dados e, depois, extrair e utilizar essas informações geradas.
V. O registro técnico: por que “gerar” é determinante
Os documentos de apoio reforçam o argumento de correspondência. A lista de documentos identifica Sanger como EX2006, a declaração de Majumder como EX2007, o currículo da Dra. Majumder como EX2008, o Relatório Técnico de autoria do inventor como EX2009 e “Robust Classifiers Without Robust Features” como EX2010. Lista de documentos do Titular da Patente, Reexamination Control No. 90/016,330.
O Relatório Técnico é central. Ele afirma que o trabalho utilizou aprendizado hebbiano generalizado (“GHA”) para gerar características distintivas de alvos e define clutter como regiões da imagem que não são alvos, mas têm características semelhantes às de alvos. A.J. Katz, Hebbian Learning, Principal Components and Automatic Target Recognition, Tex. Instruments Tech. Rep. TR 08-91-14, at 4 (May 31, 1991) (“Relatório Técnico”). O relatório também explica que foram utilizadas estatísticas de alvos, e não de clutter, para gerar características, porque o clutter de fundo poderia mudar significativamente de uma cena para outra. Id.
Sanger fornece a base algorítmica. Sanger descreve o Algoritmo Hebbiano Generalizado como método de treinamento de uma rede neural para encontrar autovetores da matriz de correlação de entrada, ordenados por autovalor decrescente. Terence D. Sanger, Optimal Unsupervised Learning in a Single-Layer Linear Feedforward Neural Network, 2 Neural Networks 459, 460 (1989). A declaração da Dra. Majumder vincula esse conceito à patente ’639, explicando que uma pessoa com conhecimentos ordinários na área técnica entenderia que a patente utiliza GHA para aprender componentes principais de recortes de imagem que contêm alvos e tratar esses componentes como filtros discriminantes para reconhecimento automático de alvos. Declaration of Dr. Aditi Majumder ¶¶ 36–42, IPR2025-00340, Ex. 2007.
Katz, Gately e Collins fornecem o contexto da variabilidade do clutter. Em Robust Classifiers Without Robust Features, a Figura 1 mostra distribuições de alvo e clutter que mudam entre conjuntos de imagens, com a superfície de decisão se deslocando entre os dois; a Figura 2 mostra uma arquitetura de roteamento orientada por parâmetros para dados de características. Alan J. Katz, Michael T. Gately & Dean R. Collins, Robust Classifiers Without Robust Features, 2 Neural Computation 472, 473–74 figs. 1–2 (1990). Essas figuras apoiam visualmente o ponto do Relatório Técnico de que as estatísticas de clutter dependem do ambiente e podem não ser transferíveis entre cenas.
Em conjunto, os documentos traçam uma linha técnica entre dois processos. De um lado está a geração de informações de características a partir de estatísticas de dados, como aprender filtros de componentes principais ou de campos receptivos. Do outro está a aplicação de um limiar a características predefinidas depois que elas já existem. A manifestação prévia argumenta que Barnard, Knecht e Lawrence estão do segundo lado.
VI. O argumento de correspondência, referência por referência
A análise das referências na manifestação prévia funciona atribuindo uma função a cada referência e depois mostrando por que essa função não corresponde à função reivindicada.
Barnard é a principal incompatibilidade. A manifestação caracteriza Barnard como utilizando medidas predefinidas, como brilho, tamanho e quietude, seguidas de poda de características e limiarização. Manifestação Prévia, supra, at 14–23. Na visão do titular, o uso de estatísticas por Barnard para determinar se características fixas são estáveis o suficiente para uso não é o mesmo que gerar informações de características do alvo a partir de estatísticas de dados. Id. at 19–23.
Knecht é tratado como uma tentativa de complemento que não preenche a lacuna pertinente. Knecht utiliza vetores de características do espectro de potência de Fourier e regras de decisão armazenadas para classificar imagens digitalizadas, mas a manifestação prévia argumenta que esses vetores de Fourier não são gerados a partir das estatísticas de brilho, tamanho e quietude de Barnard e não são as mesmas informações de características específicas do alvo às quais o requerimento faz a correspondência. Id. at 15–16, 21–22.
Lawrence é tratado de modo semelhante. Alegadamente, o requerimento utiliza Lawrence como mecanismo de rede neural ou de estimação bayesiana para cálculo de limiar. A resposta do titular é que mudar a forma de calcular um limiar não o transforma em informações de características do alvo geradas a partir de estatísticas de dados. Id. at 22–23, 27–30.
Esse é o argumento central de correspondência na fase da SNQ. O titular não pede que o Escritório decida toda controvérsia de obviedade. Pede que reconheça que a própria correspondência apresentada no requerimento atribui aos ensinamentos citados funções erradas na reivindicação.
VII. “Clutter de fundo” como limitação pertinente à reivindicação
A manifestação também argumenta que o requerimento trata indevidamente “clutter de fundo” como fundo indiferenciado. O Relatório Técnico define clutter como regiões que não são alvos, mas possuem características semelhantes às de alvos. Relatório Técnico, supra, at 4. A manifestação prévia utiliza essa definição para argumentar que a reivindicação trata de conteúdo que não é alvo, mas se assemelha a um alvo e deve ser distinguido mediante informações geradas de características específicas do alvo, e não simplesmente de qualquer coisa que esteja no lado não alvo de um limiar genérico. Manifestação Prévia, supra, at 23–25.
Esse ponto reforça o tema da correspondência. Se “clutter de fundo” significa conteúdo não alvo semelhante a alvo, então um limiar genérico alvo/fundo pode não fornecer o tratamento reivindicado do clutter de fundo. A questão não é se Barnard tem “fundo” em algum sentido amplo. É se o requerimento identifica um ensinamento correspondente ao uso e à produção de saída reivindicados de informações de alvos e de clutter de fundo por meio do fluxo ordenado de geração de características.
O argumento também explica por que a limitação “gerar” importa nas etapas posteriores. Se o requerimento não identifica informações geradas de características do alvo, também pode deixar de identificar a extração, o uso e a produção de saída posteriores dessas mesmas informações geradas. A manifestação prévia, assim, vincula a alegada falha na etapa de geração às limitações [1.4] a [1.6]. Manifestação Prévia, supra, at 25–27.
VIII. O IPR relacionado: histórico procedimental sem exagerar seu alcance
A mesma patente e teorias relacionadas a Barnard estiveram envolvidas em Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340. A Tesla impugnou as reivindicações 1–7 da patente ’639, e os fundamentos invocados incluíam Barnard isoladamente, Barnard com Knecht, Barnard com Lawrence e Barnard com Lawrence e Knecht. Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 13, at 6–7 (P.T.A.B. Aug. 25, 2025). O Board inicialmente instaurou a revisão de todas as reivindicações impugnadas com base em todos os fundamentos invocados. Id. at 3.
Essa decisão de instauração não se tornou uma decisão final de mérito. O Diretor posteriormente deferiu a revisão pelo Diretor, anulou a decisão de instauração e negou a instauração. Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 18, at 1, 4 (Dir. Nov. 5, 2025). A decisão do Diretor concentrou-se em posições inconsistentes de interpretação das reivindicações: no tribunal distrital, a Tesla argumentava que a limitação “gerar” era indefinida, enquanto no IPR pedia ao Board que aplicasse o significado simples e ordinário. Id. at 2–4. O USPTO classificou a decisão de revisão pelo Diretor como informativa.
Esse histórico procedimental sustenta o estudo de caso de forma limitada. Ele ressalta a importância da limitação “gerar” e da teoria de correspondência do impugnante. Mas não estabelece que o PTAB tenha decidido definitivamente os ensinamentos técnicos de Barnard em favor do titular. A decisão de revisão pelo Diretor anulou a instauração por um problema de posições sobre interpretação das reivindicações, não porque o Board tivesse chegado a uma decisão final de mérito de que Barnard não ensinava a limitação. A manifestação prévia, portanto, deve se sustentar nos próprios ensinamentos e correspondências alegados no requerimento.
IX. Os limites da estratégia de correspondência em um registro assimétrico
A estratégia de correspondência tem força real, mas deve ser compreendida diante da situação procedimental de uma manifestação prévia. O requerente normalmente não pode apresentar resposta à manifestação prévia do titular. O aviso do USPTO permite resposta do requerente apenas excepcionalmente, por exemplo para tratar de alegadas deturpações de fatos ou de direito ou de outros argumentos impróprios que dificultem materialmente a determinação da SNQ. Mesmo nesses casos, o requerente deve apresentar petição conforme 37 C.F.R. § 1.182, pagar a taxa exigida e limitar a resposta a dez páginas. Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 2–3 (Apr. 1, 2026).
Essa assimetria importa. A questão prática não é quais argumentos o requerente poderia desenvolver depois se tivesse uma réplica completa. É se o requerimento, tal como apresentado, identifica um ensinamento novo, importante e pertinente à reivindicação e estabelece sua correspondência com as reivindicações impugnadas de modo a suscitar uma SNQ. A manifestação prévia do titular pode, portanto, concentrar-se em defeitos da teoria já apresentada no requerimento, enquanto o Escritório permanece livre para avaliar o requerimento, a manifestação do titular e qualquer resposta permitida do requerente segundo o baixo limiar da SNQ. Aviso do Procedimento Prévio, supra, at 3.
Primeiro, o requerimento apresentado pode afirmar que o conjunto de características fixas e o processo de limiarização de Barnard constituem “informações de características”. Essa posição extrai alguma força do baixo limiar da SNQ: o requerimento não precisa provar a ausência de patenteabilidade, e não se exige demonstração prima facie para uma SNQ. A resposta do titular, porém, é que a reivindicação 1 não recita informações de características isoladamente. Ela recita informações de características selecionadas, geradas, extraídas, utilizadas e produzidas como saída por meio de uma sequência ordenada. A controvérsia de correspondência, portanto, não é se Barnard contém “características” em sentido geral. É se o requerimento identifica ensinamentos de Barnard que correspondam às informações geradas de características do alvo reivindicadas. A manifestação do caso 90/016,330 formula a incompatibilidade assim: Barnard utiliza características fixas, como brilho, tamanho e quietude, aplica filtros estatísticos e posiciona um limiar nesse espaço de características fixas; a patente ’639, por outro lado, reivindica um fluxo selecionar → gerar → extrair → utilizar → produzir saída. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–23.
Segundo, o Escritório não precisa resolver toda controvérsia de interpretação das reivindicações ou de obviedade antes de determinar o reexame. Essa limitação é importante porque o procedimento prévio não deve transformar-se em minijulgamento. Mas o argumento de correspondência do titular não precisa pedir uma decisão final de mérito. Pode pedir apenas que o Escritório reconheça que o ensinamento alegado no requerimento é materialmente incompatível com a limitação da reivindicação. Se o requerimento associa “gerar” ao posicionamento de limiar, o Escritório pode determinar que o ensinamento alegado não suscita a SNQ pertinente sem decidir todas as teorias possíveis de obviedade que poderiam ter sido construídas.
Terceiro, referências secundárias e combinações importam apenas na medida em que o requerimento efetivamente explicite sua função. A manifestação prévia não precisa derrotar um requerimento melhor que poderia ter sido redigido. Precisa apenas mostrar que o requerimento apresentado não identifica nem estabelece a correspondência do ensinamento pertinente à reivindicação que está faltando. No estudo de caso, o titular argumenta que Knecht fornece vetores de Fourier e regras de decisão armazenadas, e Lawrence fornece, no máximo, um mecanismo de rede neural ou de estimação bayesiana para cálculo de limiar. O ponto da manifestação é que nenhuma das referências, tal como utilizada no requerimento, fornece informações de características do alvo geradas a partir das estatísticas de dados de Barnard ou o fluxo ordenado reivindicado. Manifestação Prévia, supra, at 15–16, 21–23, 27–30.
Essa situação procedimental torna mais preciso o ônus do titular. A manifestação prévia não deve tentar antecipar toda réplica concebível. Em vez disso, deve identificar os ensinamentos efetivamente alegados no requerimento, mostrar como o requerimento os associa à reivindicação e explicar por que essa correspondência não apresenta um ensinamento importante e pertinente à reivindicação segundo o padrão da SNQ. Como o requerente normalmente não tem direito de resposta, o titular deve ser preciso e comedido: exageros podem abrir espaço para uma resposta excepcional do requerente, enquanto uma crítica focada na correspondência tem maior probabilidade de auxiliar o Escritório dentro da janela curta de decisão da SNQ.
X. Lições para titulares de patentes
A principal lição é que uma manifestação prévia deve ser redigida em torno do ensinamento alegado no requerimento, e não da defesa completa de validade do titular. A manifestação do caso 90/016,330 retorna repetidamente à mesma incompatibilidade técnica: Barnard fornece características fixas e limiarização; Knecht fornece vetores de Fourier e regras de decisão; Lawrence fornece, no máximo, estimação de limiar; nenhum fornece geração de informações de características do alvo a partir de estatísticas de dados seguida de extração, uso e produção de saída. Manifestação Prévia, supra, at 17–30.
A interpretação das reivindicações pode ser utilizada, mas deve estar vinculada à correspondência para fins de SNQ. Supondo que a patente ’639 esteja expirada, o regime de significado ordinário e usual provavelmente se aplica. MPEP § 2258; Phillips, 415 F.3d at 1316. Isso torna o relatório descritivo, o histórico de tramitação e o registro técnico contemporâneo especialmente relevantes. Mas a discussão de interpretação deve continuar instrumental: deve explicar por que o ensinamento alegado no requerimento corresponde ou não à linguagem da reivindicação.
Declarações e documentos devem sustentar a manifestação, não substituí-la. O Aviso do Procedimento Prévio permite declarações, mas o Escritório se baseará nos argumentos apresentados na manifestação e não permitirá incorporação por referência. Aviso do Procedimento Prévio, supra, at 2. A manifestação do caso 90/016,330 utiliza Sanger, o Relatório Técnico, Katz/Gately/Collins e a declaração da Dra. Majumder para explicar a diferença técnica entre operadores de características gerados e limiares de características fixas. Esse é o papel apropriado da prova de apoio na fase da SNQ.
XI. Lições para requerentes
O estudo de caso também oferece lições para requerentes. Um requerimento de reexame não deve presumir que uma semelhança funcional ampla será suficiente. Se a reivindicação recita uma sequência de funções técnicas, o requerimento deve identificar qual referência desempenha cada função e por que o ensinamento é importante para a patenteabilidade segundo o padrão da SNQ.
Um requerente que se apoie em características fixas nos moldes de Barnard deve enfrentar diretamente a questão das “informações de características geradas”. Deve explicar se as próprias características fixas são as informações de características reivindicadas, se o limiar integra essas informações ou se uma referência secundária fornece um operador de características gerado. Se a teoria depender de combinação, o requerimento deve explicitá-la na própria peça, em vez de deixar a correspondência de funções para inferência.
A coerência na interpretação das reivindicações também importa. A decisão de revisão pelo Diretor em IPR2025-00340 não decidiu o mérito relativo a Barnard, mas ilustra o risco procedimental de posições inconsistentes entre fóruns. Uma parte que argumenta indefinição no tribunal distrital e significado simples perante o Board deve explicar por que essas posições se justificam. Tesla, IPR2025-00340, Paper 18, at 2–4.
XII. Conclusão
A manifestação prévia do caso 90/016,330 é um modelo útil porque trata a investigação da SNQ como problema de correspondência técnica. Não precisa provar que as reivindicações são patenteáveis em relação a todas as combinações possíveis. Precisa mostrar que o requerimento apresentado não identificou um ensinamento importante e pertinente à reivindicação que suscitaria uma SNQ.
Essa distinção é fundamental para utilizar o procedimento prévio sem exagerar seu alcance. O limiar da SNQ continua baixo, e não se exige demonstração prima facie de ausência de patenteabilidade. Mas um limiar baixo não é ausência de limiar. O requerimento ainda deve identificar um ensinamento de patente ou publicação impressa que um examinador razoável consideraria importante para a patenteabilidade da reivindicação impugnada.
Quando o requerimento associa uma limitação de características geradas à limiarização de características fixas, associa clutter de fundo a fundo genérico ou se apoia em uma referência secundária para uma função que o requerimento não explicita, o titular pode argumentar que o requerimento sequer suscitou a questão correta de patenteabilidade. A disputa resultante não é um minijulgamento de obviedade. É uma controvérsia inicial focada em saber se o requerente identificou o ensinamento correto e o associou à reivindicação de forma relevante segundo o padrão da SNQ.