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Ouvir a versão em áudio (em inglês) ↗Narração gerada por IA · 25 min 56 s
Resumo executivo: No reexame ex parte, a resposta do titular da patente a uma exigência não final frequentemente constitui uma oportunidade decisiva para construir o conjunto probatório, sobretudo quando a rejeição depende de premissas técnicas sobre referências do estado da técnica, correspondências entre referências e reivindicações, arquitetura de sistemas, protocolos ou uma fundamentação de obviedade. O artigo sustenta que a argumentação do advogado pode delimitar a controvérsia jurídica, mas as declarações de especialistas fornecem a base probatória necessária para demonstrar por que a premissa técnica do examinador carece de fundamento. Por meio de estudos de caso envolvendo depoimentos de especialistas nos níveis de protocolo, arquitetura e abstração, o artigo demonstra como declarações direcionadas podem refutar caracterizações excessivamente amplas do estado da técnica e, ao mesmo tempo, ajudar a preservar a redação original das reivindicações em situações nas quais uma emenda pode gerar riscos relacionados a litígios, direitos intervenientes ou histórico de tramitação. A lição prática é que as declarações de especialistas devem ser utilizadas de maneira seletiva e cuidadosa: devem explicar a tecnologia, as referências, a compreensão do técnico no assunto e as falhas factuais da rejeição, evitando opiniões meramente conclusivas, admissões desnecessárias e inconsistências com posições adotadas em litígios paralelos ou perante o PTAB.
I. Introdução
Uma exigência não final em um reexame ex parte não é apenas mais um evento da tramitação. Para o titular da patente, muitas vezes é a melhor oportunidade para construir um conjunto probatório perante o Instituto — sobretudo quando a rejeição depende de como um técnico no assunto com conhecimentos ordinários compreenderia uma referência técnica, um termo da reivindicação, um protocolo, uma arquitetura de sistema ou uma combinação proposta para demonstrar obviedade.
Essa distinção importa porque a argumentação do advogado e a prova desempenham funções diferentes. A argumentação do advogado delimita a controvérsia jurídica. O depoimento do especialista fornece fatos técnicos. Em uma resposta no reexame, a posição mais sólida frequentemente não é apenas a de que o examinador está errado, mas a de que sua premissa técnica não encontra suporte probatório.
As próprias regras do USPTO reconhecem essa distinção. Nos termos de 37 C.F.R. § 1.132, quando uma reivindicação de um pedido ou de uma patente em reexame é rejeitada ou sofre objeção, a prova apresentada para contestar a rejeição com fundamento não previsto de outra forma deve ser prestada sob juramento ou declaração. O MPEP afirma ainda que o examinador principal deve examinar pessoalmente essa prova e determinar se ela responde à rejeição e apresenta fatos suficientes para superá-la. MPEP § 716.
O momento da apresentação também importa. A prova que contesta uma rejeição, inclusive uma declaração nos termos da Regra 132, é considerada tempestiva quando apresentada antes da rejeição final, e o examinador deve considerar as provas tempestivas. MPEP § 716.01. No reexame ex parte, não se aplica a prática de prorrogação de prazos dos pedidos comuns prevista em 37 C.F.R. § 1.136; as prorrogações são regidas por 37 C.F.R. § 1.550(c), e os procedimentos de reexame são conduzidos com “especial celeridade”. MPEP § 2265; 35 U.S.C. § 305; 37 C.F.R. § 1.550(a).
II. Por que as declarações de especialistas importam
O principal valor de uma declaração de especialista é transformar a resposta do titular da patente de argumentação em prova. O MPEP afirma que os argumentos de um depositante não podem substituir as provas constantes dos autos. MPEP § 716.01(c); In re Schulze, 346 F.2d 600, 602 (C.C.P.A. 1965); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).
Esse princípio tem força especial no reexame. Muitas rejeições em reexame dependem de equivalência técnica: o examinador ou o requerente do reexame pode sustentar que uma “solicitação” do estado da técnica é a solicitação reivindicada, que um “cache” do estado da técnica é o cache reivindicado, que um “particionamento” do estado da técnica é o particionamento reivindicado ou que uma combinação constituiria um uso previsível de elementos conhecidos. Nessas circunstâncias, a argumentação do advogado pode identificar a questão, mas o depoimento do especialista pode explicar por que a equivalência alegada é tecnicamente incorreta.
Uma declaração é mais útil quando se concentra nas premissas factuais da rejeição. O especialista não deve simplesmente afirmar que as reivindicações são patenteáveis ou que o estado da técnica não as torna óbvias. Em vez disso, a declaração deve explicar o que as referências ensinam, o que não ensinam, como um técnico no assunto as compreenderia e por que o mapeamento ou a fundamentação de combinação do examinador não se sustenta tecnicamente.
O MPEP reconhece que a prova factual é preferível ao depoimento opinativo, mas também afirma que esse depoimento merece consideração e algum peso quando não é apenas uma conclusão jurídica final e quando sua base factual subjacente é convincente. MPEP § 716; In re Lindell, 385 F.2d 453, 456 (C.C.P.A. 1967); In re Oelrich, 579 F.2d 86, 91–92 (C.C.P.A. 1978).
III. Obviedade: a declaração como contestação da fundamentação apresentada
O papel do depoimento de especialistas é especialmente importante na análise de obviedade. Após KSR, a análise de obviedade continua flexível, mas não pode ser meramente conclusiva. A rejeição ainda precisa identificar por que a invenção reivindicada teria sido óbvia para um técnico no assunto com conhecimentos ordinários. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007); In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006).
O MPEP § 2143 explicita esse ponto. A “chave” para uma rejeição adequada nos termos do § 103 é a apresentação clara das razões pelas quais a invenção reivindicada teria sido óbvia, e KSR exige que a análise de obviedade seja explicitada. MPEP § 2143. Os profissionais do Instituto devem estabelecer os fatos pertinentes e fornecer uma explicação fundamentada de por que a invenção reivindicada teria sido óbvia no momento relevante. Id.
É nesse ponto que uma declaração pode ter grande força jurídica. O depoimento do especialista pode atacar as premissas factuais da fundamentação apresentada pelo examinador. Por exemplo, o especialista pode demonstrar que a combinação proposta pressupõe uma compatibilidade técnica que as referências não sustentam; que uma justificativa de “eficiência” é genérica e não está vinculada à arquitetura exigida pela reivindicação; que a modificação proposta alteraria o princípio de funcionamento de uma referência; que o resultado supostamente previsível não era previsível no contexto real do sistema; ou que um técnico no assunto com conhecimentos ordinários não teria uma expectativa razoável de sucesso.
Isso é diferente de simplesmente dizer “não há motivação para combinar”. A declaração mais sólida explica por que a motivação apresentada é tecnicamente incompleta, por que falta um caminho de integração proposto e por que a teoria da exigência depende de uma análise retrospectiva, em vez de provas nos autos.
IV. Primeiro estudo de caso: a patente ’785 — prova especializada no nível de protocolo
O primeiro estudo de caso envolve a U.S. Patent No. 7,949,785, intitulada “Secure Virtual Community Network System”, no reexame ex parte de controle nº 90/019,519. O titular da patente apresentou a declaração do Dr. Guevara Noubir em resposta à exigência não final. Posteriormente, o Instituto emitiu um aviso de intenção de expedir certificado de reexame ex parte (NIRC), confirmando as reivindicações 30 e 34. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519, at 1–2 (Mar. 6, 2025) [doravante ’785 NIRC].
A rejeição se apoiava em Leung, Forslöw e Mehta. A limitação controvertida exigia, entre outras coisas, um servidor DNS configurado para receber uma solicitação DNS e retornar diversas informações de endereço, inclusive um endereço de rede associado a um diretor de rotas, um endereço de rede privada associado a um segundo dispositivo e um endereço de rede virtual associado a esse segundo dispositivo.
A declaração do Dr. Noubir atacou a rejeição no nível de protocolo. Ele explicou que o gerenciador de serviços móveis de Forslöw recuperava informações por meio de solicitações HTTPS, mas que uma solicitação HTTPS é fundamentalmente diferente de uma solicitação DNS. Uma solicitação DNS resolve um nome de domínio em um endereço IP, enquanto a solicitação HTTPS de Forslöw invocada na rejeição não tinha a função de resolução de nomes de domínio exigida pela reivindicação. Declaration of Dr. Guevara Noubir ¶¶ 37–40, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519 (Jan. 8, 2025) [doravante Noubir Decl.].
A declaração também abordou outra premissa técnica: se uma rede virtual ou VPN implica necessariamente um nome de domínio. O Dr. Noubir explicou que a atribuição de endereços IP e o funcionamento de uma VPN não exigem um nome de domínio, e que a combinação citada não ensinava uma rede virtual definida por um nome de domínio, conforme exigido pela reivindicação 30. Noubir Decl. ¶¶ 35–37.
Para a reivindicação 34, a declaração distinguiu o registro da autenticação ou da atividade de entrada e saída da rede. O Dr. Noubir explicou que o uso de “registro” e “solicitação de acesso” em Leung dizia respeito à autenticação, enquanto Forslöw e Mehta utilizavam conceitos de registro em contextos técnicos diferentes. Noubir Decl. ¶ 55.
A lição é que as declarações de especialistas podem ser especialmente valiosas quando a rejeição depende da substituição de um protocolo por outro. A argumentação do advogado poderia dizer que HTTPS não é DNS. O depoimento do especialista pode explicar por que, na arquitetura real da rede, as duas solicitações desempenham funções diferentes, contêm informações diferentes e atendem a requisitos diferentes das reivindicações.
V. Segundo estudo de caso: a patente ’844 — prova especializada no nível de arquitetura
O segundo estudo de caso envolve a U.S. Patent No. 8,332,844, intitulada “Root Image Caching and Indexing for Block-Level Distributed Application Management”, no reexame ex parte de controle nº 90/019,938. O titular da patente apresentou a declaração do Dr. Richard Newman em apoio à sua resposta de 23 de janeiro de 2026 à exigência não final de 23 de outubro de 2025. Declaration of Dr. Richard Newman, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938 (Jan. 23, 2026) [doravante Newman Decl.].
A exigência apresentou rejeições por obviedade com base em Sapuntzakis à luz de Holzmann para as reivindicações 1–3 e 6–13, e com base em Sapuntzakis, Holzmann e Federwisch para as reivindicações 19–27. A resposta do titular explicou que a rejeição se apoiava na declaração de Zadok para mapear as reivindicações e fundamentar as combinações, mas argumentou que o estado da técnica citado não divulgava a arquitetura reivindicada. Response to Office Action, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (Jan. 23, 2026) [doravante ’844 Response].
Esse caso ilustra o uso do depoimento de especialistas no nível de arquitetura. As reivindicações exigiam uma imagem raiz compartilhada, imagens folha por nó contendo apenas blocos alterados ou adicionais e um cache configurado para armazenar blocos da imagem raiz acessados anteriormente por ao menos um nó de computação. A resposta argumentou que a rejeição tratava indevidamente um armazenamento genérico em cache como o cache reivindicado, sem demonstrar que os blocos armazenados eram blocos da imagem raiz compartilhada na arquitetura de raiz e folhas reivindicada. ’844 Response at 55–56.
A declaração do Dr. Newman apresentou o mesmo ponto em termos técnicos. Ele explicou que o “disco COW remoto” e o “disco COW sombra” de Sapuntzakis pertenciam à própria hierarquia de cópia na escrita de Sapuntzakis e ao seu mecanismo de cache de disco remoto, e que a exigência não identificava provas de que os blocos armazenados em cache eram blocos de uma imagem raiz compartilhada, conforme exigido pelas reivindicações. Newman Decl. ¶¶ 145–47.
A declaração também atacou a motivação para combinar. A resposta caracterizou a justificativa de “acesso mais rápido” da exigência como uma justificativa genérica de desempenho, que poderia explicar por que um técnico no assunto desejaria algum armazenamento em cache em algum lugar, mas não por que ele reestruturaria Sapuntzakis e Holzmann para chegar à configuração reivindicada de cache com raiz compartilhada e folhas por nó. ’844 Response at 65. De modo semelhante, o Dr. Newman opinou que a exigência não fornecia uma motivação tecnicamente fundamentada para combinar Sapuntzakis, Holzmann e Federwisch em uma arquitetura coerente que alcançasse a configuração de cache e o compartilhamento dos resultados de indexação exigidos pelas reivindicações. Newman Decl. ¶ 220.
Para as reivindicações 19–27, a declaração e a resposta abordaram a limitação reivindicada de “indexar uma vez/compartilhar entre nós de computação”. O titular argumentou que a indexação citada de Federwisch dizia respeito à detecção de diferenças entre snapshots e à manutenção de mapas de destino, e não à indexação de uma imagem raiz e ao fornecimento desses resultados de indexação a outro nó de computação. ’844 Response at 77–82. A declaração do Dr. Newman também caracterizou o “índice” de Federwisch como uma estrutura interna de comparação de snapshots, e não como resultados de indexação da imagem raiz distribuídos entre nós de computação. Newman Decl., sumário e discussão do Fundamento 2.
Por fim, o examinador emitiu um aviso de intenção de expedir certificado de reexame ex parte, confirmando as reivindicações 1–27. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (May 19, 2026) [doravante ’844 NIRC].
A lição para os profissionais é que as declarações no nível de arquitetura podem impedir que uma exigência reduza limitações específicas das reivindicações a rótulos técnicos genéricos. A questão não era saber se o estado da técnica tinha “cache” ou “indexação”. Era saber se divulgava as operações de cache e indexação reivindicadas na arquitetura reivindicada de imagem raiz e imagens folha.
VI. Terceiro estudo de caso: a patente ’582 — prova especializada no nível de abstração
O terceiro estudo de caso envolve a patente dos Estados Unidos nº 7,257,582, intitulada “Load Balancing with Shared Data”, no reexame ex parte de controle nº 90/015,337. O titular apresentou a declaração do Dr. Daniel Abadi em apoio à sua resposta à exigência não final. Declaration of Dr. Daniel Abadi, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337 (Feb. 17, 2026) [doravante Abadi Decl.].
Esse caso ilustra um terceiro uso do depoimento de especialistas: combater um nível de abstração inadequado. A exigência considerava suficientes o particionamento, a divisão em blocos e o balanceamento de carga genéricos. O titular reformulou o enquadramento da invenção reivindicada como uma arquitetura específica de alocação de partições de arquivo, envolvendo determinação da alocação de arquivos, particionamento lógico dos registros de um arquivo de entrada preexistente, distribuição das descrições de partição, execução de subtarefas nas partições e alocação repetida de outra partição ainda não processada por ordem de chegada. Response to Office Action, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–3 (Feb. 17, 2026) [doravante ’582 Response].
A declaração do Dr. Abadi explicou que o “particionamento” de Reeve consistia na divisão do espaço de iteração em blocos definidos por índices, limites e diretivas de tamanho dos blocos, e não na determinação automática da alocação de arquivos ou na subdivisão dos registros de um arquivo de entrada preexistente em partições de arquivo. Abadi Decl. ¶¶ 121–23.
A declaração tornou a distinção mais precisa: a patente ’582 particiona dados, enquanto Reeve particiona computação. A reivindicação 1 exigia partições dos registros de um arquivo preexistente com base em informações de alocação de arquivos; Reeve descrevia a divisão de um espaço de iteração em blocos para escalonar a computação. Abadi Decl. ¶¶ 162–64.
A declaração também abordou a limitação de atendimento “por ordem de chegada”. O Dr. Abadi explicou que a estratégia FCFS/GRAB de Reeve atribuía blocos do espaço de iteração a threads, enquanto a reivindicação 1 utilizava FCFS para a alocação repetida de partições de arquivo ainda não alocadas após a conclusão do processamento de partições anteriores. Abadi Decl. ¶¶ 166–67.
Quanto à motivação para combinar, o Dr. Abadi explicou que um técnico no assunto não teria sido motivado a combinar a técnica de ordenação e mesclagem paralelas de Iyer com a divisão do espaço de iteração em blocos e o escalonamento GRAB de Reeve da maneira proposta, porque as referências tratavam de problemas computacionais diferentes, operavam sobre alvos de decomposição diferentes e incorporavam modelos de execução diferentes. Abadi Decl. ¶¶ 124–25.
Posteriormente, o examinador emitiu um aviso de intenção de expedir certificado de reexame ex parte, confirmando as reivindicações 1–14. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–5 (Apr. 6, 2026) [doravante ’582 NIRC]. O NIRC interpretou as limitações de “subdividir logicamente” e “repetir” de forma consistente com o enquadramento técnico do titular, inclusive a distinção entre o particionamento lógico de arquivos e a leitura efetiva pelas subtarefas. Id.
A lição é que o depoimento do especialista pode impedir que o examinador ou o requerente do reexame defina o problema de forma excessivamente ampla. “Paralelismo” não bastava. A pergunta pertinente era se as referências ensinavam a arquitetura reivindicada de balanceamento de carga com partições de arquivo.
VII. Limites e riscos das declarações de especialistas
Uma estratégia sofisticada do titular deve reconhecer que as declarações de especialistas são poderosas, mas não isentas de risco. Uma declaração deve ser utilizada quando fortalece o conjunto probatório, e não como complemento automático ou como forma de disfarçar a argumentação do advogado de depoimento especializado.
Esse ponto é especialmente importante no reexame porque as emendas às reivindicações frequentemente não constituem uma opção prática da mesma forma que podem constituir na tramitação ordinária. Embora um titular possa propor emendas ou novas reivindicações no reexame ex parte, nenhuma reivindicação emendada ou nova proposta pode ampliar o escopo das reivindicações da patente. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2258. Qualquer reivindicação emendada ou nova incorporada à patente após o reexame também produz os efeitos especificados em 35 U.S.C. § 252, inclusive possíveis consequências de direitos intervenientes. 35 U.S.C. § 307(b); 35 U.S.C. § 252. Para uma patente invocada em litígio, até uma emenda restritiva pode abrir espaço a argumentos de que a reivindicação emendada não é “substancialmente idêntica” à original, potencialmente afetando indenizações por fatos passados ou defesas em litígios pendentes. Ver Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250–51 (Fed. Cir. 1997); Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346–48 (Fed. Cir. 1998). Assim, embora as emendas continuem processualmente disponíveis, podem ser estrategicamente inviáveis em um reexame que envolva litígios relacionados em tribunais distritais, disputas de licenciamento ou procedimentos perante o PTAB.
Essa realidade torna a declaração do especialista mais importante, mas também aumenta o que está em jogo. Uma declaração pode permitir que o titular preserve a redação original das reivindicações enquanto refuta com provas as premissas factuais do examinador. Contudo, a própria declaração passa a integrar o histórico de tramitação. Afirmações feitas no reexame podem posteriormente afetar a interpretação das reivindicações, a renúncia a escopo, as posições sobre infração ou as defesas de invalidade. Uma distinção tecnicamente convincente em relação ao estado da técnica pode se tornar problemática se for mais ampla do que o necessário ou inconsistente com a forma como o titular precisa interpretar as reivindicações no litígio. Ver Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–67 (Fed. Cir. 2012); Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, 742 F.3d 973, 977–78 (Fed. Cir. 2014).
Uma declaração fraca pode prejudicar mais do que ajudar. Uma declaração meramente conclusiva, excessivamente moldada pela argumentação jurídica ou desvinculada da redação das reivindicações pode receber pouco peso e levar o examinador a descartar a prova por falta de fundamento. O MPEP § 716 explica que o depoimento opinativo pode receber peso quando sustentado por uma base factual subjacente, mas que as conclusões jurídicas, por si só, não merecem peso. MPEP § 716; ver também In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 1406–07 (C.C.P.A. 1973).
As declarações também precisam ser coordenadas com os procedimentos paralelos. Quando a mesma patente estiver em litígio perante um tribunal distrital, em IPR, em negociações de licenciamento ou em outro procedimento pós-concessão, a declaração no reexame deve estar alinhada às posições existentes sobre interpretação das reivindicações, teorias de infração, respostas à invalidade, laudos de especialistas e manifestações ao PTAB. Uma declaração que resolva a exigência imediata, mas crie inconsistências em outro lugar, pode impor um custo estratégico maior do que a própria rejeição.
O especialista não deve substituir a peça argumentativa. O advogado deve apresentar a argumentação jurídica; o especialista deve fornecer os fatos e as opiniões técnicas que a sustentam. Uma declaração que pareça argumentação de advogado sob a assinatura de um especialista pode perder credibilidade. A melhor prática é que o especialista explique a tecnologia, as referências, a redação das reivindicações e as consequências técnicas da combinação proposta, enquanto a resposta explica por que esses fatos afastam a rejeição.
Isso não significa que toda exigência não final requeira depoimento de especialista. Algumas rejeições podem ser superadas com o registro intrínseco, uma distinção direta de uma referência ou uma questão delimitada de interpretação de reivindicações. Na tramitação ordinária, uma emenda simples também pode ser o caminho mais eficiente. Contudo, no reexame de uma patente invocada em litígio, a emenda pode trazer consequências relacionadas a direitos intervenientes e ao litígio que a tornem muito menos atraente. (Ver Same Office Action, Different Stakes: Responding to USPTO Office Actions in Ex Parte Reexamination and Ordinary Patent Prosecution.) Quando a rejeição depende de uma caracterização técnica do estado da técnica ou de uma fundamentação alegada para combinar referências, e quando uma emenda criaria o risco de restringir as reivindicações de forma a afetar o litígio relacionado, a ausência de prova especializada pode deixar o titular argumentando fatos sem provas e, ao mesmo tempo, sem um caminho prático de emenda.
VIII. Implicações práticas para a redação
Uma declaração sólida no reexame deve ser direcionada, e não enciclopédica. Deve identificar as qualificações do especialista, os materiais examinados, o nível de conhecimento ordinário, as premissas pertinentes de interpretação das reivindicações, o contexto técnico, os ensinamentos das referências e as falhas técnicas da rejeição.
A declaração também deve ser coordenada com a resposta do advogado. A resposta deve citar precisamente os parágrafos da declaração e explicar como os fatos apresentados pelo especialista afastam a demonstração prima facie. Quando a questão for a obviedade, a resposta deve vincular a declaração à fundamentação apresentada pelo examinador nos termos do MPEP § 2143. A declaração deve atacar as premissas factuais; a resposta deve explicar a consequência jurídica.
As melhores declarações também evitam admissões desnecessárias. Não devem definir os termos das reivindicações de forma mais restrita do que o necessário. Não devem criticar o estado da técnica de maneira incompatível com posições sobre infração. Não devem incorporar integralmente o laudo mais amplo de um especialista do litígio. E não devem se transformar em argumentação de advogado sob outro nome.
IX. Conclusão
No reexame ex parte, o titular não está apenas tentando persuadir um examinador. Está construindo um registro que pode afetar a confirmação das reivindicações, recursos, procedimentos posteriores no USPTO e litígios paralelos. Uma declaração de especialista bem elaborada pode ser central para esse registro.
A declaração do especialista importa porque fornece provas onde a argumentação do advogado não pode fazê-lo. Importa porque a obviedade exige uma fundamentação explícita, e o depoimento especializado pode atacar as premissas factuais dessa fundamentação. O depoimento especializado mais sólido não se limita a dizer que as referências são diferentes. Ele explica por que as diferenças importam para a invenção reivindicada.
Mas o instrumento deve ser utilizado com cuidado. Uma declaração meramente conclusiva ou excessivamente moldada pela argumentação jurídica pode receber pouco peso e criar riscos no histórico de tramitação. O especialista não deve substituir a peça argumentativa. Deve fornecer os fatos técnicos que permitam à argumentação jurídica do advogado adquirir força persuasiva.
Em uma resposta a uma exigência não final no reexame, essa distinção pode ser decisiva. O titular que constrói o conjunto probatório desde cedo dá ao examinador uma razão para reconsiderar a rejeição, fornece ao Conselho um registro a ser examinado se o recurso se tornar necessário e oferece aos tribunais posteriores uma explicação mais clara do significado das reivindicações e de por que o estado da técnica não as satisfaz.