Defendendo o ASIN: guia do vendedor sobre reclamações de patente no Amazon APEX

Resumo executivo: O programa Patent Evaluation Express (APEX) da Amazon pode colocar imediatamente em risco a receita e os anúncios de produtos de um vendedor sem que um tribunal decida sobre a infração. Uma resposta eficaz começa por determinar se a Amazon está oferecendo uma nova avaliação ou aplicando um ID APEX existente, o que pode levar à remoção sem uma nova oportunidade de avaliação. Os vendedores devem preservar prontamente o produto acusado e os registros pertinentes, identificar os prazos aplicáveis, analisar a reivindicação de patente invocada limitação por limitação e quantificar a exposição comercial. Participação, acordo, ação declaratória, reprojeto e retirada comercial apresentam custos e riscos distintos. Ajuizar uma ação não garante que a Amazon preserve ou restabeleça um anúncio, e uma medida de urgência que obrigue o titular da patente a retirar uma reclamação pode exigir mais do que uma defesa plausível de não infração. A principal lição é tratar o APEX como um evento patentário crítico para o negócio, que exige decisões jurídicas, técnicas e operacionais coordenadas antes que os prazos do marketplace eliminem as opções disponíveis.

Introdução

Uma notificação do Amazon Patent Evaluation Express pode parecer apenas mais um chamado de propriedade intelectual a ser encaminhado pelo Seller Central. Para um vendedor cuja receita depende dos anúncios acusados, trata-se de um evento patentário crítico para o negócio. Um Amazon Standard Identification Number (ASIN) identifica um produto no catálogo da Amazon; a remoção do anúncio pode interromper as vendas antes que um tribunal decida sobre a infração. A primeira tarefa é identificar o procedimento de proteção de direitos efetivamente utilizado, pois um convite para uma nova avaliação e uma denúncia que invoca um ID APEX existente podem apresentar opções de resposta diferentes.

Para uma nova avaliação, a Amazon descreve a análise de uma disputa sobre patente de invenção dos EUA (utility patent) por um advogado terceiro e imparcial. Atualmente, cada lado participante deposita US$ 5.000 diretamente com o avaliador, e o participante vencedor recebe seu depósito de volta. A Amazon segue o resultado: uma decisão favorável ao titular leva à remoção dos produtos denunciados; uma decisão favorável ao vendedor não gera nenhuma medida com base nessa avaliação. Amazon, Brand Registry, “Can Brand Registry help with utility patent disputes?,” https://sell.amazon.com/brand-registry (último acesso em 2 de novembro de 2026) [doravante Brand Registry].

O APEX pode exercer pressão comercial comparável à de um litígio envolvendo uma medida liminar, mas a comparação diz respeito ao poder de negociação e às consequências. A análise judicial de uma medida liminar considera a probabilidade de êxito no mérito, a probabilidade de dano irreparável, a ponderação de equidades e o interesse público. Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7, 20 (2008). A avaliação privada da Amazon não incorpora essa análise judicial, não concede indenização, não invalida uma patente nem emite uma ordem judicial inibitória.

A resposta adequada, portanto, começa com uma triagem, não com uma negativa genérica. O vendedor precisa entender o que a notificação realmente exige, preservar o produto e o anúncio como estavam no momento da acusação, testar a reivindicação invocada limitação por limitação, quantificar o valor em risco e escolher entre participação, resolução, litígio e retirada comercial. Essas tarefas ocorrem em paralelo. O prazo de resposta é curto demais para concluir uma antes de iniciar a seguinte.

1 Identifique o procedimento de proteção de direitos e os documentos aplicáveis

Nova avaliação ou ID APEX existente. Leia a notificação e o registro da reclamação para determinar se a Amazon está convidando o vendedor para uma nova avaliação, analisando uma denúncia com base em um ID APEX existente ou utilizando outro procedimento de proteção de patentes. Um ID APEX pode fundamentar denúncias posteriores contra outros vendedores. Em Kohree, o tribunal relatou remoções baseadas em um ID existente, sem nova oportunidade para os vendedores posteriormente atingidos optarem por participar de uma avaliação. O cronograma de notificação e adesão deste guia, portanto, aplica-se apenas quando a Amazon efetivamente oferece esse procedimento. Kohree LLC v. RVLock & Co., No. 1:25-cv-00067-RJS-CMR, slip op. at 3–6 (D. Utah June 1, 2026), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/utah/utdce/1:2025cv00067/156889/76/.

O APEX é um mecanismo do Brand Registry para disputas envolvendo patentes de invenção dos EUA (utility patents) concedidas e não expiradas. As orientações públicas da Amazon excluem patentes de desenho ornamental (design patents), patentes de outros países, patentes expiradas e casos em que um tribunal ou a Comissão de Comércio Internacional dos EUA já tenha proferido uma ordem reconhecendo infração. A Amazon também se reserva a faculdade de não iniciar ou de suspender uma avaliação quando houver litígio relacionado em andamento. Esse limite de elegibilidade é importante: o vendedor deve confirmar que a patente correta, o titular correto e o tipo correto de direito estão submetidos ao avaliador antes de dedicar o prazo de resposta exclusivamente ao mérito. Amazon, Amazon Patent Evaluation Express (APEX) Program, https://sellercentral.amazon.com/seller-forums/discussions/t/03705c02-af92-400b-96a9-fbe3a2833497 (último acesso em 2 de novembro de 2026) [doravante APEX Program].

Quais documentos regem o procedimento. Para uma nova avaliação, leia em conjunto a notificação aplicável, o procedimento incorporado, o contrato de participação, as instruções de pagamento e o cronograma do avaliador. Identifique a versão dos documentos e esclareça prontamente, por escrito, eventuais inconsistências. Um caso anterior ou formulário arquivado fornece contexto, mas não substitui as instruções do caso em andamento.

Historicamente, um titular de patente podia selecionar uma reivindicação e identificar até vinte anúncios. A notificação descrita em SnapRays oferecia três semanas para aderir, resolver a disputa ou ajuizar uma ação declaratória; a inércia levava à remoção. Esses eram os termos examinados pelo tribunal, não uma promessa universal quanto a notificações posteriores. SnapRays v. Lighting Def. Grp., 100 F.4th 1371, 1374–75 (Fed. Cir. 2024).

O procedimento arquivado utilizava manifestações escritas, sem produção de provas pelo mecanismo de discovery nem audiência oral, e uma determinação sobre a probabilidade de o titular provar a infração. Em geral, concedia ao vendedor uma única resposta, sem manifestação adicional após a réplica (sur-reply). Esses limites históricos explicam por que a preparação antecipada é importante. Amazon, Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Procedure §§ 1–5, 8 (Feb. 17, 2020), https://amazonsellerslawyer.com/wp-content/uploads/2020/02/Amazon-Utility-Patent-Neutral-Evaluation-Procedure.pdf [doravante Archived Procedure].

2 As primeiras 72 horas

As metas a seguir são internas para a resposta, não prazos da Amazon. Se o prazo restante for menor, concentre as tarefas e encaminhe imediatamente a decisão sobre a estratégia aos responsáveis. Um anúncio já removido ou uma denúncia baseada em ID existente pode exigir análise imediata das possibilidades de restabelecimento ou de litígio, em vez de uma decisão sobre adesão.

Em até 24 horas. Preserve a notificação e o registro, contrate assessoria jurídica em patentes, identifique o procedimento de proteção de direitos, confirme o prazo externo e o canal de envio e designe um responsável jurídico e um responsável pela decisão comercial. Comece imediatamente a avaliar e preparar qualquer possível ação judicial. Antes do ajuizamento, a assessoria jurídica deve avaliar a jurisdição e decidir os pedidos e a sequência de quaisquer procedimentos perante o Patent Trial and Appeal Board (PTAB); a preparação também exige tempo para a petição inicial, o protocolo, a citação e os requisitos de notificação da Amazon.

Em até 48 horas. Notifique a seguradora e o fornecedor ou responsável contratual pela indenização, reserve unidades representativas, reúna o dossiê técnico e inicie o modelo de análise comercial. Preserve os direitos relacionados às notificações previstas na apólice e nos contratos enquanto a assessoria jurídica avalia o mérito.

Em até 72 horas. Conclua um quadro comparativo provisório da reivindicação (claim chart), identifique a defesa mais forte e as provas faltantes e selecione as estratégias viáveis. Essas tarefas avançam em paralelo; não espere um parecer final sobre infração para providenciar autorização de pagamento, apoio ao litígio ou um canal de negociação de acordo.

Preserve as provas subjacentes. Registre a notificação do Seller Central e as mensagens relacionadas. Exporte ou faça capturas de tela da página de detalhes, do histórico do anúncio, das imagens, do conteúdo A+, das variações, dos manuais, dos vídeos e das instruções aos clientes. Vincule o anúncio ao ASIN, SKU, FNSKU, UPC, modelo, lote, firmware, fornecedor e datas. Preserve o estoque FBA e os registros de compra, listas de materiais, desenhos, versões de software, embalagens, registros de controle de qualidade e comunicações com fornecedores. Separe unidades representativas dos lotes efetivamente oferecidos quando a reclamação foi apresentada.

A assessoria jurídica deve avaliar se é razoável prever um litígio e, quando cabível, emitir uma ordem de preservação que suspenda a exclusão rotineira de e-mails, mensagens, dados de conta e registros técnicos pertinentes. Preserve arquivos nativos e metadados quando relevantes; a coleta apenas de capturas de tela selecionadas pode deixar de registrar as provas subjacentes. A Regra Federal de Processo Civil 37(e) dos EUA trata da perda de informações armazenadas eletronicamente que deveriam ter sido preservadas para um litígio previsto ou em andamento. Fed. R. Civ. P. 37(e).

A análise patentária diz respeito ao produto acusado tal como oferecido no momento relevante. Preserve seu estado original antes de alterar a página de detalhes, o firmware, os componentes ou o fluxo de estoque. O procedimento arquivado tratava a manipulação do produto ou do anúncio após a reclamação como fundamento para um resultado desfavorável ou remoção. Archived Procedure § 4, at 2.

Quantifique a exposição comercial. Para cada ASIN acusado, calcule a margem de contribuição, a posição no ranking, o número de avaliações, a dependência de publicidade, a exposição de estoque, a sazonalidade e o custo de migração. Identifique se variações ou kits dependem do anúncio principal. Estime o tempo para lançar um reprojeto genuíno e se os estoques antigo e novo podem ser separados. Uma defesa tecnicamente sólida pode não fazer sentido econômico para um produto secundário; uma defesa imperfeita ainda pode justificar trabalho intensivo quando o ASIN representa o negócio.

Por fim, notifique as partes interessadas sem abrir mão do controle. Avise o fornecedor ou fabricante, a seguradora, os investidores ou credores, se exigido, e os responsáveis internos por Amazon, engenharia, finanças e comunicação. Oriente a equipe comercial a não debater infração com o titular da patente nem fazer admissões sem fundamento. Uma pessoa deve centralizar as comunicações, um repositório de provas e uma cronologia atualizada.

3 Registre os prazos da notificação e da avaliação

Uma nova avaliação normalmente envolve duas contagens sucessivas de prazo. O prazo da notificação rege a conclusão de uma forma de resposta reconhecida pela notificação da Amazon. Se o vendedor aderir, o prazo da avaliação rege o pagamento, as manifestações escritas, a decisão e a medida no marketplace. O termo final da notificação aplicável é um prazo da plataforma específico para o caso, e não um prazo legal ou judicial. As fontes públicas citadas aqui não estabelecem um cronograma atual único e detalhado.

Extraia o evento inicial, a data e hora de vencimento ou o intervalo informado, o fuso horário, a convenção de dias corridos ou úteis, o tratamento de fins de semana e feriados, o ato exigido, o canal de envio e a prova de recebimento ou aceitação. Use a primeira disponibilidade documentada da notificação como Dia Zero apenas para a triagem interna; a notificação determina o evento inicial aplicável. Quando as instruções não forem claras, solicite esclarecimento por escrito enquanto trabalha com a hipótese do vencimento plausível mais próximo.

Quando houver tempo, fixe a decisão interna de prosseguir ou não entre três e cinco dias úteis antes do prazo externo e conclua a medida escolhida com pelo menos 24 horas de antecedência. Essa margem permite lidar com assinaturas, revisão de transferências bancárias, advogado local, protocolo e erros na denominação da entidade ou na transmissão. Se o prazo restante for menor, decida a estratégia assim que for viável e concentre imediatamente o trabalho. Não trate essas metas internas como prazo adicional de resposta.

Obtenha prova escrita de que cada contrato, pagamento, retirada de reclamação, protocolo judicial ou notificação à Amazon exigido foi recebido pelo canal obrigatório. Uma minuta de petição inicial, instrução ao advogado, transferência pendente, chamado de suporte sem resposta ou conversa sobre acordo não comprova a conclusão. Não presuma que uma consulta ao suporte ou o consentimento do titular da patente suspende o prazo da Amazon. Confie em uma prorrogação apenas quando confirmada pela Amazon ou por outro agente expressamente autorizado pelas instruções aplicáveis.

4 Escolha entre quatro estratégias

A escolha prática é entre participação, resolução, litígio e retirada comercial. Várias estratégias podem ser desenvolvidas em paralelo, mas a participação só está disponível se a Amazon a oferecer. Se a remoção já ocorreu, identifique o que a Amazon exige para o restabelecimento, em vez de presumir que uma nova avaliação continua disponível.

A participação produz uma decisão sobre a questão no marketplace e preserva a chance de manter o ASIN sem litígio federal. Faz mais sentido quando uma limitação da reivindicação está demonstravelmente ausente e o vendedor consegue provar a configuração efetiva com registros confiáveis. Calcule o custo do depósito, do trabalho jurídico e técnico, do risco de interrupção e da possibilidade de litígio posterior, independentemente do resultado da avaliação.

A resolução direta pode consistir em uma licença, um compromisso de não exercer direitos contra produtos especificados, uma retirada remunerada da reclamação, um período para escoamento de estoque ou um reprojeto documentado para evitar infração. Um e-mail comercial dizendo que as partes estão “resolvendo a questão” não basta. O vendedor deve identificar quem precisa retirar a reclamação, como a Amazon será notificada, quais ASINs, modelos, afiliadas e canais estão abrangidos e se o acordo trata das vendas passadas e de produtos substancialmente reprojetados.

Uma ação declaratória abre acesso à via judicial completa, incluindo a interpretação das reivindicações e defesas que normalmente não são julgadas no APEX. Ela também pode afetar a condução da avaliação pela Amazon. Mas o vendedor está iniciando um litígio de patente, não interpondo um recurso ampliado. O titular da patente pode apresentar reconvenção por infração, buscar uma medida liminar, exigir discovery e pleitear indenização. Foro, competência territorial, sequência de procedimentos no PTAB e seguro tornam-se questões imediatas, não posteriores.

Aceitar a remoção pode ser racional quando o produto está perto do fim de seu ciclo de vida, a margem de contribuição é baixa, o estoque é limitado ou uma substituição sem o problema já está pronta. Deve ser uma decisão comercial consciente, não o resultado de um prazo perdido. A remoção da Amazon não concede uma licença de patente para outro marketplace, canal de atacado ou site de venda direta ao consumidor.

5 Estruture a análise de infração em torno da reivindicação

Uma patente não protege seu título, seus desenhos em abstrato nem o conceito de produto do titular. A infração depende das reivindicações. Para haver infração literal, todas as limitações da reivindicação invocada devem estar presentes no produto ou método acusado. A análise de emergência deve, portanto, começar com um quadro comparativo da reivindicação, não com uma narrativa sobre por que os produtos parecem diferentes. 35 U.S.C. § 271(a); Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1995); Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997).

Divida a reivindicação selecionada em limitações individuais. Na coluna seguinte, identifique a tese aparente do titular. Na terceira, registre a estrutura ou o funcionamento efetivo do produto acusado, citando a fonte. Na quarta, apresente a interpretação do vendedor e as provas que a sustentam. Na quinta, identifique a limitação ausente ou a controvérsia factual. Repita o exercício separadamente para cada ASIN substancialmente diferente. “O produto tem funcionalidades adicionais”, “nós o desenvolvemos de forma independente” e “não copiamos” geralmente não respondem à questão de saber se todas as limitações da reivindicação são atendidas.

A interpretação das reivindicações deve se apoiar nas próprias reivindicações, no relatório descritivo e no histórico de tramitação do pedido de patente. Dicionários e afirmações de especialistas são secundários em relação a esses elementos intrínsecos. O histórico do processo pode revelar uma emenda restritiva ou uma renúncia clara e inequívoca a um escopo mais amplo. Esses materiais podem transformar uma aparente diferença entre produtos em uma limitação ausente decisiva. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003).

O vendedor também precisa testar rigorosamente a defesa à luz da doutrina dos equivalentes. Um componente que não satisfaça literalmente uma limitação ainda pode ser acusado de desempenhar substancialmente a mesma função, de maneira substancialmente igual, para alcançar substancialmente o mesmo resultado, sujeito a limites jurídicos como a preclusão decorrente do histórico de tramitação da patente (prosecution-history estoppel) e a regra que veda suprimir uma limitação. Uma resposta que se encerra ao identificar uma diferença na redação literal pode ser frágil. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29–30, 39–40; Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–34, 740–41 (2002).

Para uma reivindicação de método, associe cada etapa à pessoa ou entidade que a executa e identifique como o software realiza a operação pertinente. A infração direta geralmente exige que todas as etapas sejam executadas por uma única entidade ou atribuíveis a ela segundo as regras aplicáveis. A execução da etapa final pelo cliente não comprova, por si só, a não infração. Instruções ou publicidade podem sustentar o induzimento à infração quando demonstrados a infração direta e o conhecimento e a intenção exigidos. Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 572 U.S. 915, 921–22 (2014); Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1022–23 (Fed. Cir. 2015) (en banc); Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 766 (2011).

As provas devem facilitar o trabalho do avaliador. Cite uma página numerada de manual, fotografia anotada, trecho de código-fonte, desenho CAD, resultado de teste ou registro empresarial autenticado para cada proposição técnica. Confirme se o procedimento atual permite o formato de prova escolhido; as regras arquivadas vedavam provas físicas. Se um fornecedor apresentar a declaração técnica, confronte-a com a unidade efetivamente enviada. Uma declaração categórica que contradiga o manual ou o anúncio pode causar mais dano do que a ausência de declaração. Archived Procedure § 3, at 2 (excluindo provas físicas naquela versão).

6 Considere as opções limitadas de defesa no APEX

Em juízo, um acusado de infração pode alegar não infração, invalidade, inexigibilidade dos direitos da patente, licença, exaustão e outras questões. O procedimento histórico do APEX era mais restrito. Além da ausência de uma limitação da reivindicação, permitia uma decisão já existente de um tribunal que atendesse aos requisitos, reconhecendo invalidade ou inexigibilidade, ou provas verificáveis de forma independente de que o produto acusado, ou um produto fisicamente idêntico, estava à venda um ano ou mais antes da data de depósito efetivo mais antiga da patente. Archived Procedure § 4, at 3.

Essa última alternativa é um atalho específico do APEX, não um substituto para a análise judicial completa sob 35 U.S.C. § 102. O procedimento arquivado rejeitava meras declarações ou argumentações e buscava material objetivo, como uma data de venda observável na Amazon ou uma página da web arquivada. Um vendedor que explore essa defesa deve preservar a identidade exata do produto com o mesmo cuidado dedicado à data. Um item anterior que apenas se assemelhe ao produto acusado pode não ser “fisicamente idêntico”. Archived Procedure § 4, at 3; 35 U.S.C. § 102.

Argumentos comuns de invalidade com base no estado da técnica não faziam parte da atribuição histórica do avaliador, a menos que um tribunal que atendesse aos requisitos já tivesse proferido essa decisão. O vendedor tampouco deve presumir que o avaliador julgará questões de licença, exaustão, titularidade ou defesas fundadas em equidade simplesmente porque elas seriam relevantes em juízo. Uma venda autorizada pode exaurir os direitos de patente segundo a legislação federal dos EUA, mas o procedimento publicado do APEX não enumerava a exaustão. Essas questões podem, em vez disso, fundamentar uma exigência de retirada da reclamação, um acordo ou uma medida judicial. Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int’l, Inc., 581 U.S. 360, 370–71 (2017); Archived Procedure § 4, at 3.

Comece pela limitação ausente mais clara e decisiva. Não esconda um argumento forte de não infração sob teorias de invalidade pouco desenvolvidas nem presuma que o avaliador decidirá defesas fora do procedimento que lhe foi atribuído.

7 Escreva para o avaliador e para o próximo procedimento

A melhor resposta ao APEX se organiza em torno da decisão que o avaliador precisa tomar. Comece com um breve roteiro: identifique a reivindicação selecionada, a configuração acusada e uma ou duas limitações que o produto não satisfaz. Em seguida, apresente a interpretação, vincule-a aos elementos intrínsecos da patente e comprove os fatos sobre o produto com referências precisas aos documentos probatórios. Enfrente a melhor tese do titular baseada na doutrina dos equivalentes ou na infração indireta, em vez de fingir que ela não existe. Termine com o resultado solicitado e uma aplicação concisa a cada ASIN.

Os limites de páginas tornam a disciplina mais valiosa que o volume. O procedimento arquivado permitia quinze páginas com espaçamento duplo para a resposta do vendedor, excluía desse limite os quadros comparativos de reivindicações e os documentos probatórios e não previa manifestação adicional do vendedor após a réplica (sur-reply). Confirme as regras atuais sobre contagem de páginas, nomes de arquivos, provas permitidas, links, transmissão e efetivação do pagamento. Envie com antecedência suficiente para corrigir um problema de entrega. Archived Procedure § 3, at 1–2.

Leia o contrato de participação antes de assinar. O formulário arquivado impunha obrigações de confidencialidade e restrições à obtenção de provas sobre a avaliação por meio de discovery em procedimentos posteriores; também continha renúncias, limitações de responsabilidade, disposições sobre terceiros beneficiários e cláusulas de lei aplicável do estado de Washington e foro do Condado de King para disputas contratuais. Examine os termos atuais efetivamente aplicáveis e distinga as disputas relativas ao contrato do caso de patente subjacente. Amazon, Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement §§ 2–3, 5 (Feb. 17, 2020), https://amazonsellerslawyer.com/wp-content/uploads/2020/02/Amazon-Utility-Patent-Neutral-Evaluation-Agreement.pdf.

Confidencialidade não é o mesmo que privilégio probatório (evidentiary privilege). O vendedor não deve presumir que as manifestações do APEX se tornarão documentos públicos de um processo, mas deve redigi-las como se as descrições técnicas e as posições sobre interpretação das reivindicações pudessem limitar a estratégia posterior. Evite admissões desnecessárias sobre vendas, conhecimento, cópia, identidade do produto ou projetos futuros. Preserve a coerência com qualquer petição ao PTAB ou ação perante um tribunal distrital que esteja sendo considerada, respeitando as restrições de confidencialidade do contrato.

8 Trate de fornecedores, seguro e indenização contratual em paralelo

Muitos vendedores de marketplaces não projetam nem fabricam o produto acusado. Esse fato não afasta a infração, mas pode mudar quem fornece as provas e quem arca com os custos. Examine imediatamente os contratos de compra, fabricação, marca própria e serviços de plataforma. A obrigação de indenizar cobre reclamações e remoções em marketplaces ou apenas ações judiciais ajuizadas? Quem controla a defesa? É necessário consentimento antes de um acordo? Estão cobertos honorários advocatícios, perda de vendas, estoque sem possibilidade de escoamento, recall ou custos de reprojeto? Uma exclusão de danos consequenciais elimina a cobertura das perdas mais relevantes?

Quando aplicável e não afastado pelo contrato, o U.C.C. § 2-312(3) pode impor ao vendedor comerciante que negocie habitualmente mercadorias daquele tipo uma garantia contra reclamações fundadas de infração; especificações fornecidas pelo comprador podem alterar a distribuição de responsabilidades. A lei aplicável e os requisitos de notificação e de encaminhamento da defesa ao responsável importam. U.C.C. §§ 2-312(3), 2-607(3)–(5) (Am. L. Inst. & Unif. L. Comm’n 2022). Como o APEX não é uma ação judicial, não presuma que se aplica uma cláusula de encaminhamento da defesa restrita a litígios judiciais. Notifique prontamente por escrito, reserve direitos, solicite cooperação técnica e indenização contratual e cumpra, quando possível, as disposições sobre controle da defesa. Não deixe esse debate consumir o prazo de resposta da Amazon.

A análise do seguro deve ser igualmente concreta. Identifique exclusões de propriedade intelectual, a redação sobre danos decorrentes de publicidade, requisitos de notificação, disposições de consentimento para escolha de advogado, franquias e se procedimentos de plataforma se enquadram como uma “reclamação” coberta. Mesmo quando o próprio APEX não é coberto, a mesma notificação pode evoluir para um litígio coberto. A notificação tardia pode criar uma segunda disputa evitável.

9 Avalie a ação declaratória e a sequência de procedimentos no PTAB

Em SnapRays, o Federal Circuit decidiu que a apresentação da reclamação APEX pelo titular da patente estabelecia jurisdição pessoal específica em Utah diante dos fatos apresentados. O titular direcionou sua atuação a anúncios identificados de um vendedor de Utah, e a ameaça de remoção afetou as atividades desse vendedor no estado. O tribunal distinguiu uma carta convencional de cessação de conduta de um mecanismo de proteção de direitos que produz consequências comerciais automáticas na ausência de resposta. SnapRays, 100 F.4th at 1375–79. A Suprema Corte negou o pedido de certiorari em 24 de março de 2025. Lighting Def. Grp. v. SnapRays, 145 S. Ct. 1424 (2025) (mem.).

Para os vendedores, SnapRays cria poder de negociação significativo, mas não uma promessa universal de acesso a um tribunal conveniente no próprio local de atuação. Os fatos que fundamentam a jurisdição devem ser alegados: onde o vendedor projeta, gerencia, promove, estoca e vende o produto; onde os funcionários administram a conta da Amazon; e onde a ameaça de remoção afetará as operações. O Federal Circuit limitou seu raciocínio a um foro atingido pela remoção de anúncios identificados que afete atividades ali desenvolvidas. Um vendedor estrangeiro pode não dispor de um foro “doméstico” comparável nos EUA. SnapRays, 100 F.4th at 1379.

A sede da Amazon no estado de Washington, por si só, não estabelece jurisdição pessoal sobre o titular da patente naquele estado. Em Good Life Wholesale, o tribunal negou o pedido de julgamento à revelia porque o vendedor não havia demonstrado jurisdição pessoal em Washington. Tratou-se de uma decisão sobre jurisdição pessoal, não de uma decisão sobre transferência por conveniência. Good Life Wholesale LLC v. Jiao, No. 2:25-cv-02099-JNW, slip op. at 4–8 (W.D. Wash. July 22, 2026), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/washington/wawdce/2:2025cv02099/354277/11/.

A jurisdição pessoal é apenas um requisito. Demonstre uma controvérsia real, legitimidade para agir, foro territorial adequado e citação. Uma reclamação APEX pode fornecer um conflito concreto, mas os fatos específicos devem satisfazer os critérios aplicáveis à ação declaratória. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118, 127 (2007); SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372, 1381 (Fed. Cir. 2007). Separadamente, uma ação pode ser transferida por conveniência nos termos de 28 U.S.C. § 1404(a). Em Jiujiang Xiangmojin, um tribunal de Washington transferiu a ação declaratória de vendedores estrangeiros para o Distrito Leste de Nova York. Jiujiang Xiangmojin Trading Co. v. Interlink Prods. Int’l Inc., No. 2:24-cv-02034-LK, 2025 WL 2966307 (W.D. Wash. Oct. 21, 2025).

A sequência de procedimentos no PTAB é outra armadilha. Se a revisão inter partes (IPR) for uma opção realista, ajuizar uma ação civil que conteste a validade antes de apresentar uma petição de IPR pode impedir a instauração da revisão nos termos de 35 U.S.C. § 315(a)(1). Uma reconvenção sobre validade recebe tratamento diferente, e a citação em uma ação por infração pode iniciar a contagem separada do prazo de um ano previsto no § 315(b). O vendedor, portanto, não deve acrescentar pedidos de invalidade de forma automática. Dependendo da estratégia, pode apresentar primeiro uma petição de IPR, ajuizar uma ação declaratória apenas de não infração ou discutir ambas as questões em juízo. Essa decisão sobre a sequência deve integrar o cronograma de emergência. 35 U.S.C. § 315(a)(1), (a)(3), (b).

O litígio muda o perfil de risco. O titular pode apresentar reconvenção, exigir discovery e indenização e buscar uma medida liminar. Uma disputa relacionada ao APEX ilustra o risco: o tribunal concedeu ao titular uma medida liminar contra o vendedor. 9878866 Canada Inc. v. Intake Breathing Tech., LLC, No. 1:25-cv-02443-RBW, slip op. at 6–8, 38–39 (D.D.C. Apr. 27, 2026), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2025cv02443/283108/41/.

O recebimento de uma notificação APEX pode demonstrar conhecimento da patente identificada, embora o conhecimento, por si só, não estabeleça o caráter doloso da infração. A ausência de um parecer jurídico não pode, por si só, provar infração dolosa ou induzimento à infração. Avalie a continuidade das vendas e documente uma resposta fundamentada. Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 579 U.S. 93, 103–05 (2016); Bayer HealthCare LLC v. Baxalta Inc., 989 F.3d 964, 988 (Fed. Cir. 2021); 35 U.S.C. § 298.

As orientações públicas da Amazon dizem que ela pode recusar ou suspender uma avaliação quando houver litígio relacionado em andamento. Essa redação é discricionária. Se o litígio for a estratégia escolhida, protocole a petição inicial, notifique a Amazon pelo canal exigido e obtenha confirmação por escrito de como ela tratará os ASINs. O ajuizamento, por si só, não garante que um anúncio permaneça ativo ou seja restabelecido. Amazon, APEX Program.

10 Torne o acordo e o reprojeto operacionalmente eficazes

Um acordo alcançado sob pressão do APEX deve resolver o problema no marketplace e o problema patentário. No mínimo, defina as reivindicações de patente, produtos, ASINs, modelos, afiliadas, territórios e canais abrangidos; especifique o tratamento das vendas passadas e as quitações; distribua os encargos; trate da confidencialidade e da não depreciação; e determine exatamente quem notificará a Amazon, quando e de que forma. Um compromisso limitado ao ASIN atual pode falhar se um produto substancialmente idêntico receber um novo anúncio posteriormente.

Um reprojeto para evitar infração (design-around) deve afastar a infração das reivindicações pertinentes segundo a interpretação correta, incluindo a doutrina dos equivalentes e as teorias aplicáveis de infração indireta. O direito de patentes incentiva atividades legítimas de design-around. State Indus., Inc. v. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1235–36 (Fed. Cir. 1985). Preserve primeiro a unidade acusada. Atribua ao reprojeto uma nova revisão de engenharia, lista de materiais, versão de firmware, instrução ao fornecedor, teste de controle de qualidade e data de vigência. Separe os estoques antigo e novo e verifique os controles de atendimento de pedidos que impedem remessas misturadas. Obtenha um novo quadro comparativo de reivindicações antes do lançamento.

Alterar uma imagem, etiqueta ou ASIN enquanto se continua enviando o mesmo produto acusado não é um design-around. Isso traz o risco de uma inferência desfavorável na avaliação e pode ser visto como uma forma de contornar as regras da plataforma. Por outro lado, um reprojeto genuíno e substancial não deve ser comprometido pelo envio de unidades antigas sob o novo anúncio. A tese jurídica, a alteração de engenharia, o plano operacional e o registro no catálogo da Amazon devem contar a mesma história.

11 Entenda a decisão e as opções de restabelecimento

Se o vendedor vencer, a Amazon não toma nenhuma medida com base na avaliação, e o avaliador devolve o depósito de US$ 5.000 do vendedor. Esse é um resultado valioso no marketplace. Não é uma declaração de não infração, não invalida a patente nem impede que o titular ajuíze uma ação posteriormente. Amazon, Brand Registry.

Se o titular da patente vencer, a Amazon remove o produto denunciado segundo suas políticas. O avaliador concluiu apenas que é provável que o titular prove a infração. O resultado não concede indenização nem, por si só, proíbe judicialmente as vendas por outros canais. A continuidade dessas vendas, contudo, pode manter ou aumentar a exposição a litígios. O vendedor deve reavaliar imediatamente a estratégia de canais, o estoque, o reprojeto e o acordo, em vez de presumir que a questão terminou na Amazon.

Um titular pode receber um ID APEX se os critérios da Amazon forem atendidos e pode usar o ID de uma avaliação favorável em denúncias posteriores. Trata-se de uma aplicação condicional das regras da plataforma, não de uma ordem judicial universal. O vendedor que enfrenta medidas baseadas em um ID existente deve obter a denúncia e identificar qual configuração de produto e qual reivindicação invocada a fundamentam. Preserve as distinções técnicas que sustentem qualquer pedido de retirada da reclamação ou restabelecimento. Amazon, Brand Registry; Kohree, slip op. at 3–6.

O procedimento arquivado não previa reconsideração pelo avaliador. Também não fornecia fundamentação para uma decisão favorável ao titular, ao passo que exigia uma breve explicação para uma decisão favorável ao vendedor. Esses limites reduzem o que a própria avaliação pode fornecer para uma análise posterior. O procedimento permitia apresentar uma ordem judicial conflitante e contemplava que sentenças ou ordens judiciais ou arbitrais poderiam fundamentar um pedido de republicação do anúncio segundo as políticas da Amazon. Nada disso tornava o restabelecimento automático. Archived Procedure §§ 5, 8, at 3–4.

Uma decisão de mérito, uma retirada compulsória da reclamação e o restabelecimento pela Amazon são objetivos distintos. Uma ação declaratória pede que um tribunal decida sobre direitos jurídicos. Um pedido de ordem que obrigue o titular a retirar uma denúncia busca uma medida de urgência de natureza impositiva. A decisão de restabelecimento da Amazon continua sendo uma etapa separada da plataforma. A assessoria jurídica deve identificar a medida exata necessária, contra quem ela pode ser obtida e como seria implementada.

Em Kohree, o tribunal distrital aplicou uma exigência reforçada de demonstração de ausência objetiva de fundamento e de má-fé ao pedido de medida liminar que obrigaria a retirada de reclamações de patente na Amazon e negou a medida. Portanto, uma tese plausível de não infração, por si só, pode não bastar para esse provimento. Trata-se da aplicação feita por um tribunal distrital em relação à medida solicitada, não de um requisito geral de má-fé para obter uma declaração de não infração. Kohree, slip op. at 8–18 (aplicando GP Indus., Inc. v. Eran Indus., Inc., 500 F.3d 1369, 1373–74 (Fed. Cir. 2007)).

Após uma decisão desfavorável ou remoção baseada em ID existente, avalie acordo e retirada da reclamação, uma decisão ou ordem judicial apropriada, um reprojeto genuíno e a retirada comercial. Ajuste a estratégia proposta aos requisitos de restabelecimento declarados pela Amazon. Preserve as provas técnicas e comerciais enquanto o procedimento continua; nem uma ação em andamento nem um pedido de medida liminar equivalem a uma ordem que concede a medida.

12 Reduza o risco antes de uma reclamação

A melhor resposta ao APEX é construída antes de uma reclamação. Vendedores que lançam produtos em categorias com muitas patentes devem realizar uma análise proporcional de liberdade de operação (freedom to operate), especialmente para produtos principais e anúncios de longa duração. O dossiê não precisa prever toda disputa de patente. Deve documentar as características pesquisadas, as patentes conhecidas, os quadros comparativos das reivindicações de maior risco, as escolhas de projeto feitas para evitar reivindicações, as declarações dos fornecedores e a data e a configuração analisadas.

Os contratos devem tratar expressamente de medidas de proteção de direitos em marketplaces. Exija que fornecedores preservem registros técnicos, prestem cooperação imediata, identifiquem patentes e licenças pertinentes, mantenham seguro adequado e assumam obrigações de indenização por reclamações de plataforma e por litígios, quando comercialmente viável. Especifique o controle da defesa, o consentimento para acordo, o acesso às provas, as obrigações de reprojeto e as soluções para estoque sem possibilidade de escoamento. Uma obrigação ampla de indenização sem o dever de fornecer uma testemunha ou um dossiê técnico pode valer pouco durante uma avaliação com prazo apertado.

A disciplina operacional também importa. Mantenha especificações de produtos com controle de versão, registros dos anúncios, manuais, firmware, listas de materiais, rastreabilidade de lotes e amostras representativas. Guarde as provas anteriores ao lançamento e da primeira venda em um repositório pesquisável. Separe as revisões genuínas nos sistemas de estoque e catálogo. Saiba quais executivos, engenheiros, fornecedores, seguradoras e advogados integrarão a equipe de resposta. Um plano de emergência pode poupar dias quando o prazo é medido em semanas ou menos.

Trate a reclamação como um evento patentário crítico para o negócio

Comece identificando o procedimento de proteção de direitos e o que a Amazon exige agora. Preserve a configuração acusada e os registros subjacentes, compare a reivindicação com os fatos reais do produto, quantifique a exposição do negócio e decida entre as estratégias que continuam disponíveis. Para uma nova avaliação, cumpra todos os prazos aplicáveis de notificação, pagamento e manifestações escritas. Para medidas baseadas em ID existente ou uma remoção já concluída, concentre-se imediatamente nos requisitos efetivos de restabelecimento e nas medidas que um tribunal pode realisticamente conceder.

A pergunta imediata não é simplesmente “Esta patente é válida?”. É “O que precisa ser verdadeiro para que a reivindicação selecionada abranja o ASIN acusado, e o que conseguimos provar antes do prazo aplicável?”. A partir daí, compare participação, resolução, tutela declaratória, reprojeto e retirada, e decida antes que a Amazon decida por sua inércia.

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