De Festo ao histórico do processo: estoppel nos Estados Unidos e limites ao alcance das reivindicações no EPO, Coreia, Japão e China

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Resumo executivo: Este artigo compara como o histórico de tramitação pode limitar o alcance das reivindicações de patentes nos Estados Unidos, no EPO, na Coreia, no Japão e na China. Nos Estados Unidos, o histórico de tramitação atua por meio de várias doutrinas relacionadas: interpretação ordinária das reivindicações, renúncia durante a tramitação (prosecution disclaimer), estoppel decorrente de alterações no histórico de tramitação conforme Festo e estoppel baseado em argumentos quando as manifestações do depositante claramente renunciam a determinada matéria. O EPO se distingue porque os procedimentos da EPC geralmente não reconhecem o file-wrapper estoppel no estilo norte-americano, embora o relatório descritivo, os desenhos e as regras sobre alterações continuem sendo centrais para a interpretação e a validade das reivindicações. A Coreia e o Japão reconhecem equivalentes funcionais por meio de limites à doutrina dos equivalentes: a Coreia indaga se o histórico de tramitação como um todo demonstra exclusão consciente, enquanto o Japão aplica o quinto requisito de “circunstâncias especiais” de Ball Spline, refinado por Maxacalcitol para exigir conduta objetiva indicativa de exclusão. A China impede de forma mais direta a recuperação de soluções técnicas às quais o titular renunciou por alteração ou manifestação durante a concessão ou invalidação, sujeita a uma ressalva importante quando a posição restritiva foi especificamente rejeitada; o princípio separado de doação ao público da China também limita a matéria divulgada, mas não reivindicada. A lição prática para a tramitação global de patentes é que alterações e argumentos devem ser redigidos como futuras provas em litígio: distinguir o estado da técnica com precisão, evitar admissões desnecessárias sobre a invenção como um todo, preservar alternativas comercialmente importantes nas reivindicações e coordenar posições de tramitação entre jurisdições.

I. Introdução

Os profissionais responsáveis pela tramitação de patentes escrevem para muitos públicos ao mesmo tempo. Uma alteração ou resposta a uma exigência deve persuadir o examinador, preservar a validade, evitar acréscimo de matéria, manter o alcance comercial das reivindicações e antecipar futuros litígios por infração. Essa tensão é especialmente acentuada na tramitação global coordenada. Uma declaração feita para superar o estado da técnica em uma jurisdição pode ser posteriormente interpretada por um tribunal, órgão julgador, divisão de oposição, requerente de invalidação ou concorrente como limitação do alcance das reivindicações.

Os Estados Unidos fornecem a terminologia mais conhecida: prosecution history estoppel. Mas a doutrina norte-americana é apenas uma das formas pelas quais a conduta durante a tramitação pode restringir o titular de uma patente. Os tribunais norte-americanos também utilizam o histórico de tramitação na interpretação ordinária das reivindicações e podem aplicar a renúncia durante a tramitação quando o depositante abre mão, de forma clara e inequívoca, de um significado da reivindicação. Assim, nos Estados Unidos, “tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal de direito de patentes”.

O Escritório Europeu de Patentes, por outro lado, geralmente não reconhece o “file wrapper estoppel” nos procedimentos da EPC. Coreia, Japão e China reconhecem equivalentes funcionais mais próximos, mas os formulam de maneira diferente: a Coreia por meio da exclusão intencional ou consciente, o Japão por meio do quinto requisito de “circunstâncias especiais” para equivalentes, e a China por meio da renúncia a soluções técnicas em procedimentos de concessão ou confirmação de patentes.

A lição comparativa não é que toda jurisdição tenha uma regra Festo no estilo norte-americano. Elas não têm. A lição é mais prática: o histórico de tramitação frequentemente constitui prova duradoura do significado das reivindicações, de concessões sobre seu alcance ou de renúncia a matéria. O efeito jurídico varia acentuadamente conforme a jurisdição, mas o registro raramente desaparece.

II. Estados Unidos: histórico de tramitação como prova para interpretação das reivindicações, renúncia e estoppel

A. Três formas distintas pelas quais o histórico de tramitação norte-americano pode importar

O direito norte-americano utiliza o histórico de tramitação de pelo menos três formas analiticamente distintas.

Primeiro, o histórico de tramitação é prova intrínseca para a interpretação ordinária das reivindicações. Em Phillips v. AWH Corp., o Federal Circuit explicou que o histórico de tramitação inclui o registro completo perante o Patent and Trademark Office, inclusive o estado da técnica citado durante o exame, e pode mostrar como o inventor e o PTO compreenderam a invenção. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc). O tribunal também advertiu que o histórico de tramitação frequentemente é menos claro que o relatório descritivo porque reflete uma negociação em andamento entre depositante e examinador, e não uma descrição técnica final e autossuficiente. Id.

Segundo, o histórico de tramitação pode gerar renúncia durante a tramitação (prosecution disclaimer), às vezes chamada de prosecution disavowal. Trata-se de uma doutrina de interpretação de reivindicações. Se o depositante fizer uma declaração clara e inequívoca para obter o deferimento, o tribunal poderá interpretar a reivindicação de modo a excluir o significado renunciado. A formulação do Federal Circuit em Omega Engineering continua sendo um parâmetro útil: a renúncia durante a tramitação promove a função de informação ao público e impede que titulares recuperem, por meio da interpretação das reivindicações, significados aos quais claramente renunciaram durante a tramitação, mas declarações ambíguas não bastam. Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003).

Terceiro, o histórico de tramitação pode gerar prosecution history estoppel, que é principalmente um limite à doutrina dos equivalentes. Segundo Festo, uma alteração restritiva feita por motivo relacionado à patenteabilidade pode presumivelmente implicar renúncia ao território entre a reivindicação original e a alterada, sujeita às formas reconhecidas de afastar a presunção. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–41 (2002).

Essas doutrinas se sobrepõem quanto às provas que examinam, mas não devem ser confundidas. Uma declaração durante a tramitação pode esclarecer o significado ordinário de uma reivindicação sem criar renúncia. Uma renúncia pode restringir o alcance literal da reivindicação sem invocar a doutrina dos equivalentes. E o estoppel de Festo pode impedir equivalentes mesmo quando a interpretação literal da reivindicação permanece inalterada nos demais aspectos.

B. Interpretação das reivindicações à luz do estado da técnica citado pelo examinador

Como o histórico de tramitação inclui o estado da técnica citado durante o exame, as referências citadas pelo examinador integram o registro interpretativo. Mas o estado da técnica citado não restringe automaticamente as reivindicações. A pergunta pertinente não é simplesmente: “O que a referência citada divulgava?” A pergunta mais adequada é: “Como o examinador aplicou a referência, e o que o depositante disse ou alterou em resposta?”

Essa distinção importa. Um examinador pode citar uma referência em uma rejeição por falta de novidade, combiná-la com outras em uma rejeição por obviedade, listá-la em uma notificação de referências citadas, discuti-la nas razões de deferimento ou simplesmente considerá-la por meio de uma declaração de divulgação de informações. Cada circunstância tem peso interpretativo diferente. Uma referência aplicada em uma rejeição e distinguida pelo depositante normalmente tem maior valor probatório que uma referência apenas listada entre muitos documentos citados. Mesmo assim, a referência esclarece o significado da reivindicação apenas por sua relação com a linguagem reivindicada, a teoria da rejeição, a alteração e a resposta.

Uma regra útil para tribunais e profissionais de tramitação é esta: o estado da técnica citado pelo examinador é contexto, não uma limitação negativa. As reivindicações não devem ser interpretadas para excluir tudo o que uma referência citada mostra apenas porque ela esteve perante o examinador. Elas devem ser interpretadas à luz do estado da técnica citado somente na medida em que o depositante, ou a fundamentação aceita do examinador, tenha vinculado esse estado da técnica ao significado de um termo controvertido da reivindicação.

As respostas do depositante geralmente importam mais que a mera citação do estado da técnica. Uma resposta que diga “A Referência A não divulga o elemento de fixação recitado” é mais restrita e segura que uma resposta que diga “a invenção exclui presilhas”. A primeira pode ser uma distinção factual sobre determinado elemento da reivindicação; a segunda pode ser interpretada como renúncia ao alcance da reivindicação. Da mesma forma, um argumento de que duas referências não podem ser combinadas pode ter pouca relevância para a interpretação, a menos que dependa de uma declaração sobre o que a reivindicação exige ou exclui.

A decisão de 2025 do Federal Circuit em Eye Therapies v. Slayback ilustra como o estado da técnica citado pelo examinador, a alteração, as manifestações do depositante e as razões de deferimento podem interagir. Nesse caso, o depositante alterou a linguagem da reivindicação de “compreendendo” (comprising) para “consistindo essencialmente em” (consisting essentially of) após uma rejeição com base em Dean e argumentou que Dean envolvia brimonidina com outro princípio ativo. As razões de deferimento do examinador reproduziram a posição do depositante. O Federal Circuit interpretou a expressão “consistindo essencialmente em” de forma mais restritiva que seu efeito habitual como expressão de transição, concluindo que o histórico de tramitação limitava as reivindicações a composições que excluíam princípios ativos adicionais. Eye Therapies, LLC v. Slayback Pharma LLC, No. 23-2173, slip op. at 7–12 (Fed. Cir. June 30, 2025).

O ponto importante não é que toda alteração de “compreendendo” para “consistindo essencialmente em” tenha o mesmo efeito. O ponto importante é que o tribunal interpretou o termo da reivindicação à luz de toda a sequência de tramitação: a rejeição baseada em Dean, a alteração do depositante, sua explicação e a fundamentação do deferimento pelo examinador. Nesse contexto, o estado da técnica citado pelo examinador não atuou isoladamente; ele importou porque o depositante o utilizou para definir a distinção patenteável.

C. Razões de deferimento do examinador

As razões de deferimento do examinador ocupam uma posição especial na interpretação de reivindicações nos Estados Unidos. Elas integram o histórico do processo e podem esclarecer o que, na visão do examinador, distinguia as reivindicações do estado da técnica. Mas geralmente não constituem, por si sós, uma renúncia do depositante.

A norma que rege as razões de deferimento prevê que, quando o registro não deixa claras essas razões, o examinador pode explicitá-las. Ela também permite ao depositante ou titular apresentar uma declaração comentando as razões de deferimento e estabelece que a falta de resposta do examinador a essa declaração não dá origem a qualquer inferência. 37 C.F.R. § 1.104(e).

O MPEP é ainda mais explícito quanto ao efeito limitado, para fins de estoppel, de comentários unilaterais do examinador. Ele descreve as razões de deferimento como parte importante do histórico do processo, mas também as caracteriza como opinião pessoal do examinador e afirma que a declaração do examinador não deve criar estoppel; somente declarações do depositante devem fazê-lo. MPEP § 1302.14.

O principal precedente do Federal Circuit é Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005). Nesse caso, o tribunal rejeitou o argumento de que uma declaração unilateral do examinador nas razões de deferimento criava renúncia clara e inequívoca ou prosecution history estoppel. O silêncio do depositante não equivalia à adoção da caracterização do examinador. Ao mesmo tempo, Salazar não decidiu que declarações do examinador sejam irrelevantes. O tribunal reconheceu que elas podem constituir prova de como uma pessoa versada na técnica compreendia a reivindicação à época. Id. at 1345–47.

Um contraste recente é Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc., No. 23-2045, slip op. at 17–19 (Fed. Cir. Mar. 21, 2025). Nesse caso, o Federal Circuit considerou o histórico de tramitação de uma patente relacionada e comentários do examinador sobre a referência Völker. O tribunal tratou o histórico relacionado como potencialmente relevante quando abordava linguagem de reivindicações suficientemente comum, mas rejeitou a existência de renúncia clara baseada no silêncio do depositante diante da notificação de deferimento.

A síntese prática é direta. As razões de deferimento do examinador têm mais força quando repetem, adotam ou confirmam o próprio argumento restritivo do depositante. Têm menos força quando são unilaterais, não explicadas ou desvinculadas da linguagem controvertida da reivindicação. O silêncio diante das razões de deferimento normalmente não deve ser tratado como adoção afirmativa. Em contraste, um comentário do depositante sobre essas razões pode, ele próprio, tornar-se uma declaração sobre o alcance das reivindicações.

D. Renúncia durante a tramitação: abandono claro nas próprias palavras do depositante

É frequentemente na renúncia durante a tramitação que o estado da técnica citado e a resposta do depositante produzem mais efeitos. Os tribunais procuram uma renúncia clara e inequívoca. Esse padrão é exigente porque patentes são instrumentos de informação ao público: os concorrentes têm o direito de confiar naquilo de que o depositante claramente abriu mão, mas não podem fabricar uma renúncia a partir de argumentação ambígua.

Um depositante pode criar renúncia ao alterar reivindicações e explicar que a alteração distingue o estado da técnica por um motivo específico. Também pode criar renúncia sem alteração, ao apresentar um argumento claro sobre o que as reivindicações exigem ou não abrangem. Por exemplo, se o depositante distinguir o estado da técnica afirmando que o “elemento de fixação” reivindicado deve ser roscado e que o estado da técnica utiliza uma presilha sem rosca, um tribunal posterior poderá interpretar “elemento de fixação” como exigindo rosca, caso a declaração tenha sido clara, reiterada e necessária ao deferimento. Se o depositante apenas argumentar que a presilha do estado da técnica não é o “elemento de fixação” recitado no contexto específico da referência, o efeito poderá ser mais restrito.

O alcance da renúncia deve corresponder ao que foi abandonado. Omega Eng’g, 334 F.3d at 1325–26. Uma renúncia baseada na distinção de uma presilha acionada por mola não deve excluir automaticamente todos os elementos de fixação que não sejam parafusos, a menos que a declaração do depositante efetivamente tenha chegado tão longe.

E. Prosecution history estoppel após Festo

Concluída a interpretação das reivindicações, o titular ainda pode alegar infração pela doutrina dos equivalentes. É nesse ponto que o prosecution history estoppel de Festo atua de forma mais direta.

Em Festo, a Suprema Corte decidiu que uma alteração restritiva feita para satisfazer qualquer requisito da Lei de Patentes pode gerar estoppel se restringir a reivindicação por motivo relacionado à patenteabilidade. A Corte rejeitou uma proibição absoluta, mas adotou a presunção de que o titular renunciou a todos os equivalentes no território entre a reivindicação original mais ampla e a reivindicação alterada mais restrita. Festo, 535 U.S. at 736–41.

O titular pode afastar essa presunção demonstrando que o suposto equivalente era imprevisível no momento da alteração, que a justificativa subjacente à alteração tinha apenas relação tangencial com o equivalente, ou que havia outro motivo pelo qual não seria razoável esperar que o titular tivesse descrito o equivalente. Id. at 740–41.

O regime de Festo é mais formal que a renúncia durante a tramitação. A renúncia indaga se o depositante restringiu claramente o significado literal da reivindicação. Festo indaga se uma alteração restritiva presumivelmente renunciou a território para fins de equivalentes. O mesmo evento de tramitação pode importar sob ambas as doutrinas, mas os caminhos doutrinários e as consequências diferem.

F. Estoppel baseado em argumentos e a doutrina dos equivalentes

Nos Estados Unidos, o prosecution history estoppel não se limita a alterações restritivas. Mesmo sem uma alteração que desencadeie a presunção de Festo, o depositante pode renunciar a matéria por meio de argumentos apresentados ao examinador, e essa renúncia pode impedir a invocação posterior da doutrina dos equivalentes. O Federal Circuit descreveu o prosecution history estoppel como decorrente tanto de “uma alteração restritiva da reivindicação” quanto de “renúncia ao alcance da reivindicação por meio de argumento ao examinador de patentes”. Conoco, Inc. v. Energy & Env’t Int’l, L.C., 460 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2006); veja também Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 2019).

O padrão para o estoppel baseado em argumentos é exigente. O histórico de tramitação deve demonstrar uma “renúncia clara e inequívoca” à matéria pertinente, e a questão é saber se um concorrente compreenderia razoavelmente que o depositante havia aberto mão do equivalente invocado. Deering Precision Instruments, LLC v. Vector Distribution Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003); PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1367–68 (Fed. Cir. 2007); Amgen, 931 F.3d at 1159–60.

Amgen v. Coherus é uma ilustração moderna útil. A Amgen alegou infração pela doutrina dos equivalentes porque o processo acusado utilizava uma combinação de sais que não era uma das combinações recitadas nas reivindicações. Durante a tramitação, porém, a Amgen havia distinguido o estado da técnica Holtz enfatizando as “combinações específicas de sais” recitadas nas reivindicações. O Federal Circuit decidiu que a Amgen havia renunciado de forma clara e inequívoca às combinações de sais não reivindicadas e, portanto, não poderia recuperá-las por equivalentes. Amgen, 931 F.3d at 1159–61.

O estoppel baseado em argumentos também importa quando o depositante apresenta vários motivos independentes de patenteabilidade. Se ele distinguir o estado da técnica por diversos fundamentos separados, cada fundamento poderá gerar um estoppel separado, desde que o depositante não tenha se apoiado apenas na combinação desses fundamentos. PODS, 484 F.3d at 1367; Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1581–83 (Fed. Cir. 1995). Tampouco é necessário que o argumento apareça na última resposta antes do deferimento; uma renúncia clara anterior não é apagada apenas porque o depositante depois obtém o deferimento com uma apresentação diferente ou mais restrita. Amgen, 931 F.3d at 1160–61.

III. O EPO: interpretação de reivindicações sem file wrapper estoppel no estilo norte-americano

A comparação com o EPO começa por uma distinção institucional. O EPO examina pedidos, concede patentes europeias e julga oposições e recursos ao abrigo da EPC; a infração geralmente é tratada fora do EPO, por tribunais nacionais ou pelo Tribunal Unificado de Patentes. Por isso, a comparação adequada não é se as câmaras do EPO aplicam o prosecution history estoppel norte-americano em litígios por infração, mas se os procedimentos da EPC reconhecem um princípio vinculante de file-wrapper estoppel.

Em geral, não reconhecem.

O Artigo 69 da EPC e seu Protocolo definem o alcance da proteção por referência às reivindicações, interpretadas com auxílio do relatório descritivo e dos desenhos. O Protocolo rejeita tanto uma abordagem estritamente literal quanto uma abordagem que trate as reivindicações como meras orientações, exigindo equilíbrio entre proteção justa ao titular e segurança jurídica razoável para terceiros. Também prevê que os equivalentes sejam considerados na determinação do alcance da proteção. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2.

Em 2025, a Câmara Ampliada, em G 1/24, tratou da interpretação de reivindicações para fins de patenteabilidade ao abrigo da EPC. A Câmara Ampliada decidiu que as reivindicações são o ponto de partida e a base para avaliar a patenteabilidade e que o relatório descritivo e os desenhos devem ser consultados na interpretação das reivindicações, não apenas quando sua linguagem for ambígua. G 1/24, ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 (Enlarged Bd. App. June 18, 2025).

Isso é interpretação de reivindicações, não estoppel. A manifestação recente mais clara do EPO sobre file-wrapper estoppel aparece em T 0325/23. A Câmara Técnica de Recurso afirmou que, em geral, não existe file-wrapper estoppel ao abrigo da EPC; o conceito é uma doutrina norte-americana e não existe como tal nos procedimentos da EPC. A Câmara admitiu que eventos do histórico de tramitação podem indicar que uma interpretação restrita é tecnicamente razoável, mas rejeitou a ideia de que esses eventos vinculem todos os procedimentos posteriores da EPC ou excluam outras interpretações tecnicamente razoáveis. T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024).

Os equivalentes mais próximos no EPO, portanto, não são doutrinas de estoppel no sentido norte-americano. São doutrinas que controlam o conteúdo e o efeito admissíveis das alterações: acréscimo de matéria conforme o Artigo 123(2) da EPC, extensão inadmissível da proteção após a concessão conforme o Artigo 123(3) da EPC, tratamento rigoroso de disclaimers não divulgados, generalização intermediária, objeções de clareza no exame e interpretação das reivindicações com auxílio do relatório descritivo e dos desenhos. Esses mecanismos podem ser severos, mas não são o mesmo que uma regra de litígio que impeça a recuperação, por equivalentes, de matéria à qual se renunciou.

Para a estratégia de tramitação, a lição do EPO difere da norte-americana. Perante o EPO, o maior risco imediato muitas vezes é criar problemas de base para alterações, acréscimo de matéria ou clareza. Ainda assim, as declarações ao EPO devem ser redigidas com o litígio em mente, pois tribunais nacionais e o UPC podem considerar os históricos de tramitação de maneira diferente das Câmaras de Recurso do EPO.

IV. Coreia: exclusão consciente, não renúncia mecânica

A Coreia reconhece um equivalente funcional do prosecution history estoppel, mas a doutrina coreana é mais contextual que uma presunção Festo no estilo norte-americano. Na interpretação das reivindicações, o direito coreano parte da linguagem reivindicada. As reivindicações definem a invenção protegida, e o relatório descritivo, os desenhos, o conhecimento geral comum e o histórico de tramitação podem ser utilizados para compreender o significado técnico da linguagem das reivindicações. Mas a orientação coreana adverte que os materiais do histórico de tramitação não devem ser usados para ampliar ou restringir a redação das reivindicações além do que sua linguagem razoavelmente comporta. Veja Patent System of the Republic of Korea, WIPO Patent Judicial Guide § 8.5.1.2.

O equivalente mais próximo do prosecution history estoppel aparece na doutrina dos equivalentes da Coreia. A análise coreana de equivalentes inclui requisitos positivos — identidade do princípio de solução, identidade substancial de efeito e facilidade de substituição — e requisitos negativos, inclusive que a tecnologia acusada ou comparada não seja tecnologia de domínio público de livre utilização e que o elemento substituído não tenha sido propositalmente excluído do alcance das reivindicações durante a tramitação. O titular tem o ônus quanto aos requisitos positivos, enquanto o suposto infrator tem o ônus quanto aos negativos. Veja id. § 8.5.2.3.

O refinamento importante é que o direito coreano não trata toda alteração restritiva como renúncia automática a todo o território entre a reivindicação original e a alterada. Em Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.), a Suprema Corte coreana decidiu que a avaliação sobre se uma configuração foi conscientemente excluída das reivindicações deve considerar não apenas o relatório descritivo, mas também as posições do examinador durante a tramitação, as alterações e os argumentos escritos do depositante, a intenção do depositante e os motivos da alteração. A Corte rejeitou expressamente a suficiência de uma comparação mecânica entre a linguagem anterior e posterior à alteração para concluir que todas as configurações intermediárias foram conscientemente excluídas.

Os fatos de 2022Hu10210 ilustram o ponto. O depositante havia excluído a expressão “éster de pró-fármaco” durante a tramitação, mas a Suprema Corte decidiu que o formiato de dapagliflozina acusado não havia sido conscientemente excluído do alcance das reivindicações. A Corte confirmou a conclusão do tribunal inferior de que a matéria acusada permanecia dentro do alcance equivalente das reivindicações invocadas e rejeitou o argumento de que a exclusão, por si só, criava estoppel decorrente do histórico de tramitação. Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.).

A abordagem coreana, portanto, se aproxima mais de uma investigação de “exclusão consciente” baseada na intenção ou no registro do que de uma regra rígida de renúncia por alteração. Pode-se concluir pela exclusão consciente quando, por exemplo, o depositante restringiu a reivindicação para evitar estado da técnica citado em uma rejeição e o registro como um todo mostra intenção de excluir a configuração do estado da técnica. Mas a inferência deve decorrer do histórico de tramitação como um todo, inclusive dos motivos da alteração. Uma alteração restritiva é prova forte, mas não conclusiva.

Na prática de tramitação, as respostas coreanas devem deixar claro o objetivo das alterações. Se uma alteração for feita para enfrentar uma rejeição específica, o registro deve identificar esse objetivo limitado. Os profissionais devem evitar declarações desnecessárias que sugiram que variantes não reivindicadas estão fora da invenção em si, especialmente quando essas variantes possam ser equivalentes importantes no futuro.

V. Japão: o quinto requisito de Ball Spline e a exclusão objetiva

O Japão também reconhece um equivalente funcional do prosecution history estoppel, mas ele está inserido na doutrina dos equivalentes, em vez de ser formulado como doutrina separada de estoppel no estilo norte-americano. O Artigo 70 da Lei de Patentes japonesa prevê que o alcance técnico de uma invenção patenteada é determinado com base nas reivindicações, cujos termos são interpretados à luz do relatório descritivo e dos desenhos. Tokkyo Hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 70 (Japan).

A Suprema Corte japonesa reconheceu a doutrina dos equivalentes no caso Ball Spline Bearing. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan). Os cinco requisitos são: o elemento diferente não é parte essencial da invenção; a substituição atinge o objetivo da invenção e produz o mesmo efeito; a substituição teria sido facilmente concebida por um técnico no assunto no momento da fabricação ou da infração; o produto acusado não era idêntico a tecnologia de domínio público na data do depósito nem facilmente concebível a partir dela; e não há circunstâncias especiais, como a exclusão do produto acusado das reivindicações durante a tramitação.

O quinto requisito é o principal ponto de comparação. Ele indaga se “circunstâncias especiais” impedem equivalentes, inclusive situações em que o depositante excluiu intencionalmente o produto ou processo acusado do alcance da reivindicação durante a tramitação. Nesse aspecto, o Japão se assemelha ao prosecution history estoppel, mas a estrutura é diferente. A investigação japonesa não é desencadeada por uma presunção no estilo norte-americano de que toda alteração restritiva feita por motivos de patenteabilidade renuncia a todo o território intermediário. Em vez disso, a investigação pergunta se a conduta do titular sustenta objetivamente o tratamento da variante acusada como excluída.

O refinamento moderno vem de Maxacalcitol. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan). A Suprema Corte decidiu que o simples fato de o depositante não ter reivindicado uma alternativa previsível não estabelece, por si só, circunstâncias especiais que impeçam equivalentes. A Corte explicou que circunstâncias especiais podem existir quando for objetiva e visivelmente claro que o depositante omitiu a alternativa das reivindicações apesar de reconhecer que ela poderia substituir a estrutura reivindicada.

Essa distinção é fundamental. Em Maxacalcitol, o processo acusado utilizava uma estrutura de vitamina D na forma trans em vez da estrutura na forma cis reivindicada. Os acusados de infração argumentaram que o titular poderia ter reivindicado a estrutura na forma trans e, portanto, deveria ser impedido de invocar equivalentes. A Suprema Corte rejeitou esse argumento porque o registro não mostrava objetiva e externamente que o depositante reconheceu a estrutura na forma trans como substituta e a omitiu deliberadamente das reivindicações. Maxacalcitol, Hei 28 (Ju) No. 1242.

O Japão, portanto, possui um equivalente relevante, mas limitado, do prosecution history estoppel. O quinto requisito de Ball Spline pode impedir equivalentes quando a conduta do depositante indicar objetivamente a exclusão. Mas a mera previsibilidade, isoladamente, é insuficiente. Isso aproxima o Japão mais da investigação coreana de exclusão consciente, sensível ao conteúdo do registro, que da presunção norte-americana de Festo.

Na prática de tramitação, as respostas japonesas devem evitar declarações que façam uma alternativa não reivindicada parecer um substituto conhecido que o depositante deliberadamente escolheu não reivindicar. Se uma alteração restritiva for feita apenas para distinguir uma referência citada ou esclarecer a linguagem, a resposta deve dizer isso. O relatório descritivo e as reivindicações dependentes devem preservar alternativas comercialmente importantes sempre que possível.

VI. China: soluções técnicas renunciadas, boa-fé e o princípio correlato de doação ao público

O equivalente chinês é mais direto que as versões coreana e japonesa porque a doutrina judicial chinesa impede expressamente a recuperação de soluções técnicas renunciadas em litígios por infração. A regra se baseia na coerência, na boa-fé e na função de informação ao público do histórico de tramitação e invalidação.

A análise chinesa de infração reconhece equivalentes, mas a doutrina está sujeita a vários princípios limitadores. O Supremo Tribunal Popular descreveu a regra de estoppel como um limite aos equivalentes destinado a exigir que as partes ajam de boa-fé e a impedir que titulares interpretem reivindicações em litígios por infração de forma inconsistente com posições adotadas nos procedimentos de concessão e confirmação de patentes. Veja Patent System of China, WIPO Patent Judicial Guide § 4.3.2.5.

A regra central aparece no Artigo 6 da interpretação de 2009 do Supremo Tribunal Popular sobre infração de patentes. Ela prevê que, quando o titular ou depositante tiver abandonado uma solução técnica por alteração das reivindicações ou do relatório descritivo, ou por declaração durante a concessão ou invalidação da patente, o tribunal não acolherá a tentativa do titular de incluir essa solução técnica no alcance de proteção da patente em litígio por infração. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China).

Isso aproxima a China dos Estados Unidos mais do que o EPO. Uma declaração durante a tramitação ou invalidação pode posteriormente operar como regra impeditiva em litígio por infração. Mas a terminologia chinesa é diferente. A pergunta não é se uma presunção de Festo se aplica; é se determinada “solução técnica” foi renunciada por meio de manifestações ou alterações em procedimentos de concessão ou invalidação. O foco está na solução renunciada, no registro administrativo e na tentativa posterior do titular de recuperar a solução.

A ressalva interpretativa posterior é importante. O Artigo 13 da segunda interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre infração de patentes prevê que, quando o titular comprovar que uma alteração ou declaração restritiva relativa às reivindicações, ao relatório descritivo ou aos desenhos foi especificamente rejeitada nos procedimentos de concessão ou confirmação, o tribunal deve concluir que a alteração ou declaração não implicou renúncia à solução técnica. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China).

Essa ressalva impede uma leitura excessiva do histórico de tramitação. Se o depositante fez uma declaração restritiva, mas o escritório de patentes ou o órgão revisor posterior não a aceitou como fundamento da concessão ou manutenção, a justificativa para o estoppel é mais fraca. A orientação chinesa também indica que, ao avaliar se uma declaração restritiva foi “especificamente rejeitada”, os tribunais consideram se o julgador acabou aceitando a declaração e se a patente foi concedida ou mantida válida com base nela.

A China também possui um princípio de doação ao público correlato, mas distinto. O Artigo 5 da interpretação de 2009 do Supremo Tribunal Popular prevê que, quando uma solução técnica é descrita apenas no relatório descritivo ou nos desenhos, mas não recitada nas reivindicações, o tribunal não acolherá a tentativa do titular de incluir essa solução no alcance de proteção da patente em litígio por infração. Isso é analiticamente diferente da renúncia no histórico de tramitação. O estoppel diz respeito ao que o titular abandonou por alteração ou argumento; a doação diz respeito ao que divulgou, mas não reivindicou. Ambas as doutrinas limitam a expansão posterior por equivalentes, mas operam sobre registros e teorias diferentes. Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6.

Para a prática de tramitação e invalidação, a China exige cuidado especial tanto no exame original quanto nos procedimentos posteriores à concessão. Declarações feitas para obter a concessão, preservar a validade ou distinguir uma referência podem posteriormente definir uma solução técnica renunciada. Ao mesmo tempo, alternativas comercialmente importantes não devem ser apenas divulgadas no relatório descritivo; sempre que possível, devem ser reivindicadas, pois soluções divulgadas, mas não reivindicadas, podem ser tratadas como doadas ao público.

VII. Síntese comparativa

As jurisdições podem ser agrupadas em três categorias amplas.

A primeira categoria é a dos Estados Unidos. O direito norte-americano tem uma doutrina formal de prosecution history estoppel, uma doutrina separada de renúncia durante a tramitação e uma forte tradição de uso do histórico de tramitação como prova intrínseca na interpretação das reivindicações. O histórico importa tanto antes quanto depois de a doutrina dos equivalentes entrar na análise.

A segunda categoria é a do EPO. O EPO utiliza o relatório descritivo e os desenhos na interpretação das reivindicações e controla rigorosamente as alterações ao abrigo da EPC, mas não reconhece o file-wrapper estoppel no estilo norte-americano nos procedimentos da EPC. O histórico de tramitação pode fornecer contexto técnico, mas não opera como doutrina vinculante de renúncia ao abrigo da EPC.

A terceira categoria inclui Coreia, Japão e China. Essas jurisdições reconhecem equivalentes funcionais do estoppel, mas não como cópias do Festo norte-americano. Coreia e Japão indagam se o depositante excluiu intencional ou objetivamente a configuração acusada. A China indaga se o titular renunciou a uma solução técnica por alteração ou declaração nos procedimentos de concessão ou confirmação.

VIII. Conclusão

O histórico de tramitação não constitui uma doutrina global uniforme, e os sistemas fora dos Estados Unidos não devem ser descritos como simples variações de Festo. Os Estados Unidos continuam sendo o exemplo mais claro de um regime formal de prosecution history estoppel: uma alteração restritiva feita por motivo relacionado à patenteabilidade pode presumivelmente impedir o titular de recuperar território renunciado por meio da doutrina dos equivalentes. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). O direito norte-americano também atribui ao histórico de tramitação papel importante na interpretação ordinária das reivindicações e na renúncia durante a tramitação, especialmente quando alterações e manifestações do depositante distinguem claramente o estado da técnica citado pelo examinador. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003). As razões de deferimento do examinador podem esclarecer o significado das reivindicações, especialmente quando reproduzem os próprios argumentos restritivos do depositante, mas declarações unilaterais do examinador e o silêncio do depositante normalmente não devem gerar renúncia. Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345–47 (Fed. Cir. 2005).

O EPO se distingue. Embora a EPC exija que as reivindicações sejam interpretadas à luz do relatório descritivo e dos desenhos, e embora a prática do EPO controle rigorosamente questões de alterações, como acréscimo de matéria e extensão da proteção, os procedimentos do EPO não reconhecem o file-wrapper estoppel no estilo norte-americano. O histórico de tramitação pode fornecer contexto técnico, mas não opera como doutrina vinculante de estoppel ao abrigo da EPC. Veja Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2; T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024).

Coreia, Japão e China oferecem equivalentes funcionais mais próximos, mas cada um utiliza sua própria estrutura doutrinária. A doutrina coreana de exclusão consciente ou proposital exige revisão abrangente do histórico de tramitação e rejeita a renúncia automática baseada exclusivamente em alterações restritivas. A pergunta não é se o depositante restringiu a reivindicação em abstrato, mas se o registro como um todo — incluindo posições do examinador, alterações, argumentos do depositante, motivos da alteração e intenção do depositante — demonstra que a configuração específica acusada foi conscientemente excluída. Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.).

O Japão também trata a questão por meio da doutrina dos equivalentes, especificamente do quinto requisito de Ball Spline, segundo o qual não devem existir “circunstâncias especiais” que impeçam a equivalência. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan). A decisão da Suprema Corte em Maxacalcitol confirma que a mera ausência de reivindicação de uma alternativa previsível não basta; a conduta do titular deve indicar objetiva e externamente que a alternativa foi reconhecida como substituta e deliberadamente deixada fora das reivindicações. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan).

A doutrina chinesa é mais diretamente impeditiva. Quando um titular ou depositante renuncia a uma solução técnica por meio de alterações ou manifestações durante a concessão ou invalidação, os tribunais chineses geralmente não lhe permitem recuperá-la em litígio por infração. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China). Mas a ressalva é importante: quando o titular demonstra que a alteração ou declaração restritiva foi especificamente rejeitada ou não aceita no procedimento de concessão ou confirmação, a renúncia pode não se aplicar. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China). O princípio chinês de doação ao público pertence à mesma família de doutrinas limitadoras do alcance das reivindicações, mas deve permanecer analiticamente separado: a doação diz respeito a soluções técnicas divulgadas no relatório descritivo ou nos desenhos, mas não reivindicadas, enquanto a renúncia no histórico de tramitação diz respeito a matéria abandonada por alteração ou argumento. Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6.

A lição prática para profissionais de patentes é que o histórico de tramitação deve ser redigido como futura prova em litígio. Em todas as jurisdições, as alterações devem ser vinculadas à rejeição precisa que se pretende enfrentar; as respostas devem evitar admissões desnecessárias sobre a invenção como um todo; e alternativas comercialmente importantes devem ser preservadas nas reivindicações sempre que possível, não apenas descritas no relatório descritivo. As consequências jurídicas diferem — renúncia presumida nos Estados Unidos, ausência de verdadeiro file-wrapper estoppel no EPO, exclusão consciente na Coreia, circunstâncias especiais no Japão e soluções técnicas renunciadas na China —, mas a disciplina estratégica é a mesma: dizer exatamente o necessário para obter o deferimento ou preservar a validade, e nada além.

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