Bayh–Dole além das fronteiras: invenções financiadas pelo governo nos EUA, UE/Horizon Europe, Alemanha, Japão, China e Coreia

Ouvir a versão em áudio (em inglês) ↗

Ouvir a versão em áudio (em inglês) ↗Narração gerada por IA · 1 h 9 min

Resumo executivo: A Lei Bayh–Dole é mais bem compreendida não como uma regra de titularidade universitária automática, mas como um pacto condicional entre governo e contratado que permite ao contratado manter a titularidade de invenções financiadas pelo governo federal que satisfaçam os requisitos, preservando deveres de divulgação e patenteamento, relatórios de utilização, uma licença governamental integralmente quitada, salvaguardas de fabricação nacional, restrições específicas para entidades sem fins lucrativos e autoridade discricionária de intervenção mediante licenciamento, ou march-in, vinculada à aplicação prática. Uma análise comparativa dos Estados Unidos, da UE/Horizonte Europa e de exemplos selecionados de legislação nacional, do Japão, da China e da Coreia do Sul demonstra que a titularidade institucional, por si só, é uma medida ruim da liberdade de comercialização: cada regime difere quanto ao fato gerador ligado ao financiamento, ao método de alocação de direitos, aos requisitos de exploração, aos poderes de intervenção governamental, aos controles de transferência e às regras de remuneração dos inventores. O Japão fornece o equivalente estrutural mais próximo entre os sistemas discutidos no nível do pacto abrangido entre governo e contratado, embora o Artigo 17 tenha aplicação mais restrita do que Bayh–Dole. A análise também explica que uma patente Bayh–Dole pode, em princípio, ser vendida a uma entidade que não explora diretamente a invenção ou dedicada à cobrança de direitos de patentes, mas vendedores sem fins lucrativos geralmente precisam de aprovação da agência, salvo se o comprador satisfizer a exceção de gestão de invenções, e a transferência não elimina a licença governamental, a exposição à intervenção march-in, as obrigações de informação, as condições de fabricação nacional ou outras restrições específicas do instrumento de financiamento. Essas distinções fornecem uma estrutura prática para a diligência internacional em tramitação de patentes, licenciamento, aquisição, financiamento e tutela de direitos.

I. Introdução

Para advogados de patentes estrangeiros, a Lei Bayh–Dole é frequentemente resumida como uma regra que dá às universidades norte-americanas a titularidade de invenções financiadas pelo governo federal. Esse resumo é incompleto. Bayh–Dole não transfere, por si só, a titularidade do inventor, não garante um lançamento comercial nem impõe um prazo uniforme de vendas. Permite a um contratado qualificado que tenha adquirido uma “invenção abrangida” optar por manter a titularidade, sujeito a deveres de divulgação e patenteamento, relatórios de utilização solicitados pela agência, uma licença governamental permanente, salvaguardas de fabricação nacional, restrições de cessão e de receitas para entidades sem fins lucrativos e autoridade discricionária de intervenção march-in. Seu conceito operativo de utilização é a “aplicação prática”: uso efetivo em condições que tornem os benefícios da invenção disponíveis ao público em termos razoáveis.

Para advogados de patentes norte-americanos, o erro inverso é perguntar se outra jurisdição “tem Bayh–Dole” e então inferir o conhecido conjunto norte-americano a partir da titularidade institucional. O Artigo 17 do Japão oferece uma comparação estrutural próxima apenas para P&D especificada encomendada pelo governo nacional e software contratado. A China e a Coreia do Sul utilizam salvaguardas estatais mais amplas, medidas de utilização, controles de disposição para o exterior ou regras de compartilhamento de receitas. A UE/Horizonte Europa e a legislação nacional alemã ilustram uma abordagem em camadas: Horizonte rege beneficiários financiados e “resultados” contratuais, enquanto o direito dos inventores e os direitos sobre invenções de empregados permanecem nacionais.

Para ambos os públicos, três perguntas fornecem um vocabulário comum: como o controle institucional é alocado; qual fato gerador ligado ao financiamento ou à lei coloca uma invenção ou resultado dentro do regime; e quais restrições públicas continuam após o estabelecimento do controle privado. Essas restrições incluem padrões de utilização ou exploração, monitoramento, direitos de uso governamental ou intervenção, remuneração de inventores e restrições de transferência. Aplicada à assessoria internacional de tramitação, licenciamento, aquisição, financiamento e tutela de direitos, essa estrutura mostra por que a titularidade registrada é um indicador ruim da autoridade para comercializar.

II. Traduzindo a PI financiada com recursos públicos entre fronteiras

O trabalho internacional com patentes cria um problema recorrente de tradução. Um advogado estrangeiro pode encontrar uma patente norte-americana com uma declaração de financiamento federal e precisar determinar se o governo é titular da patente, se o público pode utilizá-la, se o titular era obrigado a comercializá-la e se ela pode ser vendida a um comprador voltado à cobrança de direitos. Um advogado norte-americano pode examinar um portfólio de uma universidade ou instituição de pesquisa estrangeira e presumir que a titularidade institucional traz os mesmos direitos e limitações de Bayh–Dole. Nenhuma das suposições é segura.

A pesquisa financiada com recursos públicos apresenta um problema comum de política pública. Se o Estado detém todas as patentes resultantes e licencia com cautela, invenções promissoras podem permanecer sem uso. Se partes privadas recebem exclusividade sem condições, o público pode financiar a pesquisa sem receber produtos em tempo oportuno, acesso ou outro benefício público. A resposta de Bayh–Dole não foi simplesmente “privatizar” invenções financiadas pelo governo. Ela associou o controle de contratados qualificados à divulgação, ao monitoramento, à retenção de direitos públicos e a medidas contingentes destinadas a incentivar a aplicação prática sem garantir sucesso comercial.

Esse modelo influenciou discussões de política pública muito além dos Estados Unidos. A expressão “modelo Bayh–Dole”, porém, é frequentemente utilizada de maneira imprecisa. Um regime pode promover o patenteamento universitário sem dar ao governo uma licença integralmente quitada. Pode permitir a titularidade institucional reservando uma intervenção estatal muito mais ampla do que a march-in norte-americana. Ou pode chegar a um resultado comercial semelhante por meio da legislação de invenções de empregados e das condições de subvenção, em vez de uma lei de patentes sobre financiamento público.

A PI financiada com recursos públicos deve ser classificada em três dimensões: (1) seu mecanismo de alocação — quem pode controlar o resultado e como essa parte obtém a titularidade; (2) seu alcance ou fato gerador — quais instrumentos de financiamento, contratos, beneficiários, atividades e produtos o regime alcança; e (3) suas restrições públicas contínuas — incluindo divulgação, padrões de exploração ou utilização, monitoramento de desempenho, direitos de uso governamental, medidas contra a falta de uso, remuneração e regras de transferência. O direito economicamente significativo é, portanto, mais bem compreendido como autoridade condicional para comercializar do que como mera titularidade registrada. Entre os sistemas discutidos, o Japão é o equivalente estrutural mais próximo no nível do pacto entre governo e contratado, mas essa afirmação não é uma classificação geral de semelhança: o alcance do Artigo 17 e suas restrições contínuas diferem substancialmente do regime norte-americano.

Os advogados estrangeiros precisam primeiro de uma introdução a Bayh–Dole, incluindo a distinção entre titularidade do inventor, titularidade do contratado, opção por manter a titularidade, aplicação prática e intervenção march-in. Os advogados norte-americanos podem utilizar as mesmas perguntas para avaliar a UE/Horizonte Europa, um exemplo de legislação nacional alemã, o Japão, a China e a Coreia do Sul. Um vocabulário comum então sustenta a diligência internacional em licenciamento, aquisição, financiamento e tutela de direitos.

As jurisdições selecionadas são grandes sistemas de inovação e ilustram estruturas jurídicas distintas: um regime federal norte-americano de direitos de patente, um programa da UE sobreposto à legislação nacional de titularidade, a não aquisição pelo governo japonês sujeita a compromissos, o controle chinês pela entidade do projeto com fortes salvaguardas estatais e a sucessão institucional coreana complementada por regras de utilização e difusão. O foco é a estrutura jurídica civil formal, e não taxas relativas de comercialização ou a frequência com que cada poder público é exercido. A comparação também não afirma que Bayh–Dole, por si só, causou o crescimento do patenteamento universitário norte-americano ou que a titularidade dos contratados seja normativamente superior. Essas proposições continuam controvertidas. (Ver David C. Mowery et al., The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh–Dole Act of 1980, 30 Research Policy 99, 99–119 (2001); Bhaven N. Sampat, Patenting and U.S. Academic Research in the 20th Century: The World Before and After Bayh–Dole, 35 Research Policy 772, 772–89 (2006); Rebecca S. Eisenberg, Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research, 82 Va. L. Rev. 1663, 1663–1727 (1996).)

Leis primárias, regulamentos e condições atuais de subvenção fornecem as principais autoridades. “Alcance operacional” se refere à cobertura jurídica, salvo quando a prática administrativa for discutida especificamente. Defesa, pesquisa sigilosa, poderes emergenciais de saúde pública, direito da concorrência, análise de investimento estrangeiro, controles de exportação, regras de auxílio estatal e condições de financiamento específicas de setores podem alterar a análise. Traduções em inglês de autoridades japonesas, chinesas e coreanas são materiais de referência; o texto vinculante no idioma local e os documentos de financiamento assinados devem ser confirmados para um parecer jurídico.

III. Bayh–Dole explicada para advogados estrangeiros: o parâmetro norte-americano

Para advogados estrangeiros, Bayh–Dole é mais bem compreendida como uma sequência do que como uma regra segundo a qual o financiamento federal automaticamente coloca a titularidade em uma universidade ou empresa. Os advogados devem perguntar: havia um acordo de financiamento federal abrangido? A invenção surgiu na execução do trabalho financiado? O contratado adquiriu os direitos do inventor? Optou tempestivamente por manter a titularidade? A patente pode ser cedida, e para quem? Quais direitos federais e obrigações contínuas permanecem após uma venda ou licença exclusiva?

A. Abrangência, titularidade e opção

A seção de política de Bayh–Dole começa de maneira ampla, promovendo a utilização de invenções decorrentes de pesquisa ou desenvolvimento com apoio federal. Uma cláusula separada promove a comercialização e a disponibilidade pública de invenções feitas nos Estados Unidos pela indústria e pela mão de obra norte-americanas. Nenhuma das cláusulas promete que toda invenção abrangida se tornará um produto. O § 202 permite que organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas, sujeitas a exceções e condições de conformidade, optem por manter a titularidade de uma “invenção abrangida”, e a cláusula federal padrão de direitos de patente estende a estrutura operativa a outras empresas. O sistema incentiva a utilização por meio de monitoramento e medidas contingentes, em vez de uma cota universal de vendas ou de um prazo fixo de entrada no mercado. (Ver 35 U.S.C. §§ 200–202; 37 C.F.R. §§ 401.2(b), 401.14(a)(8), (b) (2025).)

O vocabulário legal fornece as três primeiras etapas. Um “acordo de financiamento” é um contrato, subvenção ou acordo de cooperação federal para trabalho experimental, de desenvolvimento ou de pesquisa financiado, pelo menos em parte, pelo Governo Federal. Um “contratado” é uma parte desse acordo. Uma “invenção abrangida” é uma invenção “do contratado” concebida ou efetivamente concretizada pela primeira vez na execução do trabalho financiado. Apoio federal, coincidência temporal ou uso de equipamentos adquiridos com recursos federais, por si sós, não substituem a conexão exigida com o trabalho realizado nos termos do acordo. (Ver 35 U.S.C. § 201(b), (c), (e); 37 C.F.R. § 401.1.)

A conhecida afirmação de que “Bayh–Dole dá a titularidade à universidade” é, portanto, imprecisa. Em Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., a Suprema Corte decidiu que a Lei não transfere automaticamente ao contratado os direitos de um inventor empregado. Bayh–Dole opera depois de o contratado ter adquirido a invenção segundo os princípios comuns de cessão. A “opção por manter a titularidade” preserva a titularidade qualificada do contratado perante o Governo; não cria uma titularidade que o contratado nunca obteve do inventor. (Ver 35 U.S.C. §§ 201(e), 202(a); 563 U.S. 776, 786–90 (2011); 37 C.F.R. § 401.14(f)(2) (2025).) Cessões defeituosas, contratos de consultoria conflitantes e lacunas nas políticas institucionais podem, portanto, impedir que uma invenção entre no portfólio Bayh–Dole do contratado.

Uma vez que o contratado seja titular de uma invenção abrangida, aplica-se a conhecida estrutura de conformidade. O contratado deve divulgar a invenção, optar por manter ou não a titularidade e depositar pedidos de patente dentro dos prazos aplicáveis, sob risco de a agência assumir a titularidade. O acordo de financiamento deve permitir relatórios periódicos sobre a utilização ou os esforços para obter utilização pelo contratado, pelos cessionários e pelos licenciados. Segundo a cláusula padrão, o contratado apresenta esses relatórios a pedido da agência, com frequência não superior à anual, com informações que podem incluir o estágio de desenvolvimento, a data da primeira venda ou utilização comercial, os royalties brutos recebidos e outras informações razoavelmente especificadas. Contratados sem fins lucrativos também devem compartilhar royalties com inventores, fazer esforços razoáveis para atrair licenciados qualificados de pequeno porte e dar-lhes preferência quando apropriado e, em geral, destinar a receita líquida remanescente à pesquisa científica ou à educação. (Ver 35 U.S.C. § 202(a), (c)(1)–(5), (7); 37 C.F.R. § 401.14(c)–(h), (k) (2025).)

Os advogados estrangeiros frequentemente encontram essa estrutura pela primeira vez por meio da declaração de interesse governamental em uma patente norte-americana. A declaração informa que a invenção foi feita com apoio federal e que o Governo tem direitos especificados. Não significa que o Governo seja titular da patente, que o público possa executar a invenção, que o contratado tenha adquirido corretamente a titularidade ou que toda questão de conformidade tenha sido resolvida. (Ver 35 U.S.C. § 202(c)(6); 37 C.F.R. § 401.14(f)(4) (2025).)

B. Comercialização como aplicação prática

O parâmetro operativo de utilização é a “aplicação prática”, e não a comercialização em abstrato. O § 201(f) define aplicação prática como a fabricação de um produto ou composição, a execução de um processo ou método ou a operação de uma máquina ou sistema em condições que estabeleçam tanto o uso quanto — dentro da legislação e regulamentação aplicáveis — a disponibilidade pública dos benefícios da invenção em termos razoáveis. Uma venda comercial pode fornecer prova de aplicação prática, mas não é a única via legal. A lei não exige que o próprio contratado fabrique ou venda, e patentear ou assinar uma licença não estabelece mecanicamente que existam medidas efetivas de desenvolvimento. (Ver 35 U.S.C. §§ 200, 201(f); 37 C.F.R. § 401.14(a)(3), (h) (2025).)

O § 203(a)(1) não exige a obtenção imediata de aplicação prática. Uma agência só pode exercer intervenção march-in se determinar que uma medida de licenciamento é necessária porque o contratado ou cessionário não adotou, ou não se espera que adote dentro de prazo razoável, medidas efetivas para alcançar a aplicação prática em um campo específico de uso. O critério depende do contexto e do campo. A medida é uma licença não exclusiva, parcialmente exclusiva ou exclusiva obrigatória a um requerente responsável — ou uma licença concedida pela agência se a parte privada relevante se recusar — após o processo de determinação e revisão prescrito pela lei e pelo regulamento. A intervenção march-in não é autoexecutável nem retira automaticamente a titularidade. (Ver 35 U.S.C. § 203(a)(1), (b); 37 C.F.R. §§ 401.6, 401.14(j)(1) (2025).)

O compromisso de desenvolvimento mais expresso do Capítulo 18 se aplica em outro contexto. Segundo o § 209(f), quem solicita uma licença de uma patente ou pedido de patente de titularidade federal deve apresentar um plano de desenvolvimento ou de comercialização. Quem solicita uma licença exclusiva ou parcialmente exclusiva também deve se comprometer a alcançar aplicação prática em prazo razoável. A licença deve permitir sua rescisão, total ou parcial, se o licenciado não estiver executando o compromisso apresentado e não puder demonstrar de outra maneira medidas efetivas rumo à aplicação prática em prazo razoável. Esses requisitos para licenciamento de invenções de titularidade federal não devem ser importados para o regime comum de manutenção de titularidade pelo contratado dos §§ 202–204. (Ver 35 U.S.C. § 209(a)(3), (d)(3)(A), (f).)

A autoridade formal e a prática administrativa também devem ser separadas. Em fevereiro de 2026, o Government Accountability Office informou que agências federais nunca haviam exercido a autoridade march-in de Bayh–Dole e haviam recusado aproximadamente uma dúzia de solicitações. O GAO também informou que, até dezembro de 2025, o NIST não havia finalizado sua proposta de estrutura de 2023, segundo a qual o preço do produto poderia informar a análise sob os critérios de aplicação prática e saúde ou segurança. Os materiais públicos do NIST continuavam identificando a estrutura como uma minuta em análise em 17 de julho de 2026. O poder legal é, portanto, real, mas sua existência não deve ser confundida com um vício de titularidade já constituído ou com um evento rotineiro de licenciamento; a intervenção march-in baseada em preços continua sendo uma proposta de política, e não uma regra operativa. (U.S. Gov’t Accountability Off., GAO-26-107885, Intellectual Property: Information on Draft Guidance to Assert Government Rights Based on Price 1–2, 14–22 (2026); Nat’l Inst. of Standards & Tech., Bayh–Dole Regulations for Federally Funded Inventions (último acesso em 17 de julho de 2026).)

A titularidade privada também traz salvaguardas públicas permanentes. Os Estados Unidos recebem uma licença mundial não exclusiva, intransferível, irrevogável e integralmente quitada para executar a invenção, ou fazer com que seja executada, para o Governo ou em seu nome. Além da insuficiência de medidas efetivas rumo à aplicação prática, o § 203 permite intervenção march-in por necessidades de saúde ou segurança não atendidas, requisitos federais de uso público não satisfeitos ou ausência ou descumprimento do acordo de fabricação nacional tratado pelo § 204. O § 204, sujeito a dispensa, condiciona determinados direitos exclusivos nos Estados Unidos à fabricação substancial no país; não exige que o contratado fabrique ou coloque um produto no mercado. (Ver 35 U.S.C. §§ 202(c)(4), 203(a)(2)–(4), 204; 37 C.F.R. § 401.14(i)–(j) (2025).)

C. Cessão, venda e a questão das NPEs

Uma patente de invenção abrangida pode ser transferida, mas não pode ser vendida livre do pacto federal que permitiu a manutenção privada da titularidade. Patentes normalmente são cedíveis por instrumento escrito. Uma venda muda o titular; não muda a condição da invenção como abrangida nem extingue os direitos federais. A camada aplicável às partes subsequentes assume três formas: a licença já existente do Governo é um direito patrimonial retido; os §§ 203 e 204 alcançam expressamente cessionários ou licenciados exclusivos em circunstâncias especificadas; e deveres de informação, gestão de patentes e aprovação decorrem do acordo de financiamento e da cláusula padrão de direitos de patente. Essas formas jurídicas distintas não devem ser condensadas em uma afirmação genérica de que todo dever de Bayh–Dole “acompanha a patente” exatamente da mesma maneira. (Ver 35 U.S.C. §§ 202(c)(4)–(8), 203–04, 261; 37 C.F.R. § 401.14(b), (h)–(k) (2025).)

Um contratado sem fins lucrativos enfrenta uma restrição quanto ao comprador. Uma entidade sem fins lucrativos não pode ceder direitos norte-americanos sobre uma invenção abrangida sem aprovação da agência financiadora, exceto a uma organização que tenha como uma de suas funções principais a gestão de invenções. Um cessionário que utilize essa exceção deve estar sujeito às mesmas disposições do contratado sem fins lucrativos, incluindo as disposições aplicáveis de participação dos inventores, uso das receitas e licenciamento a pequenas empresas. Um comprador que não satisfaça a exceção de gestão de invenções — seja uma empresa operacional, um veículo de investimento, um comprador estrangeiro ou uma entidade voltada à cobrança de direitos — precisa de aprovação da agência. A lei e a cláusula padrão não definem “gestão de invenções” nem criam uma garantia de enquadramento para qualquer rótulo de modelo de negócios. O processo iEdison do NIST, por isso, fornece um fluxo de solicitação de cessão no qual o destinatário aceita a titularidade e a responsabilidade associada de informação, e a agência financiadora principal aprova ou nega a solicitação. Para um comprador aprovado pela agência fora da exceção legal, os advogados devem examinar a aprovação, o instrumento de financiamento e os documentos de cessão, em vez de presumir que toda disposição econômica específica de entidades sem fins lucrativos se transfira automaticamente. (Ver 35 U.S.C. § 202(c)(7)(A)–(D); 37 C.F.R. § 401.14(k) (2025); Nat’l Inst. of Standards & Tech., Receiving an Invention Assignment Request (atualizado em 1º de julho de 2022), https://www.nist.gov/iedison/iedison-organization-user-guide/invention-reports/receiving-invention-assignment-request.)

Os valores recebidos pelo vendedor sem fins lucrativos continuam tendo importância independente. O § 202(c)(7)(C) alcança o saldo de “royalties ou receitas auferidas” em relação a invenções abrangidas e geralmente exige seu uso em pesquisa científica ou educação após as despesas permitidas. A contraprestação da cessão, portanto, não deve ser tratada como receita sem restrições sem análise. Se um pagamento único de venda também gera uma participação específica do inventor pode depender da política institucional aplicável, do arranjo de emprego e dos documentos da transação, porque a cláusula legal separada de participação do inventor fala em royalties. (Ver 35 U.S.C. § 202(c)(7)(B)–(C); 37 C.F.R. § 401.14(k)(2)–(3) (2025).)

Um contratado com fins lucrativos segue uma regra padrão diferente. A restrição de cessão para entidades sem fins lucrativos do § 202(c)(7)(A) e do parágrafo (k)(1) não tem equivalente direto para uma pequena empresa ou outro contratado com fins lucrativos. Bayh–Dole, portanto, não desqualifica categoricamente uma empresa operacional, afiliada, fundo de investimento, comprador estrangeiro, empresa de licenciamento ou entidade que não explora diretamente a invenção de adquirir a patente de uma invenção abrangida de um contratado com fins lucrativos. O acordo de financiamento efetivo, os suplementos da agência, as disposições de circunstâncias excepcionais, as restrições de segurança, os controles de exportação, as regras de investimento estrangeiro e outras leis aplicáveis podem, ainda assim, exigir notificação, consentimento ou uma alocação diferente. Uma transação que também ceda ou substitua uma parte no acordo de financiamento exige análise separada; comprar a patente não é necessariamente o mesmo que se tornar parte do trabalho financiado. (Ver 35 U.S.C. §§ 201(b)–(c), 202(c)(7); 37 C.F.R. §§ 401.2(a)–(b), 401.3, 401.14(k) (2025).)

Uma NPE não é uma categoria legal. O termo pode descrever uma universidade ou organização de transferência de tecnologia que licencia em vez de fabricar, assim como uma entidade de cobrança de direitos de patentes que adquire direitos principalmente para licenciamento ou tutela. Bayh–Dole não proíbe categoricamente nenhum dos modelos. Para um vendedor sem fins lucrativos, porém, um comprador voltado à cobrança de direitos não deve presumir que adquirir e fazer valer patentes automaticamente satisfaz a exceção de gestão de invenções; a aprovação ou confirmação escrita da agência é o caminho mais seguro. Para um vendedor com fins lucrativos, nenhuma regra geral comparável de aprovação aparece na cláusula padrão. O rótulo NPE, portanto, não responde nem quem pode comprar nem se a invenção está sendo utilizada.

A titularidade por uma NPE também não estabelece nem afasta, por si só, a aplicação prática. O titular da patente não precisa fabricar: licenciados operacionais podem fabricar, executar ou operar a invenção e tornar seus benefícios disponíveis ao público. Inversamente, comprar uma patente, oferecer licenças ou propor ações de infração não estabelece, por si só, a fabricação, execução, operação e disponibilidade pública previstas em lei. Uma estratégia de portfólio que deixe um campo sem uso e sem medidas efetivas de desenvolvimento pode criar um conjunto de provas mais fraco sob o § 203(a)(1), mas a intervenção march-in ainda exige uma determinação da agência, específica do campo, de que a medida é necessária. A identidade do comprador, o ajuizamento de uma ação e o valor de uma exigência de royalties não são fundamentos independentes de intervenção march-in. (Ver 35 U.S.C. §§ 201(f), 203(a); 37 C.F.R. § 401.14(j) (2025).)

Um cessionário pode fazer valer a patente contra infratores privados porque Bayh–Dole não cria uma licença pública geral. Da mesma forma, o descumprimento comum não anula automaticamente a titularidade nem permite que um acusado privado de infração exerça as medidas cabíveis ao Governo. A execução pelos Estados Unidos ou para eles dentro da licença integralmente quitada apresenta um mercado diferente de tutela: o cessionário não pode excluir condutas que os Estados Unidos já têm autoridade para executar ou fazer executar para si ou em seu nome. (Ver 35 U.S.C. § 202(c)(4); Central Admixture Pharmacy Services, Inc. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., 482 F.3d 1347, 1352–53 (Fed. Cir. 2007); Campbell Plastics Engineering & Manufacturing, Inc. v. Brownlee, 389 F.3d 1243, 1249–50 (Fed. Cir. 2004).)

Chamar a transação de licença exclusiva pode não evitar a questão da cessão. O direito comum de patentes examina a substância dos direitos transferidos, e não o rótulo do acordo; a transferência de todos os direitos substanciais de patente pode operar como cessão. Nenhuma decisão publicada aplica diretamente esse teste ao § 202(c)(7)(A), mas uma entidade sem fins lucrativos não deve presumir que manter a titularidade nominal enquanto transfere o controle da tutela, a autoridade para sublicenciar e substancialmente todos os direitos comerciais elimine a necessidade de análise pela agência. Em qualquer caso, o § 203 alcança expressamente um licenciado exclusivo, os relatórios de utilização tratam da atividade dos licenciados e o § 204 rege uma concessão subsequente de direito exclusivo norte-americano de usar ou vender. (Ver Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255–56 (1891); Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Technology Corp., 925 F.3d 1225, 1229–30 (Fed. Cir. 2019); 35 U.S.C. §§ 202(c)(5), 203(a), 204.)

As escolhas posteriores do comprador sobre licenciamento e gestão da patente, portanto, importam. O § 204 não afirma que um comprador definitivo deva fabricar; exige que o contratado ou cessionário obtenha um acordo de fabricação substancial nos Estados Unidos antes de conceder a outra pessoa o direito exclusivo norte-americano de usar ou vender, salvo se a agência conceder uma dispensa. A cláusula padrão também exige aviso prévio de decisões especificadas relativas a abandono, manutenção, reexame, oposição, Patent Trial and Appeal Board e pós-concessão e pode permitir que a agência solicite a titularidade se a proteção por patente não for mantida ou defendida. Os documentos de cessão devem condicionar o fechamento a qualquer aprovação exigida, preservar a licença do Governo, alocar os relatórios iEdison e de utilização, exigir acesso aos dados de desenvolvimento, tratar do § 204 nas licenças exclusivas subsequentes, alocar receitas da entidade sem fins lucrativos e pagamentos aos inventores e exigir cooperação antes do abandono da patente ou de medidas pós-concessão. (Ver 35 U.S.C. § 204; 37 C.F.R. § 401.14(d)(1)(iii), (f)(3), (h)–(i) (2025).)

Para advogados estrangeiros. O ponto útil de comparação norte-americano é, portanto, um conjunto: titularidade adquirida pelo contratado e opção; deveres de divulgação e patenteamento; monitoramento de utilização; uma licença governamental permanente; um padrão de aplicação prática respaldado por intervenção march-in discricionária; restrições de transferência e licenciamento subsequentes; e salvaguardas da indústria nacional e de entidades sem fins lucrativos. Bayh–Dole cria incentivos à comercialização, transparência e poderes públicos contingentes, não uma garantia de que toda invenção abrangida chegará ao mercado. Uma patente pode ser vendida, inclusive, em princípio, a uma NPE, mas a elegibilidade do comprador, a aprovação, os direitos federais contínuos e o uso após o fechamento dependem da condição do vendedor e do instrumento de financiamento aplicável. Os demais sistemas devem ser comparados com esse conjunto, e não apenas com a titularidade — ou com a palavra “comercialização”.

IV. UE/Horizonte Europa e Alemanha: um sistema em camadas, não uma Lei Bayh–Dole europeia

Para os advogados norte-americanos, o primeiro ponto é institucional: “Europa” não é uma jurisdição substantiva de direito de patentes com uma única lei de invenções financiadas com recursos públicos. A Organização Europeia de Patentes não é a União Europeia, e a Convenção sobre a Patente Europeia não é um código de financiamento à pesquisa da UE. O Artigo 60 da CPE estabelece que o direito a uma patente europeia pertence ao inventor ou ao seu sucessor. Para invenções de empregados, o direito é determinado pela lei do Estado em que o empregado trabalha principalmente, recorrendo-se, subsidiariamente, ao estabelecimento relevante do empregador. O Artigo 60(3) apenas determina que o EPO considere o depositante legitimado nos procedimentos do EPO. Não cria titularidade institucional de invenções financiadas com recursos públicos, nem licença governamental, nem direito de intervenção march-in. (Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) art. 60(1), (3), Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, conforme alterada pelo Act Revising the Convention on the Grant of European Patents, Nov. 29, 2000 (em vigor desde 13 de dezembro de 2007).)

A. Horizonte Europa: a camada do programa

No nível da UE, Horizonte Europa fornece a comparação específica de programa mais relevante. Na terminologia do Horizonte, uma “ação” é o projeto financiado, um “beneficiário” é uma parte da subvenção e “resultados” são os produtos gerados na ação — uma categoria mais ampla do que invenções patenteáveis e que pode incluir dados, conhecimentos técnicos, software e outros materiais. O Regulamento (UE) 2021/695 estabelece que os beneficiários são titulares dos resultados que geram. Os beneficiários devem alinhar os direitos de empregados e terceiros com a subvenção. Resultados gerados conjuntamente e inseparáveis podem ter titularidade conjunta. Os beneficiários devem proteger adequadamente os resultados quando a proteção for possível e justificada e empregar os melhores esforços para explorá-los. Melhores esforços é uma obrigação de conduta, e não uma garantia de que todo resultado se tornará um produto comercial. Essas regras regem beneficiários financiados e resultados contratuais; não afastam a legislação nacional que determina os direitos dos inventores. (Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 Establishing Horizon Europe—The Framework Programme for Research and Innovation arts. 2(21), 38–39, 2021 O.J. (L 170) 1, 15, 37–39; European Patent Convention art. 60(1).)

Os direitos públicos do Horizonte são mais restritos e mais diferenciados do que os de Bayh–Dole. As instituições e órgãos da UE recebem acesso sem royalties para desenvolver, implementar e monitorar políticas e programas da União, mas o acesso comum é limitado a uso não comercial e não concorrencial. Quando a subvenção ativa o direito, a Comissão ou o órgão financiador pode se opor a uma transferência ou licença exclusiva a uma entidade de um país terceiro não associado se a transação contrariar os interesses da União. Trata-se de um controle estratégico de transferência, e não de uma preferência por fabricação nacional. (Regulation (EU) 2021/695, arts. 40(4), 41(9), 2021 O.J. (L 170) 1, 39–40.)

O Acordo de Subvenção Modelo Geral do Horizonte Europa, Multi & Mono, versão 1.2 de 1º de junho de 2026, confirma que a autoridade concedente não obtém a titularidade. O Anexo 5 geralmente mantém os deveres de exploração mediante melhores esforços por quatro anos após a ação e orienta os beneficiários a colocar resultados não explorados especificados na Horizon Results Platform, mecanismo da Comissão para divulgar resultados e conectá-los a usuários potenciais. Duas salvaguardas mais fortes são condicionadas ao edital, ou seja, só operam quando a chamada e a subvenção as ativam. Uma cláusula de emergência pública pode exigir licenças não exclusivas, por tempo limitado, em termos justos e razoáveis, a entidades capazes de enfrentar a emergência e que se comprometam com exploração rápida e ampla. Um edital também pode ativar uma autoridade de quatro anos para se opor a determinadas transferências ou licenças exclusivas a entidades de fora da UE em países não associados ao Horizonte Europa. Nenhum dos mecanismos é um direito legal universal de intervenção march-in. (European Commission, Horizon Europe Programme & Euratom Research and Training Programme: General Model Grant Agreement—Multi & Mono, version 1.2, art. 16.2, em 47 & annex 5, em 97–100 (June 1, 2026).)

Um mecanismo mais restrito do Horizonte se aproxima mais. Na contratação pré-comercial, o Artigo 26(3) deixa pelo menos a PI relacionada aos resultados com o contratado que os gera, concede à autoridade contratante acesso sem royalties para uso próprio e a possibilidade de conceder ou exigir licenças não exclusivas a terceiros em termos justos e razoáveis e permite a transferência da titularidade à autoridade se o contratado não comercializar dentro do prazo contratual. Isso é efetivamente semelhante à intervenção march-in, mas se aplica a um mecanismo de contratação, e não a subvenções comuns de pesquisa. (Regulation (EU) 2021/695 art. 26(3), 2021 O.J. (L 170) 1, 32.)

As normas não vinculantes da UE fornecem políticas, e não titularidade. O atual Código de Prática sobre gestão de ativos intelectuais recomenda, para colaborações predominantemente financiadas com recursos públicos, a titularidade pela organização pública de pesquisa participante, acesso preferencial da indústria proporcional à contribuição, valorização em benefício da União e licenciamento emergencial justo e razoável quando um projeto tiver sido financiado especificamente para a emergência. Também recomenda direitos contratuais que permitam a um cotitular de pesquisa pública licenciar terceiros se um cotitular industrial não explorar dentro do prazo acordado. São normas influentes de redação contratual, e não direitos legais. (Commission Recommendation (EU) 2023/499, § 3.1, paras. 33–41, 2023 O.J. (L 69) 75, 82–84; Council Recommendation (EU) 2022/2415, 2022 O.J. (L 317) 141.)

B. Alemanha: um exemplo de legislação nacional

A Alemanha ilustra uma camada de legislação nacional; não representa uma regra europeia unitária. A Lei de Invenções de Empregados aloca direitos em razão do emprego, e não do patrocínio público. Uma “invenção de serviço” é uma invenção de empregado ligada às funções atribuídas ou substancialmente baseada na atividade ou experiência do empregador. O empregado deve comunicá-la. O empregador pode “reivindicar” a invenção — uma etapa legal de transferência, e não apenas a assinatura de uma cessão convencional norte-americana —, e essa reivindicação geralmente é considerada feita salvo se o empregador liberar a invenção dentro de quatro meses após a comunicação adequada. Os direitos patrimoniais então passam ao empregador, sujeitos à remuneração razoável do inventor. O § 42 modifica o regime para invenções universitárias, preservando interesses limitados de publicação acadêmica e pesquisa, ao mesmo tempo que permite ao empregador universitário reivindicar a invenção. Se o empregador a explorar, o inventor universitário recebe 30 por cento da receita bruta de exploração. (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen [ArbnErfG] [Employee Inventions Act], §§ 4–7, 9, 42 (Ger.).)

As condições de subvenções federais alemãs podem acrescentar uma camada separada de interesse público. As condições NKBF 2017 são termos de programa para determinadas subvenções do ministério de pesquisa, baseadas em custos, a empresas comerciais; não são as regras para toda P&D alemã com apoio federal. Quando incorporadas, o destinatário geralmente é titular dos resultados e os explora com exclusividade. Mas certas formas de exploração fora do Espaço Econômico Europeu e da Suíça podem exigir consentimento; o ministério pode exigir direitos não exclusivos em interesse público ou direitos exclusivos por segurança pública nas condições previstas; e pode exigir exploração em prazo razoável. O descumprimento pode fundamentar revogação ou restituição. São funções semelhantes às de Bayh–Dole incorporadas aos termos de programas, e não uma lei universal de patentes. (Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an gewerbliche Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKBF 2017), version 2017, cls. 3.1–3.8 (Ger.).)

Para advogados norte-americanos. A análise avança em camadas. A legislação nacional determina o direito que passa do inventor ao empregador; a subvenção Horizonte identifica o beneficiário titular de cada resultado do projeto; e o regulamento, o edital, o acordo de subvenção e o acordo de consórcio acrescentam condições de exploração, acesso e transferência. Para um ativo alemão, a legislação de invenções de empregados fornece as regras de titularidade e compensação na passagem do inventor ao empregador, enquanto condições de subvenção incorporadas podem acrescentar uma camada separada de financiamento público. Nenhum instrumento único desempenha todas essas funções, e o exemplo alemão não descreve a “Europa” como um todo.

V. Japão: um pacto familiar entre governo e contratado, com um fato gerador mais restrito

O Artigo 17 da Lei de Fortalecimento da Tecnologia Industrial do Japão pode parecer familiar aos advogados norte-americanos porque permite a um contratado manter direitos especificados preservando salvaguardas de uso governamental e falta de uso. A semelhança não deve obscurecer o fato gerador. “P&D encomendada” se refere aqui à P&D tecnológica que o governo nacional encomenda ou confia a um executor externo. O Artigo 17 não se aplica a toda pesquisa apoiada pelo governo japonês nem dá a todo contratado financiado um direito de optar pela titularidade. Permite ao governo nacional decidir não adquirir determinada PI decorrente de P&D tecnológica encomendada abrangida ou de desenvolvimento de software contratado pelo governo, e somente se o contratado aceitar quatro compromissos legais. (Sangyō Gijutsuryoku Kyōka Hō [Industrial Technology Enhancement Act], Act No. 44 of 2000, art. 17(1) (Japan).)

Primeiro, o contratado deve comunicar prontamente o resultado da pesquisa ou do desenvolvimento. Segundo, se o governo determinar que o uso é particularmente necessário ao interesse público e expuser suas razões, o contratado deve conceder ao governo um direito de uso da PI sem royalties. Terceiro, se o contratado deixar de utilizar o direito por período considerável sem motivo legítimo, deve licenciar um terceiro quando o governo determinar — e explicar — que a licença é particularmente necessária para promover a utilização. Quarto, o contratado geralmente deve obter aprovação governamental prévia antes de ceder o direito ou estabelecer ou transferir determinados direitos exclusivos, sujeito a exceções para fusões, cisões societárias e circunstâncias prescritas como improváveis de impedir o uso. (Industrial Technology Enhancement Act art. 17(1)(i)–(iv), (2)–(3) (Japan).)

O terceiro compromisso é um mecanismo efetivamente semelhante à intervenção march-in. É mais restrito do que o conjunto completo de fundamentos legais norte-americanos porque se concentra na falta prolongada de uso sem justificativa legítima. Inversamente, o direito de uso governamental do Japão é mais contingente do que a licença padrão integralmente quitada de Bayh–Dole: o governo deve identificar uma necessidade particular de interesse público e expor suas razões. O Artigo 17 não contém equivalente direto à preferência de Bayh–Dole por fabricação nos Estados Unidos, às limitações de cessão por entidades sem fins lucrativos ou à regra legal de compartilhamento de receitas de licenciamento com inventores.

Os direitos abrangidos vão além de patentes. O decreto de implementação alcança direitos sobre patentes e pedidos de patente, modelos de utilidade, desenhos, direitos autorais, topografias de circuitos semicondutores e variedades vegetais, e identifica determinados direitos exclusivos cujo estabelecimento ou transferência normalmente exige aprovação. (Industrial Technology Enhancement Act Enforcement Order, Cabinet Order No. 206 of 2000, art. 2 (Japan).) O Artigo 17 também inclui uma regra de repasse quando uma entidade financiada pelo governo subcontrata o trabalho de P&D ou software. Deve, portanto, ser entendido como um regime condicional de manutenção de direitos para P&D encomendada e contratada — e não como uma regra automática de titularidade para toda subvenção japonesa de pesquisa.

A compensação dos inventores vem da legislação geral japonesa de invenções de empregados. O Artigo 35 da Lei de Patentes dá ao empregador uma licença não exclusiva sobre uma invenção de empregado e permite que acordos ou regras de trabalho estabeleçam que o direito de obter uma patente pertence ao empregador desde a criação da invenção. Quando o empregador adquire o direito ou uma licença exclusiva, o empregado tem direito a um benefício monetário ou outro benefício econômico razoável, avaliado à luz da consulta, da divulgação, da oportunidade de expressar opiniões, do lucro esperado do empregador e das contribuições respectivas das partes. (Tokkyo-hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 35(1), (3)–(7) (Japan).) O Japão, assim, associa a manutenção pelo contratado do Artigo 17 a uma estrutura separada de compensação por invenções de empregados, em vez de uma regra percentual ao estilo Bayh–Dole.

Para advogados norte-americanos. O Artigo 17 só se torna semelhante a Bayh–Dole depois de satisfeitos seus requisitos restritos de contrato e matéria. O contratado mantém os direitos porque o governo concorda em não adquiri-los, e não porque o contratado faz uma opção ao estilo norte-americano que abranja toda pesquisa com apoio público. Examine primeiro o tipo de contrato e depois confirme os quatro compromissos, qualquer aprovação para disposição de direitos e o arranjo separado de invenções de empregados do Artigo 35 da Lei de Patentes. O Japão é o equivalente estrutural mais próximo entre os sistemas discutidos no nível abrangido de governo e contratado, não o regime com maior alcance operacional.

VI. China: controle institucional com salvaguardas estatais mais amplas

A China parte de uma premissa familiar aos advogados norte-americanos — a entidade executora normalmente controla os resultados financiados com recursos públicos —, mas a aplica por meio de um vocabulário diferente e de salvaguardas estatais mais fortes. A China não tem uma única lei Bayh–Dole. Combina regras de pesquisa pública, legislação de invenções de empregados, legislação de transferência de tecnologia e requisitos de programas. Nesse contexto, “recursos fiscais” são recursos do orçamento público; um “projeto de plano de ciência e tecnologia” é um projeto de P&D organizado ou financiado pelo governo; e a “entidade executora do projeto” é a organização designada para executar ou administrar esse projeto. O Artigo 32 da Lei de Progresso da Ciência e Tecnologia autoriza essa entidade a obter a PI resultante, desde que isso não prejudique a segurança nacional, os interesses nacionais ou importantes interesses públicos sociais. A entidade pode implementar o resultado, transferi-lo, licenciá-lo, comercializá-lo conjuntamente ou aportá-lo como investimento em participação societária. (Zhonghua Renmin Gongheguo Kexue Jishu Jinbu Fa [Law of the People’s Republic of China on Progress of Science and Technology] arts. 32, 34 (revista em 24 de dezembro de 2021, em vigor desde 1º de janeiro de 2022) (China).)

A redação legal — autorizando a entidade executora a “obter” a PI — não é idêntica a um direito de “optar por manter a titularidade”. O resultado prático, porém, normalmente é a titularidade institucional. Segundo a Lei de Patentes chinesa, o direito de depositar um pedido relativo a uma invenção de empregado feita no desempenho das tarefas da entidade ou principalmente utilizando seus recursos materiais e técnicos geralmente pertence à entidade. A entidade do projeto pode ser uma universidade, instituto de pesquisa, empresa ou outra organização qualificada; a regra de resultados financiados com recursos públicos não se limita textualmente a entidades sem fins lucrativos e pequenas empresas. (Zhonghua Renmin Gongheguo Zhuanli Fa [Patent Law of the People’s Republic of China] arts. 6, 15 (alterada em 17 de outubro de 2020, em vigor desde 1º de junho de 2021) (China).)

Os titulares institucionais recebem autonomia substancial de comercialização. Na legislação chinesa, “transformação de realizações científicas e tecnológicas” se refere amplamente a colocar produtos de P&D em uso produtivo ou comercial por meio de uso próprio, transferência, licenciamento, colaboração ou aporte de participação societária. A Lei de Promoção dessa transformação permite que universidades e instituições de pesquisa estabelecidas pelo Estado decidam de forma independente se transferem, licenciam ou aportam suas realizações como investimento, sujeitos a procedimentos de precificação de mercado e divulgação. A receita de comercialização geralmente permanece com a instituição. Após as recompensas e remunerações exigidas, a receita restante é utilizada principalmente em P&D e em novas transferências de tecnologia. (Zhonghua Renmin Gongheguo Cujin Keji Chengguo Zhuanhua Fa [Law of the People’s Republic of China on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements] arts. 16–18, 43 (alterada em 29 de agosto de 2015, em vigor desde 1º de outubro de 2015) (China).)

A China regula a participação dos pesquisadores de maneira mais prescritiva do que Bayh–Dole. Na ausência de política ou acordo aplicável, a Lei de Transformação exige recompensas mínimas especificadas para contribuintes importantes: pelo menos 50 por cento da receita líquida de transferência ou licenciamento; pelo menos 50 por cento da participação societária ou no capital recebida quando o resultado é aportado como investimento; ou, para implementação própria ou conjunta, pelo menos 5 por cento do lucro operacional anual por três a cinco anos consecutivos. Para universidades e instituições de pesquisa estabelecidas pelo Estado, políticas internas ou acordos não podem reduzir esses pisos. Regras separadas da Lei de Patentes exigem recompensas e remuneração razoável para inventores empregados. (Law on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements arts. 44–45 (China); State Council, Several Provisions for Implementing the Law on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements § 2(6), Guo Fa [2016] No. 16 (China); Regulations for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China arts. 92–94, State Council Order No. 769 (revisto em 11 de dezembro de 2023, em vigor desde 20 de janeiro de 2024) (China).)

O Estado retém poderes fortes em caso de falta de uso e por interesse público. A entidade executora deve proteger e implementar a PI e apresentar relatórios anuais à instituição gestora do projeto. Se deixar, sem motivo legítimo, de implementar dentro de prazo razoável, o Estado pode implementar o direito sem compensação ou autorizar outra parte a implementá-lo mediante pagamento ou gratuitamente. Independentemente da falta de uso, o Estado pode exercer poderes semelhantes por segurança nacional, interesses nacionais ou importantes interesses públicos sociais. (Law on Progress of Science and Technology art. 32 (China).) Esses são os equivalentes chineses mais próximos da intervenção march-in, embora as finalidades sejam formuladas mais amplamente e a lei não reproduza o procedimento administrativo detalhado de Bayh–Dole.

Um plano de declaração de patentes de 2024 fornece um parâmetro concreto de falta de uso. Uma patente resultante de um projeto de pesquisa financiado com recursos fiscais que permaneça sem implementação, sem motivo legítimo, por mais de cinco anos após a concessão pode ser implementada pelo Estado sem compensação ou licenciada a outra parte mediante pagamento ou gratuitamente. O plano também exige que depositantes de determinados programas financiados pelo governo central declarem o projeto associado após o recebimento do pedido de patente. As informações de financiamento são mantidas para gestão governamental, em vez de impressas como uma indicação pública de direitos federais. A falta de declaração impede que a patente conte como resultado de conclusão do projeto; o plano não afirma que a titularidade seja automaticamente perdida. (China National Intellectual Property Administration et al., Implementation Plan for Establishing a Declaration System for Patents Formed by Fiscally Funded Scientific Research Projects §§ 2, 4(3), Guo Zhi Fa Yun Zi [2024] No. 3 (Jan. 22, 2024) (China).)

A China também exerce controle mais forte sobre a disposição de direitos para o exterior. O Artigo 34 incentiva o primeiro uso na China e exige aprovação da instituição gestora do projeto antes da transferência de PI de projetos financiados com recursos públicos a uma organização ou pessoa física estrangeira ou de uma licença exclusiva estrangeira, salvo se outra lei identificar uma via diferente de aprovação. (Law on Progress of Science and Technology art. 34 (China).) Isso é mais direto do que a preferência por fabricação nacional de Bayh–Dole.

Para advogados norte-americanos. A titularidade registrada em nome da entidade do projeto não esgota a análise. O mesmo ativo pode trazer obrigações anuais de informação do projeto, exposição a intervenção por falta de uso e interesse público, exigências de aprovação para transferência estrangeira ou licença exclusiva estrangeira e regras obrigatórias de recompensa a pesquisadores. O Artigo 34 incentiva o primeiro uso na China e, separadamente, exige aprovação para determinadas disposições de direitos para o exterior; os advogados não devem condensar o incentivo e a exigência de aprovação na mesma obrigação jurídica. A China é, portanto, mais bem compreendida como um sistema do tipo Bayh–Dole com restrições públicas e em favor dos inventores substancialmente mais amplas, e não uma cópia equivalente.

VII. Coreia do Sul: sucessão institucional e difusão de tecnologia pública

A Coreia do Sul mostra por que um advogado norte-americano deve olhar além de uma única lei. A sucessão na titularidade, a utilização, a difusão, os retornos de comercialização e a intervenção pública estão distribuídos por regimes relacionados, principalmente a Lei de Inovação em Pesquisa e Desenvolvimento Nacional e a Lei de Promoção da Transferência e Comercialização de Tecnologia, seus decretos de execução e a legislação geral de invenções de empregados.

O Artigo 16 da Lei de Inovação em P&D Nacional fornece a principal regra de titularidade. A “instituição de pesquisa executora” é a organização participante que realiza o projeto nacional de P&D. Em geral, essa instituição sucede nos direitos do pesquisador sobre o resultado de P&D. “Sucessão” importa: os direitos passam do pesquisador à instituição pela estrutura legal, em vez de surgirem originalmente na instituição ignorando o pesquisador. Dependendo do tipo de resultado e da natureza e do peso da participação, o pesquisador pode ser titular do resultado ou várias instituições podem ser cotitulares. (Gukga Yeongu Gaebal Hyeoksinbeop [National Research and Development Innovation Act], Act No. 17343, June 9, 2020, art. 16(1)–(3) (S. Kor.) (versão em vigor desde 11 de junho de 2026).)

O governo pode exigir titularidade estatal quando necessário para a segurança nacional, o uso em interesse público, a participação de uma instituição de pesquisa localizada no exterior ou outra circunstância prescrita que torne inadequada a titularidade institucional. As regras atuais normalmente exigem que essa possibilidade seja divulgada na fase de edital. Em outras palavras, a titularidade estatal pode ser reservada quando o projeto é licitado ou financiado; trata-se principalmente de um poder de alocação ex ante, e não de uma medida posterior de intervenção march-in. (National Research and Development Innovation Act art. 16(3) (S. Kor.); Gukga Yeongu Gaebal Hyeoksinbeop Sihaengnyeong [Enforcement Decree of the National Research and Development Innovation Act], Presidential Decree No. 36291, May 6, 2026, art. 32 (em vigor desde 11 de junho de 2026) (S. Kor.).)

Os Artigos 17 e 18 tratam da utilização e da comercialização. Uma instituição titular deve manter e gerir os resultados, facilitar o uso compartilhado, conectar e divulgar informações relevantes e realizar P&D adicional ou outras medidas necessárias para promover ampla utilização. O ministério pode realizar investigações de acompanhamento. A instituição pode licenciar um resultado e normalmente cobra royalties; titulares especificados podem dever uma parcela dos retornos de comercialização à autoridade financiadora, enquanto a receita remanescente apoia a compensação de pesquisadores participantes, despesas de transferência de tecnologia e PI, reinvestimento e outras finalidades autorizadas. A Lei No. 21421 entrou em vigor em etapas: alterações aos Artigos 17(1) e 18 passaram a vigorar em 11 de junho de 2026, enquanto alterações posteriores ao Artigo 17 relativas a depósito e divulgação entram em vigor em 11 de setembro de 2026. (National Research and Development Innovation Act arts. 17–18 (S. Kor.); Act No. 21421, Mar. 10, 2026, supp. arts. 1–2 (S. Kor.) (alterações aos arts. 2, 17(1), 18 e 32 em vigor desde 11 de junho de 2026; demais alterações em vigor desde 11 de setembro de 2026); Enforcement Decree of the National Research and Development Innovation Act arts. 34–41, Presidential Decree No. 36291, May 6, 2026, conforme em vigor em 11 de junho de 2026 (S. Kor.).)

A lei complementar de Promoção da Transferência e Comercialização de Tecnologia se aplica mais amplamente à “tecnologia pública”, categoria legal que acrescenta regras de difusão e licenciamento a determinadas tecnologias produzidas ou apoiadas por instituições ou recursos públicos. Permite que o Estado, governos locais e instituições públicas atribuam resultados de P&D com apoio público a instituições participantes, sujeitos a condições de utilização. Instituições públicas de pesquisa geralmente devem disponibilizar às empresas, em condições iguais, a tecnologia que lhes foi atribuída. Segundo o decreto de execução, o licenciamento não exclusivo é a regra; a exclusividade é permitida quando outra lei ou acordo a exige, nenhuma parte solicita uma licença não exclusiva durante o período prescrito ou a natureza da tecnologia torna a exclusividade inevitável. Se uma instituição pública de pesquisa deixar de adotar as medidas de utilização exigidas, o Estado deve adotá-las diretamente. (Technology Transfer and Commercialization Promotion Act arts. 19, 24; Enforcement Decree of the Technology Transfer and Commercialization Promotion Act arts. 24, 26 (S. Kor.).)

Essa intervenção governamental é o equivalente coreano mais próximo da march-in, mas não deve ser exagerado. Promove a difusão; não recria a estrutura detalhada de petição, constatações e licença compulsória de Bayh–Dole. Tampouco as disposições da Lei de Inovação em P&D Nacional reservam uma licença governamental geral sem royalties comparável a 35 U.S.C. § 202(c)(4). Disposições separadas do direito coreano de patentes autorizam uso governamental ou licenciamento compulsório para emergências especificadas, necessidades de interesse público e falta de exploração, mas esses poderes surgem independentemente de financiamento público. (Patent Act arts. 106-2, 107 (S. Kor.).)

A Coreia também dá grande ênfase ao compartilhamento de receitas. A Lei de Transferência de Tecnologia exige que instituições públicas de pesquisa distribuam uma parcela apropriada da receita de transferência a pesquisadores e contribuintes da transferência de tecnologia; o decreto fixa parcelas mínimas para esses grupos. O regime nacional de P&D especifica separadamente os usos e as alocações de receitas de royalties, enquanto a legislação geral de invenções de empregados protege a compensação justa. O cálculo exato pode, portanto, depender da identidade da instituição, dos termos do projeto, da fonte de financiamento e da natureza da receita. (Technology Transfer and Commercialization Promotion Act art. 19(2), (4); Enforcement Decree of the Technology Transfer and Commercialization Promotion Act art. 24; National Research and Development Innovation Act art. 18; Enforcement Decree of the National Research and Development Innovation Act art. 41 (S. Kor.).)

Para advogados norte-americanos. Analise duas vias sobrepostas. O regime nacional de P&D trata de titularidade, utilização e retornos de comercialização; o regime de tecnologia pública acrescenta regras de difusão e licenciamento. Nenhum dos dois, sozinho, é uma Lei Bayh–Dole coreana. O controle institucional coexiste com a sucessão dos pesquisadores, a possível titularidade estatal especificada previamente, medidas afirmativas de utilização, alocação detalhada de receitas e difusão de tecnologia pública. O resultado é funcionalmente comparável, mas estruturalmente disperso.

VIII. Um guia comparativo para advogados norte-americanos e estrangeiros

A Tabela 1 formula a análise comum em três perguntas: quando o regime se aplica? Como a instituição obtém ou controla direitos? Quais restrições governamentais, públicas ou em favor dos inventores continuam depois?

Tabela 1. Alcance, alocação e restrições contínuas entre regimes de PI financiada com recursos públicos

Fonte: autoridades primárias citadas ao longo das Seções 2–6. Os termos locais são comparados pela função e não são tratados como equivalentes jurídicos.

Suponha que uma empresa norte-americana busque uma licença mundial exclusiva de uma instituição de pesquisa identificada como titular de uma patente. Para uma patente norte-americana, os advogados perguntam se é uma invenção abrangida, se o contratado adquiriu corretamente a titularidade e optou por mantê-la, quais licenças federais e deveres de utilização permanecem e se o § 204 se aplica. Se a transação proposta, em vez disso, transferir a titularidade a uma afiliada voltada à cobrança de direitos, os advogados também devem determinar se o vendedor é uma entidade sem fins lucrativos, se se aplica a aprovação da agência ou a exceção de gestão de invenções, quais disposições de entidades sem fins lucrativos passam ao comprador e como os relatórios e as provas de aplicação prática serão mantidos. Para um resultado Horizonte, a análise começa pelo beneficiário gerador, pela legislação nacional de direitos dos inventores e pelos termos do edital, da subvenção e do consórcio. Para uma invenção alemã, os advogados acrescentam as regras de reivindicação e remuneração de invenções de empregados e quaisquer condições de subvenção incorporadas. No Japão, o filtro é o trabalho encomendado abrangido pelo Artigo 17; na China, um projeto de plano financiado com recursos fiscais e uma possível aprovação de disposição para o exterior; e, na Coreia, as camadas sobrepostas de P&D nacional e tecnologia pública. O registro de patentes fornece a mesma resposta sobre o titular em cada exemplo, mas não a mesma autoridade para comercializar.

Disso decorrem seis proposições.

Primeiro, o alcance e o fato gerador determinam o resultado. A estrutura norte-americana se vincula a invenções abrangidas de titularidade do contratado concebidas ou efetivamente concretizadas pela primeira vez na execução de trabalho sob um acordo de financiamento federal. O Artigo 17 do Japão alcança apenas determinados direitos de P&D tecnológica encomendada pelo governo nacional e software contratado, e somente quando o contratado aceita quatro compromissos. Horizonte Europa rege resultados gerados por beneficiários financiados, com controles mais fortes dependendo do edital ou do instrumento de contratação; condições alemãs de subvenção acrescentam uma camada distinta apenas quando incorporadas a um instrumento abrangido. A China e a Coreia do Sul igualmente vinculam suas regras a projetos definidos financiados com recursos fiscais ou de P&D nacional, com uma camada adicional de tecnologia pública na Coreia do Sul. Mecanismos semelhantes de alocação, portanto, não implicam abrangência jurídica semelhante.

Segundo, a titularidade institucional não é um único mecanismo jurídico. Nos Estados Unidos, Bayh–Dole opera depois de o contratado adquirir a titularidade do inventor e então permite a opção de mantê-la. O Japão autoriza a não aquisição governamental quando as condições prescritas são aceitas. A China autoriza a entidade do projeto a obter PI, em conjunto com a legislação de invenções de empregados. A Coreia do Sul geralmente exige sucessão do pesquisador para a instituição executora. Horizonte Europa aloca resultados gerados por beneficiários financiados, enquanto os direitos dos inventores continuam regidos pela legislação nacional; a Alemanha ilustra um mecanismo legal de reivindicação pelo empregador dentro dessa camada nacional.

Terceiro, a política de comercialização deve ser separada do critério jurídico de intervenção. Bayh–Dole declara a comercialização e a disponibilidade pública como objetivos, mas os operacionaliza para invenções cuja titularidade é mantida pelo contratado por meio de um padrão definido de aplicação prática, relatórios de utilização a pedido da agência e intervenção march-in discricionária quando faltam medidas efetivas em um campo de uso. Horizonte Europa utiliza, em vez disso, um dever de exploração mediante melhores esforços; o Japão e a China utilizam fatos geradores de falta de uso mais diretos; e a Coreia do Sul impõe medidas afirmativas de utilização e difusão. A comparação útil, portanto, não é se uma lei utiliza a palavra “comercialização”, mas qual conduta espera, como o desempenho é monitorado e qual medida decorre do descumprimento.

Quarto, a autoridade formal e a prática administrativa são dimensões comparativas diferentes. Os Estados Unidos fornecem o exemplo mais claro: a intervenção march-in aparece com destaque na estrutura legal, mas o GAO informou em 2026 que nenhuma agência a havia exercido e que agências haviam recusado aproximadamente uma dúzia de solicitações. Os poderes jurídicos formais devem, portanto, ser separados das provas de implementação; a amplitude de um poder legal não estabelece a frequência de seu uso. (U.S. Gov’t Accountability Off., GAO-26-107885, Intellectual Property: Information on Draft Guidance to Assert Government Rights Based on Price 1–2 (2026).)

Quinto, “march-in” abrange poderes diferentes. A intervenção march-in norte-americana é um mecanismo definido e discricionário de licenciamento vinculado a invenções abrangidas; não é perda automática de titularidade. O Japão exige licenciamento a terceiros após falta prolongada e injustificada de uso quando o governo faz uma determinação fundamentada de utilização. A China permite uso pelo Estado ou por terceiros após falta injustificada de implementação e por amplos interesses nacionais ou públicos. A Coreia se apoia em deveres de utilização de tecnologia pública e intervenção administrativa, complementados por legislação de uso compulsório de aplicação geral. Subvenções comuns do Horizonte utilizam controles de licenciamento e transferência mais restritos e frequentemente condicionados ao edital, embora a contratação pré-comercial contenha uma medida mais reconhecível para falta de comercialização.

Sexto, a disposição de direitos e os aspectos econômicos dos inventores não seguem um padrão único de Estados Unidos versus exterior. Uma entidade norte-americana sem fins lucrativos geralmente precisa de aprovação da agência para ceder direitos norte-americanos de invenções abrangidas, salvo se o comprador tiver a gestão de invenções como função principal, enquanto um contratado com fins lucrativos não enfrenta a mesma regra padrão de aprovação. A China exige aprovação para transferências estrangeiras e licenças exclusivas estrangeiras de PI relevante financiada com recursos públicos. O Japão normalmente exige aprovação para determinadas transferências e direitos exclusivos. Editais do Horizonte podem ativar objeções a certas transações com países não associados. Alemanha, China, Coreia e Japão utilizam, cada um, regimes gerais ou especiais de remuneração por invenções de empregados que podem afetar substancialmente os valores de licenciamento, as responsabilidades da transação e os incentivos institucionais.

IX. Conclusão

Para advogados de patentes estrangeiros, a principal lição norte-americana é que Bayh–Dole não é uma regra automática de titularidade universitária nem uma ordem geral de comercializar toda invenção com apoio federal. Aplica-se a uma invenção abrangida de titularidade do contratado concebida ou efetivamente concretizada pela primeira vez na execução de trabalho sob um acordo de financiamento federal. Permite ao contratado optar por manter a titularidade, preservando deveres de divulgação e patenteamento, relatórios de utilização, uma licença governamental integralmente quitada, obrigações específicas para entidades sem fins lucrativos, intervenção march-in discricionária e a condição de fabricação nacional aplicável a determinados direitos exclusivos norte-americanos. A “aplicação prática” fornece o parâmetro operativo de utilização. Os requisitos mais expressos de plano de desenvolvimento do § 209 regem a situação diferente em que uma agência licencia uma invenção de titularidade federal.

Uma venda não libera uma patente de invenção abrangida do pacto federal. Bayh–Dole não proíbe categoricamente a titularidade por uma NPE ou entidade de cobrança de direitos de patentes, mas a condição do vendedor determina o caminho da transferência: cessões por entidades sem fins lucrativos geralmente exigem aprovação da agência, salvo se o comprador tiver a gestão de invenções como função principal, enquanto contratados com fins lucrativos não enfrentam uma restrição padrão paralela de comprador. A licença do Governo permanece; a intervenção march-in e o § 204 alcançam expressamente agentes subsequentes em circunstâncias definidas; e os deveres de informação, aprovação, receitas de entidades sem fins lucrativos e gestão de patentes devem ser rastreados no instrumento de financiamento e nos documentos da transação. A titularidade por uma NPE não é fundamento de intervenção march-in nem prova de aplicação prática.

Para advogados de patentes norte-americanos, a principal lição de direito estrangeiro é que procurar a “Lei Bayh–Dole” de outro país pode ocultar mais do que revela. O Japão fornece o equivalente estrutural mais próximo entre os sistemas discutidos no nível do pacto abrangido entre governo e contratado, mas o Artigo 17 tem um fato gerador mais restrito. A China combina controle institucional com intervenção mais ampla de interesse público, controles de disposição para o exterior e regras de recompensa a pesquisadores. A Coreia do Sul se apoia em sucessão institucional, medidas afirmativas de utilização, alocação de receitas e difusão de tecnologia pública. A UE/Horizonte Europa é específica de programa e opera ao lado da legislação nacional de direitos dos inventores; a Alemanha ilustra uma camada nacional e de condições de subvenção, e não uma regra europeia.

Ambos os públicos podem utilizar o mesmo método. Os advogados devem perguntar qual mecanismo alocou o controle institucional, qual fato gerador ligado ao financiamento ou à lei colocou a invenção ou outro resultado dentro do regime e quais restrições públicas contínuas o acompanham. Essas perguntas revelam questões que um registro de patentes não pode revelar: se a titularidade foi adquirida corretamente, se deveres de informação ou exploração permanecem pendentes, se pode ser exigido uso pelo governo ou por terceiros, se uma licença ou transferência estrangeira precisa de aprovação e se os valores da comercialização devem ser compartilhados.

A pergunta internacional útil, portanto, não é simplesmente: “Esta jurisdição tem Bayh–Dole?” É: “Qual pacto de financiamento público rege este resultado, e o que esse pacto significa para titularidade, comercialização, licenciamento, transferência e tutela de direitos?”

← Voltar a todos os artigos