A doutrina dos equivalentes nos Estados Unidos e em jurisdições europeias selecionadas

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Resumo executivo: A proteção patentária nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha e no Tribunal Unificado de Patentes pode ultrapassar o sentido comum das reivindicações, mas os testes e limites aplicáveis variam conforme o foro. Este artigo organiza a comparação em torno de três questões: se a variante acusada é tecnicamente equivalente, se as escolhas do titular na redação ou na tramitação tornam essa cobertura juridicamente indisponível e se ampliar a proteção prejudicaria a clareza do escopo para terceiros ou abrangeria o estado da técnica. O direito norte-americano trata dessas preocupações por meio de prova específica para cada limitação e das doutrinas distintas de estoppel decorrente do histórico de tramitação, dedicação ao domínio público da matéria divulgada e não reivindicada e captura do estado da técnica. Os foros europeus examinados tratam de preocupações comparáveis por meio da interpretação das reivindicações, da observância estrita, da equivalência orientada pelas reivindicações e das análises em desenvolvimento do UPC sobre proteção justa e segurança jurídica. As decisões relacionadas ao pemetrexede ilustram como substituições técnicas semelhantes exigem análises jurídicas diferentes, conforme as reivindicações, os históricos de tramitação e a situação processual. Para a redação, a tramitação e os trabalhos de liberdade de operação, a principal lição é que a intercambialidade técnica, isoladamente, não determina o escopo: o advogado precisa relacionar a substituição controvertida ao registro da patente e às regras do foro competente.

Introdução

Um concorrente altera o sal utilizado em uma formulação farmacêutica, substitui uma tampa de peça única por um conjunto de duas peças ou opera logo fora de uma faixa numérica reivindicada. Cada alteração pode ficar fora do sentido comum de uma reivindicação de patente. Determinar se ela evita a infração exige uma análise adicional de equivalentes, e essa análise pode produzir respostas diferentes para patentes correspondentes em jurisdições distintas.

O direito norte-americano e os foros europeus aqui examinados reconhecem que uma proteção significativa às vezes alcança uma implementação fora do sentido comum da reivindicação. Também protegem a capacidade de terceiros de confiar no que o depositante efetivamente reivindicou. Os casos difíceis surgem onde esses interesses se encontram: uma alternativa desempenha a mesma função técnica, mas o depositante escolheu uma redação mais restrita, abandonou reivindicações relacionadas ou divulgou a alternativa sem reivindicá-la. Decisões norte-americanas recentes mostram como a tramitação e a divulgação podem decidir prontamente essas controvérsias antes de o tribunal chegar à equivalência técnica. Decisões europeias examinam muitas das mesmas preocupações por meio de estruturas doutrinárias diferentes.

Esta comparação se concentra nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha e no Tribunal Unificado de Patentes. O Reino Unido e a Alemanha ilustram abordagens nacionais consolidadas, enquanto o UPC constitui um foro judicial separado para patentes sob sua jurisdição. Identificar esse foro é um primeiro passo essencial. Uma patente europeia não está sujeita a um único teste judicial de equivalentes universalmente aplicável. Este artigo utiliza equivalentes como denominação comparativa, sem sugerir que esses tribunais apliquem uma única doutrina transnacional. Uma variante significa a característica acusada que se afasta do sentido comum da reivindicação.

Nas jurisdições examinadas, as controvérsias sobre equivalentes dependem de três análises que não devem ser confundidas: se a variante acusada é tecnicamente equivalente no nível da característica controvertida da reivindicação; se as escolhas do titular na redação, na divulgação ou na tramitação tornam essa cobertura juridicamente indisponível; e se ampliar a proteção prejudicaria a clareza razoável do escopo para terceiros ou abrangeria o estado da técnica. As denominações doutrinárias e o peso atribuído a essas análises variam conforme o foro. Mantê-las separadas explica por que uma prova convincente de intercambialidade técnica pode estabelecer infração em uma controvérsia e, ainda assim, não assegurar proteção em outra.

O regime dos Estados Unidos e a necessidade de prova específica

A doutrina norte-americana moderna se apoia em Graver Tank, Warner-Jenkinson e Festo. Em Graver Tank, a Suprema Corte reconheceu que uma substituição insubstancial poderia configurar infração apesar de ficar fora da redação da reivindicação. A equivalência depende da patente, do estado da técnica e das circunstâncias, inclusive de saber se técnicos no assunto teriam compreendido a intercambialidade das características reivindicada e substituta. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608–09 (1950).

Warner-Jenkinson situou firmemente a análise no nível das limitações individuais das reivindicações. A semelhança entre os produtos como um todo é insuficiente. Sob a regra de todos os elementos, cada limitação precisa ser satisfeita literalmente ou por um equivalente, e a doutrina não pode efetivamente eliminar uma limitação. Função, modo e resultado oferecem uma estrutura de análise; diferenças insubstanciais oferecem outra. A formulação apropriada depende da tecnologia e dos fatos. A equivalência é avaliada no momento da infração, o que pode tornar relevantes substitutos desenvolvidos posteriormente. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29, 37, 39–40 (1997).

Esses princípios distinguem a doutrina de um argumento de que o produto acusado incorpora a ideia geral da patente. Um sistema de sensores e um produto acusado podem, por exemplo, detectar postura insegura, mas obter e processar as medições pertinentes de maneiras materialmente diferentes. Uma tese persuasiva de equivalentes precisa identificar a substituição específica e explicar por que suas diferenças técnicas são insubstanciais no contexto da reivindicação.

O § 112(f) incorpora à infração literal uma análise distinta de equivalência legal. Uma estrutura acusada precisa desempenhar a função reivindicada idêntica e ser igual ou equivalente à estrutura correspondente divulgada no relatório descritivo. A doutrina geral dos equivalentes é uma análise separada de infração não literal, realizada após a interpretação das reivindicações. 35 U.S.C. § 112(f); Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 27–28; Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1266–67 (Fed. Cir. 1999).

Decisões recentes do Federal Circuit conferem força considerável a essa exigência probatória. Na decisão VLSI de 2023, o tribunal reverteu uma conclusão de infração baseada em equivalentes porque a prova do titular não relacionava adequadamente a configuração reivindicada à configuração acusada. O depoimento particularizado e a argumentação de conexão exigidos não podiam ser substituídos por uma afirmação genérica de semelhança. VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 87 F.4th 1332, 1342–45 (Fed. Cir. 2023).

NexStep reforçou esse ponto. O tribunal confirmou um julgamento como questão de direito que afastou um veredito do júri sobre equivalentes, pois a prova identificava e explicava inadequadamente o equivalente acusado de uma limitação de ação única. NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, 119 F.4th 1355, 1370–71, 1373 (Fed. Cir. 2024). A maioria rejeitou uma flexibilização categórica da exigência probatória apenas porque a tecnologia era fácil de compreender. A prova precisa fornecer a comparação efetiva, em vez de apenas repetir a formulação função–modo–resultado. NexStep, No. 2022-1815, slip op. at 35–38.

O inverso também é importante. Os tribunais não podem afastar a equivalência simplesmente classificando as características reivindicada e acusada como opostas. Em Edgewell, o Federal Circuit rejeitou um tratamento binário de uma estrutura de componente único e outra de múltiplos componentes. A questão era se a prova permitiria a um júri razoável considerar insubstanciais as diferenças técnicas pertinentes. A eliminação de uma limitação, ou vitiation, descreve a insuficiência jurídica de uma tese específica; não transforma toda diferença literal em uma defesa automática. Edgewell Pers. Care Brands, LLC v. Munchkin, Inc., 998 F.3d 917, 923–25 (Fed. Cir. 2021).

A interpretação das reivindicações deve, portanto, preceder a análise de equivalentes. Em um recurso VLSI separado, de 2026, o Federal Circuit reverteu um julgamento sumário que rejeitara uma tese de equivalentes para determinadas reivindicações de aparelho. O tribunal distrital havia introduzido uma restrição de ordem de operações por meio de renúncia durante a tramitação, embora as declarações do histórico não impusessem essa restrição a essas reivindicações de forma clara e inequívoca. A decisão restabeleceu a tese para continuidade do processo; não estabeleceu infração. Também ilustra a necessidade de distinguir a renúncia durante a tramitação, que orienta o significado das reivindicações, do estoppel decorrente do histórico de tramitação, que pode impedir uma tese de equivalentes de outro modo disponível. VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., No. 2024-1772, slip op. at 9–12 (Fed. Cir. Apr. 14, 2026).

Como a tramitação, a divulgação e o estado da técnica limitam os equivalentes nos Estados Unidos

A equivalência técnica não supera todas as consequências da obtenção de uma patente. Sob Festo, uma alteração restritiva feita por motivo relacionado à patenteabilidade presume a renúncia ao território entre as limitações original e alterada. O titular pode afastar a presunção para o equivalente específico demonstrando imprevisibilidade, uma relação apenas tangencial com a razão da alteração ou outro motivo pelo qual o substituto não poderia ter sido razoavelmente descrito. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). Para a tangencialidade, a razão objetiva da alteração precisa ser identificável no histórico de tramitação. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1369–70 (Fed. Cir. 2003) (en banc).

A decisão Actelion, de 2026, ilustra uma alteração restritiva que impediu o equivalente invocado. O depositante restringiu uma limitação de pH da solução a granel de superior a 12 para 13 ou mais após o examinador vincular a patenteabilidade a resultados inesperados no limiar mais alto. O tribunal rejeitou o argumento de que a alteração era apenas tangencial a um equivalente com pH mais baixo. A alegada semelhança no desempenho químico não alterou o motivo objetivo da restrição. Actelion Pharms. Ltd. v. Mylan Pharms. Inc., No. 2024-1641, slip op. at 15–17 (Fed. Cir. May 13, 2026). O advogado deve perguntar se o substituto reintroduz a distinção determinante para a patenteabilidade.

O estoppel também pode surgir sem uma alteração da reivindicação invocada. Em Amgen v. Coherus, os argumentos durante a tramitação renunciaram clara e inequivocamente a combinações de sais não reivindicadas. Portanto, declarações que distinguem o estado da técnica merecem a mesma atenção que as alterações marcadas nas reivindicações. Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–61 (Fed. Cir. 2019).

Colibri mostra que o cancelamento de outra reivindicação pode gerar estoppel quando as reivindicações cancelada e mantida estão estreitamente relacionadas e a própria tese de equivalência do titular fornece a ligação substantiva. O depositante cancelou uma reivindicação de retração após uma rejeição por falta de descrição escrita, enquanto manteve uma reivindicação de empurramento. Dada a relação entre essas reivindicações e o equivalente invocado, o Federal Circuit considerou a tese impedida. Portanto, uma reivindicação invocada que não tenha sido alterada não escapa necessariamente ao estoppel baseado em alteração. Colibri Heart Valve LLC v. Medtronic CoreValve, LLC, 143 F.4th 1367, 1379, 1381 (Fed. Cir. 2025).

A divulgação cria outra limitação independente. Sob a doutrina de dedicação ao domínio público da matéria divulgada e não reivindicada, um depositante pode não conseguir recuperar por equivalentes uma alternativa que a patente identifica suficientemente, mas deixa sem reivindicar. Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (en banc). Eagle Pharmaceuticals aplicou essa regra quando o relatório descritivo divulgava etanol como alternativa ao propilenoglicol reivindicado. A alternativa não precisava constar de uma realização idêntica em todos os demais aspectos à realização reivindicada. Eagle Pharms. Inc. v. Slayback Pharma LLC, 958 F.3d 1171, 1175–77 (Fed. Cir. 2020).

Actelion aplicou a doutrina de dedicação independentemente do estoppel. O relatório descritivo divulgava faixas de pH mais amplas e sobrepostas que incluíam valores inferiores não reivindicados. O tribunal rejeitou a sugestão de que a dedicação exige alternativas mutuamente excludentes. A sobreposição não impede que um leitor técnico identifique matéria divulgada fora das reivindicações concedidas. O estoppel e a dedicação afastaram a tese de maneira independente; superar apenas um desses fundamentos não a teria preservado. Actelion, No. 2024-1641, slip op. at 17–18.

Por fim, a doutrina não pode capturar o estado da técnica. A abordagem de reivindicação hipotética tem seu fundamento em Wilson Sporting Goods. Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 683–85 (Fed. Cir. 1990). Jang v. Boston Scientific ilustra a importância dessa restrição separada mesmo após um júri reconhecer equivalência. Em uma análise de reivindicação hipotética, o titular precisa demonstrar que uma reivindicação adequadamente formulada e ampla o suficiente para abranger a implementação acusada seria patenteável em relação ao estado da técnica; o tribunal não precisa formular essa reivindicação para o titular. Jang v. Bos. Sci. Corp., 872 F.3d 1275, 1285–90 (Fed. Cir. 2017).

Essas doutrinas respondem a perguntas diferentes. O estoppel trata da renúncia durante a tramitação. A dedicação trata de uma alternativa identificável deixada sem reivindicar. A captura do estado da técnica trata do direito de terceiros de praticá-lo. Uma análise sólida aborda cada questão separadamente, em vez de tratar a semelhança técnica como conclusão definitiva.

O regime europeu e a importância do foro

O Artigo 69 da Convenção sobre a Patente Europeia determina a extensão da proteção por referência às reivindicações, interpretadas com o auxílio da descrição e dos desenhos. Seu Protocolo rejeita tanto o literalismo estrito quanto uma abordagem que trate as reivindicações como mero guia para tudo o que o titular teria concebido. O Artigo 2 exige expressamente a consideração de elementos equivalentes. Convention on the Grant of European Patents art. 69, Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, as revised Nov. 29, 2000 [hereinafter EPC]. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2, Oct. 5, 1973, as revised Nov. 29, 2000.

Esse fundamento comum não fornece uma fórmula de infração detalhada e uniforme. As funções de exame e oposição do EPO precisam ser distinguidas do julgamento de infração. O Artigo 64(3) remete a infração à legislação nacional, enquanto o Acordo do UPC estabelece a competência do tribunal e as fontes de direito aplicáveis às patentes sob sua jurisdição. O acordo também preserva opções específicas perante tribunais nacionais durante o período transitório. EPC art. 64(3). Agreement on a Unified Patent Court arts. 3, 24, 32, 83, Feb. 19, 2013, 2013 O.J. (C 175) 1.

Para uma família multinacional de patentes, a tarefa resultante é identificar a patente efetiva, as reivindicações concedidas, o território e o tribunal antes de aplicar um teste de equivalentes. Um argumento aceito em um procedimento nacional pode ser informativo em outro lugar, mas sua relevância depende da abordagem do outro foro e do registro que ele examina. Uma terminologia comum pode ocultar diferenças no conhecimento atribuído ao técnico no assunto e no peso que o tribunal confere às escolhas do depositante.

A abordagem do Reino Unido após Actavis

Actavis v. Eli Lilly separou a interpretação normal da infração por variante imaterial. Suas três perguntas dizem respeito à obtenção de substancialmente o mesmo resultado de substancialmente a mesma maneira; a saber se seria óbvio ao leitor técnico informado que a variante alcança o resultado de substancialmente a mesma maneira; e a saber se a observância estrita era essencial. As respostas precisam ser sim, sim e não. Actavis UK Ltd. v. Eli Lilly & Co., [2017] UKSC 48, [54]–[56], [66] (appeal taken from Eng.).

Icescape aplicou essa abordagem a um sistema de pista de gelo dobrável. Conexões paralelas funcionavam de forma equivalente às conexões em série reivindicadas, e a exclusão de outra reivindicação não renunciara inequivocamente a essa cobertura. A patente, contudo, permaneceu inválida porque a perda de prioridade a expôs aos usos anteriores intervenientes da Ice-World. Icescape Ltd. v. Ice-World International BV, [2018] EWCA Civ 2219, [3]–[4], [43]–[44], [70]–[80], [90] (Eng.).

O contraste com Colibri é esclarecedor, sem implicar que os tribunais decidiram fatos idênticos de maneira diferente. Ambos os casos exigiram atenção a reivindicações canceladas. Seu tratamento dependeu de históricos de tramitação diferentes e de regras jurídicas diferentes. O profissional deve, portanto, investigar a substância de um cancelamento antes de transferir uma avaliação de uma jurisdição para outra.

O histórico de tramitação tem papel limitado. Icescape aplicou a abordagem de utilização excepcional estabelecida em Actavis: os autos podem resolver inequivocamente uma incerteza real ou demonstrar que desconsiderá-los contrariaria o interesse público. O recurso rotineiro à correspondência da tramitação é inadequado. Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [77]–[80].

A Alemanha e a relação entre o substituto e a reivindicação

A análise alemã de equivalentes pergunta se o meio modificado alcança o mesmo efeito pertinente, se o técnico no assunto consegue identificá-lo usando conhecimento especializado e se o raciocínio permanece suficientemente orientado ao ensinamento técnico das reivindicações para considerar o substituto equivalente. O terceiro requisito restringe uma análise baseada apenas em um objetivo técnico compartilhado. Limitações numéricas não são categoricamente imunes a equivalentes, mas a análise precisa preservar o significado técnico do limite especificado. O desempenho global equivalente não responde, por si só, a essa questão. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice], Mar. 12, 2002, X ZR 168/00, 150 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 149, 154–59 (Ger.) (Schneidmesser I) (German-language decision reproduced in WIPO Lex).

A defesa alemã de Formstein oferece outro limite: a proteção por equivalentes não pode abranger uma realização acusada que seria não patenteável diante do estado da técnica. Essa defesa permite uma comparação útil com a captura do estado da técnica nos Estados Unidos, embora os contextos processuais sejam diferentes. BGH, Apr. 29, 1986, X ZR 28/85, 98 BGHZ 12 (Ger.) (Formstein) (German-language headnote reproduced in WIPO Lex).

Para o advogado que avalia uma substituição, a abordagem alemã direciona a atenção a como o técnico no assunto chegaria à alternativa a partir do ensinamento reivindicado. Uma prova técnica de que uma substituição desempenha a mesma função ampla pode deixar essa parte da análise sem resposta. O relatório descritivo deve, portanto, explicar as relações pertinentes entre realizações, em vez de apenas listar componentes intercambiáveis.

Pemetrexede como comparação transatlântica controlada

O litígio sobre pemetrexede oferece uma comparação concreta de equivalência técnica, escolhas do depositante e clareza do escopo para terceiros. As controvérsias diziam respeito à proteção relacionada à administração de pemetrexede com suplementação vitamínica. A comparação é controlada por acompanhar uma invenção e um problema de substituição comuns. Não pressupõe formas de reivindicação, produtos acusados, históricos de tramitação ou resultados processuais idênticos.

Nos Estados Unidos, a reivindicação representativa 12 da Patente nº 7,772,209 exigia a administração de pemetrexede dissódico após uma suplementação vitamínica especificada. Hospira e Dr. Reddy’s propuseram pemetrexede ditrometamina. Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1325, 1327 (Fed. Cir. 2019). O relatório descritivo fazia referência a uma patente que descrevia um gênero mais amplo de antifolatos, mas não identificava suficientemente o tratamento controvertido com ditrometamina para dedicá-lo ao domínio público. Hospira, 933 F.3d at 1334–35. A alteração do pedido anterior de antifolato para pemetrexede dissódico distinguiu o estado da técnica relativo ao metotrexato. O Federal Circuit tratou a diferença de sal como tangencial a esse motivo. Id. at 1331–34. Confirmou a equivalência com base na administração do mesmo ânion ativo por via intravenosa aquosa. Id. at 1335–36. O tribunal confirmou ambos os julgamentos de equivalentes, ao mesmo tempo em que reverteu a decisão de infração literal contra a Hospira. Id. at 1336.

Os procedimentos britânico e alemão tratavam da reivindicação 1 da Patente Europeia nº 1 313 508, uma reivindicação de tipo suíço dirigida ao uso de pemetrexede dissódico para fabricar um medicamento destinado à terapia combinada inibidora de tumores com vitamina B12 ou derivados especificados. BGH, June 14, 2016, X ZR 29/15, 211 BGHZ 1, ¶ 1 (Ger.) (Pemetrexed I) (German-language decision reproduced in WIPO Lex). A tramitação europeia restringiu antifolatos a pemetrexede após objeções de suficiência e clareza e, em seguida, a dissódico após uma objeção de acréscimo de matéria. Essa sequência não excluiu as variantes no Reino Unido. Actavis, [2017] UKSC 48, [76]–[80], [89].

Actavis tratava de pemetrexede diácido, ditrometamina e dipotássico. Cada um administrava o ânion pemetrexede com vitamina B12, e a forma dissódica não era essencial. As variantes infringiam a patente, embora estivessem fora da interpretação normal da reivindicação. Actavis, [2017] UKSC 48, [8], [58], [68]–[75], [89], [113].

Na Alemanha, Pemetrexed I tratou da forma dipotássica. A descrição identificava a forma dissódica como a realização concreta dentro de uma divulgação mais ampla de antifolatos. O BGH distinguiu selecionar uma entre várias alternativas expressamente divulgadas de reivindicar uma espécie dentro de um gênero: a segunda situação não divulga nem exclui necessariamente todos os demais membros. Também distinguiu restrições para evitar o estado da técnica de alterações destinadas a atender a requisitos formais de divulgação. Declarações da tramitação poderiam apoiar a compreensão do técnico no assunto sem necessariamente determiná-la por si sós. O tribunal reverteu a decisão e devolveu o caso porque a igualdade de efeito e a possibilidade de identificar o substituto ainda exigiam avaliação dos fatos; não decidiu definitivamente a infração por equivalentes. Pemetrexed I, ¶¶ 3, 39–40, 55–72, 89–91.

A perspectiva temporal também exige cuidado. A equivalência técnica nos Estados Unidos é avaliada no momento da infração, enquanto a imprevisibilidade como forma de afastar o estoppel baseado em alteração é avaliada no momento em que a alteração ocorreu. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 37. Festo, 344 F.3d at 1369–70. Hospira se apoiou na tangencialidade, de modo que a imprevisibilidade não foi a exceção determinante. Hospira, 933 F.3d at 1330–31. Sob a segunda pergunta de Actavis, o leitor situado na data de prioridade é informado de que a variante alcança substancialmente o mesmo resultado. Portanto, um desenvolvimento posterior não encerra, por si só, a análise. Actavis, [2017] UKSC 48, [62]–[66]. Jurisprudência recente do Tribunal Regional Superior de Düsseldorf situa a possibilidade de identificação no conhecimento do técnico no assunto na data de prioridade; essa proposição não deve ser convertida em exclusão geral de toda implementação desenvolvida posteriormente. Oberlandesgericht Düsseldorf [OLG] [Higher Regional Court], Sept. 12, 2025, 2 U 60/25, ¶¶ 120, 132, 135 (Ger.).

Os casos mostram por que a química, isoladamente, não pode decidir o escopo. A análise norte-americana exigiu uma resposta separada à renúncia presumida causada pela alteração. Os registros europeus exigiram atenção à importância de mencionar dissódico em reivindicações apoiadas por uma divulgação técnica mais ampla. Os diferentes resultados processuais também importam: a devolução de um processo pelo tribunal de recurso não estabelece a mesma proposição que um julgamento de infração confirmado. Para o trabalho comparativo, a pergunta útil é qual aspecto do registro local conecta a intercambialidade técnica à proteção juridicamente disponível.

Equivalentes perante o Tribunal Unificado de Patentes

As decisões do UPC ilustram uma abordagem em desenvolvimento sob o Artigo 69 e seu Protocolo. Em Plant-e, a Divisão Local de Haia adotou quatro análises cumulativas: equivalência técnica, proteção justa para o titular, segurança razoável para terceiros e se a realização acusada resiste à impugnação pertinente baseada no estado da técnica. A análise de proteção justa incluía saber se o técnico no assunto compreenderia a aplicação do substituto no momento da infração. O tribunal reconheceu equivalência apesar da separação entre as raízes das plantas e o compartimento do ânodo na configuração acusada. Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, ¶¶ 86–88, 97–101 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Nov. 22, 2024).

Duas decisões de 2026 aplicaram a mesma estrutura com resultados diferentes. Em AIM Sport, a Divisão Local de Helsinque observou que ambas as partes se apoiavam na abordagem de Plant-e e destacou que suas condições são cumulativas. Rejeitou a equivalência porque o método acusado não desempenhava a função técnica da característica controvertida. AIM Sport Development AG v. TGI Sport Suomi Oy, UPC_CFI_214/2023 & UPC_CFI_403/2025, ¶¶ 170–82 (Unified Pat. Ct., Helsinki Loc. Div. Apr. 29, 2026).

Em Wonderland, a Divisão Local de Düsseldorf também exigiu uma explicação específica das características substituídas. Demonstrar que ambos os mecanismos de carrinho de bebê alcançavam uma conexão estável era insuficiente. O titular também não demonstrou que o rearranjo extenso seria evidente ao técnico no assunto ou compatível com a segurança de terceiros. O tribunal rejeitou a infração por equivalentes. Wonderland Nurserygoods Co. v. Cybex GmbH, UPC_CFI_807/2024 & UPC_CFI_334/2025, ¶¶ 238–40, 251–55, 263–71 (Unified Pat. Ct., Düsseldorf Loc. Div. May 27, 2026).

A posição institucional dessas decisões importa. Wonderland registrou que o Tribunal de Apelação ainda não havia formulado os critérios em 27 de maio de 2026 e explicou que um teste diferente não teria alterado o resultado diante das alegações apresentadas. Id. ¶¶ 236, 240. As autoridades publicadas examinadas até 16 de setembro de 2026 não revelam uma decisão do Tribunal de Apelação adotando um teste uniforme de infração por equivalência. A estrutura aqui discutida continua sendo uma construção de primeira instância.

Jurisprudência relacionada do UPC também esclarece como a tramitação e a divulgação influenciam o escopo das reivindicações, sem estabelecer doutrinas gerais de estoppel de equivalentes ou dedicação da matéria divulgada. Em Belkin, o Tribunal de Apelação reconheceu que declarações do depositante durante a tramitação podem indicar a compreensão do técnico no assunto no momento do depósito. Considerou as alterações e explicações, mas rejeitou a interpretação mais restrita da ré. Belkin GmbH v. Koninklijke Philips N.V., UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025 & UPC_CoA_683/2024, ¶¶ 67–70 (UPC Ct. App. Oct. 3, 2025).

A divulgação também exige atenção ao contexto. Em Washtower, a reivindicação exigia expressamente uma tira metálica em L, enquanto a tira de retenção acusada era plástica. Aplicando a estrutura de Plant-e na fase de medidas provisórias, a divisão local considerou a infração por equivalência mais provável do que não. Ao tratar da segurança razoável de terceiros, entendeu que a discussão separada, no relatório descritivo, do plástico como material alternativo da placa de cobertura não estabelecia por que o próprio elemento de retenção precisava continuar metálico. Esse raciocínio não cria uma regra categórica de dedicação da matéria divulgada no UPC. Washtower IP B.V. v. Industriebeteiligungs- und Beratungs-GmbH, UPC_CFI_479/2025, ¶¶ 8.1.21–8.1.32 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Sept. 11, 2025).

Para a comparação transatlântica, a análise específica de cada característica é especialmente esclarecedora. Um resultado comercial amplamente semelhante não estabeleceu equivalência técnica em AIM Sport ou Wonderland. Essa ênfase cria uma conexão prática com a decisão VLSI de 2023 e com NexStep: a parte que alega infração precisa explicar a substituição controvertida, em vez de se apoiar em uma descrição da finalidade global do produto acusado. As formulações doutrinárias dos tribunais permanecem distintas.

Quadro comparativo

Distinções selecionadas em 16 de setembro de 2026. Leia em conjunto com as ressalvas e as autoridades completas no texto.

A comparação revela diferenças na estrutura doutrinária que uma simples classificação do grau de proteção não captaria. O direito norte-americano geralmente trata o estoppel decorrente do histórico de tramitação, a dedicação da matéria divulgada e a vedação à captura do estado da técnica como restrições distintas sobrepostas a uma análise técnica específica de cada limitação. O Reino Unido, a Alemanha e o UPC distribuem preocupações comparáveis com a clareza do escopo para terceiros entre a interpretação normal, questões de observância estrita ou equivalência orientada pelas reivindicações, defesas separadas baseadas no estado da técnica e análises de proteção justa ou segurança jurídica. Assim, os foros tratam de questões de política jurídica relacionadas em etapas diferentes da análise.

Aplicação da comparação à redação e às decisões de desenvolvimento de alternativas

Considere primeiro uma substituição mecânica. Uma patente reivindica uma tampa de peça única, enquanto o produto acusado utiliza duas peças que cooperam entre si. Nos Estados Unidos, Edgewell impede que as palavras um e dois resolvam automaticamente a questão, mas NexStep exige uma explicação concreta do substituto acusado e de seu funcionamento. A análise britânica depende das perguntas de Actavis. Na Alemanha, o substituto proposto precisa permanecer conectado ao ensinamento técnico das reivindicações. Perante o UPC, a estrutura de primeira instância em desenvolvimento também exige proteção justa, segurança jurídica e cumprimento de sua condição relativa ao estado da técnica. O mesmo relatório de engenharia pode auxiliar cada análise, mas precisará responder a perguntas jurídicas diferentes.

Uma substituição numérica apresenta um conjunto diferente de riscos. Suponha que um concorrente opere abaixo de um limiar concedido que o depositante introduziu para distinguir o estado da técnica. Antes de encomendar uma extensa comparação de desempenho, o advogado norte-americano deve examinar a razão objetiva da alteração, como ilustra Actelion, e verificar separadamente se o relatório descritivo identifica a faixa não reivindicada. O advogado que aplica o regime britânico, alemão ou do UPC pertinente deve avaliar o que o limiar comunica segundo a abordagem desse foro para interpretação das reivindicações e equivalentes. Chamar a diferença numérica de pequena diz pouco sobre se o depositante tornou esse limite juridicamente significativo.

Uma substituição química pode suscitar todas essas questões ao mesmo tempo. O litígio sobre pemetrexede demonstra o valor de identificar precisamente o que mudou e por que a patente selecionou o composto recitado. A diferença controvertida pode dizer respeito a uma forma salina incidental, a uma propriedade farmacologicamente significativa ou a matéria excluída durante a tramitação. Um parecer sobre equivalentes deve relacionar a química a essas questões específicas, em vez de presumir que uma porção ativa comum estabelece infração.

Na redação, o primeiro objetivo continua sendo uma linguagem de reivindicação com suporte que abranja diretamente implementações comercialmente relevantes. Reivindicações genéricas, alternativas com suporte e reivindicações dependentes mais restritas podem reduzir a dependência de litígios posteriores sobre equivalentes. O relatório descritivo deve explicar por que as alternativas alcançam o efeito técnico pertinente e identificar diferenças que possam importar. Nos Estados Unidos, identificar expressamente alternativas sem reivindicá-las também pode criar risco de dedicação da matéria divulgada. A redação deve dar suporte a uma amplitude relevante sem presumir que todo substituto divulgado poderá ser recuperado posteriormente por equivalentes. Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

As decisões de divulgação e de reivindicação devem ser revistas em conjunto à medida que a tramitação avança. Uma alternativa incluída para dar suporte a alterações futuras pode se tornar comercialmente importante após a restrição das reivindicações iniciais. O advogado deve considerar se reivindicações adicionais, uma continuação norte-americana ou um depósito divisional disponível podem buscar essa matéria dentro dos limites aplicáveis de divulgação e procedimento. Não se deve presumir que os equivalentes recuperem tudo o que uma reivindicação restringida omite.

As explicações apresentadas durante a tramitação devem identificar com precisão o motivo de cada alteração e evitar declarações desnecessárias sobre a invenção como um todo. Uma posição defendida para uma reivindicação não deve caracterizar inadvertidamente todas as reivindicações independentes como sujeitas à mesma restrição. Reivindicações canceladas também devem integrar a revisão. Uma cópia limpa das reivindicações concedidas não revelará a questão que foi decisiva em Colibri.

Conclusão

Nos trabalhos de liberdade de operação, a análise deve seguir as três questões apresentadas aqui: identificar a substituição técnica no nível da característica; determinar se a redação, a divulgação ou a tramitação tornam a cobertura proposta juridicamente indisponível; e testar o escopo resultante diante das restrições de clareza para terceiros e de estado da técnica. Patentes correspondentes merecem análise individual porque sua redação e seus históricos de tramitação podem diferir. A avaliação final deve explicar quais fatos técnicos e eventos da tramitação fundamentam a conclusão e quais alterações do produto exigiriam sua revisão.

Portanto, a importância prática da doutrina começa antes do litígio. Depositantes podem preservar opções úteis por meio de redação com suporte e tramitação cuidadosa. Concorrentes podem tomar decisões de projeto mais confiáveis ao examinar o registro por trás da redação das reivindicações. Nas jurisdições aqui consideradas, a tarefa profissional central é explicar tanto por que o substituto é tecnicamente significativo quanto o efeito jurídico que a redação e o histórico de tramitação da patente conferem a essa importância.

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