Resumo executivo: A ferramenta Citation List/eIDS BETA do USPTO pode simplificar a preparação da declaração de divulgação de informações (information disclosure statement, IDS) ao reunir citações de famílias internacionais de patentes, permitir seleções personalizadas de referências e gerar PDFs editáveis de IDS. Seu uso eficaz exige conciliar essas referências com os autos do pedido norte-americano, verificar os dados das citações, obter os documentos de apoio e materiais em inglês exigidos e avaliar as declarações e taxas aplicáveis em função do momento da apresentação, antes do protocolo pelo Patent Center. As regras sobre taxas por quantidade de itens na IDS tornam o acompanhamento preciso especialmente importante, pois listagens duplicadas geralmente contam para os limites cumulativos, e apresentações nos termos de 37 C.F.R. § 1.97 exigem uma declaração sobre essa taxa mesmo quando nenhum pagamento é devido. Incorporar a ferramenta a um fluxo de tramitação com revisão por advogado e confirmação da consideração pelo examinador pode reduzir tarefas administrativas repetitivas, limitar erros de transcrição e ajudar a evitar taxas desnecessárias, ao mesmo tempo que favorece o cumprimento do dever de divulgação.
Introdução
A ferramenta Citation List/eIDS BETA do USPTO pode reduzir o trabalho de reunir citações de referências e preparar uma declaração de divulgação de informações (IDS). Sua funcionalidade documentada permite aos usuários gerar um PDF editável de IDS a partir dos dados das citações. O formulário resultante ainda exige revisão, preenchimento e apresentação de acordo com as regras de divulgação aplicáveis. Para escritórios que administram famílias internacionais de patentes, a oportunidade prática é reduzir a digitação repetida de citações, mantendo um registro confiável do que foi apresentado e considerado em cada pedido norte-americano. Ver Nelson Yang, U.S. Pat. & Trademark Off., Global Dossier 2024, slide 18 (2024), https://www.japio.or.jp/english/fair/files/2024/2024e04.pdf [doravante Global Dossier 2024]; 37 C.F.R. §§ 1.97–1.98 (2026).
I O desafio da divulgação em famílias internacionais de patentes
Considere uma família de patentes com pedidos pendentes nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Coreia e na China. Um relatório de busca estrangeiro identifica diversas publicações de patentes; um relatório de exame posterior acrescenta um artigo de periódico; outro instituto cita uma publicação já divulgada nos Estados Unidos. Antes de preparar a próxima IDS norte-americana, o advogado precisa identificar as informações adicionais, conferir os autos norte-americanos, obter as cópias exigidas e determinar os requisitos aplicáveis à apresentação. O desafio envolve tanto reunir informações quanto manter claro seu histórico processual.
O dever de divulgação fornece a razão jurídica para esse trabalho. As pessoas relacionadas ao depósito e à tramitação devem divulgar as informações de que tenham conhecimento e que sejam relevantes para a patenteabilidade. A relevância nos termos da regra depende do conteúdo das informações e de sua relação com as reivindicações pendentes e as posições adotadas perante o Instituto. O MPEP trata especificamente de informações relevantes surgidas em pedidos estrangeiros relacionados. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(c) (2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2001.06(a) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [doravante MPEP].
II O que a Citation List e o eIDS BETA oferecem
A Citation List faz parte do Global Dossier, serviço do USPTO que fornece acesso às informações disponíveis sobre famílias de pedidos e sua tramitação nos institutos de patentes participantes. O serviço inclui os institutos IP5 e informações de outros institutos por meio do WIPO CASE. Esse acesso compartilhado ajuda os profissionais a revisar a tramitação de pedidos relacionados sem reconstruir separadamente o histórico de cada processo. Ver U.S. Pat. & Trademark Off., Global Dossier, https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/global-dossier-initiative (último acesso em 5 de novembro de 2026); MPEP § 1730.
O USPTO anunciou a versão beta da lista de citações em 18 de setembro de 2017, descrevendo uma visualização única das referências citadas em pedidos relacionados que compartilham uma reivindicação de prioridade comum. Seus materiais de treinamento de 2024 demonstram a capacidade adicional de gerar formulários editáveis de IDS. A versão beta, portanto, tem um histórico documentado muito anterior às regras atuais sobre taxas por quantidade de itens na IDS. Ver U.S. Pat. & Trademark Off., Global Dossier—Citation List Now Available (Sept. 18, 2017), https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/1b7c640; Global Dossier 2024, slides 18–24.
A distinção entre preparação e protocolo é importante. A exportação pelo Global Dossier produz um documento que ainda precisa ser trabalhado. A apresentação eletrônica de uma IDS pelo Patent Center é um procedimento de protocolo separado. O advogado precisa completar a apresentação e cumprir os requisitos aplicáveis de conteúdo, prazo, assinatura e taxas. Ver MPEP § 609.07; 37 C.F.R. §§ 1.4(d), 1.33(b), 1.97–1.98 (2026).
III Da família de patentes à IDS editável
O processo documentado começa com a localização de um pedido publicado, a revisão de sua família e a abertura da lista de citações. Os usuários podem identificar os pedidos que citam uma referência. Para a exportação, o USPTO descreve três opções: citações da família simples de patentes; citações filtradas por institutos selecionados; ou uma coleção personalizada de eIDS. A coleção pode armazenar temporariamente citações selecionadas de várias famílias de patentes. O usuário pode então gerar e baixar um PDF editável. Ver Global Dossier 2024, slides 13–24.
Essa flexibilidade permite diversas tarefas de preparação. Um profissional que trabalha com um relatório estrangeiro recente pode usar uma seleção específica, enquanto um profissional que revisa um portfólio maior pode reunir uma lista de trabalho mais ampla. Em ambos os casos, a seleção é um ponto de partida para a revisão. Antes do protocolo, ela precisa ser conciliada com os documentos de origem e os autos do pedido norte-americano específico.
Uma revisão útil identifica a origem de cada referência, verifica suas informações bibliográficas e registra se o item foi anteriormente apresentado e considerado. Remover uma listagem duplicada exige confirmar que se trata do mesmo documento e que o tratamento anterior foi adequado. Um número de publicação, código de tipo de documento ou versão de documento diferente pode justificar uma avaliação separada. As informações de identificação exigidas variam conforme o tipo de documento. Ver 37 C.F.R. § 1.98(b)(1)–(5) (2026).
IV Revisão do registro de divulgação e dos documentos de apoio
O fato de uma citação aparecer no Global Dossier não comprova, por si só, sua consideração no pedido norte-americano pendente. A Regra 1.56(a) vincula o cumprimento do dever de divulgação às informações relevantes citadas pelo Instituto ou apresentadas na forma prescrita. O advogado também precisa avaliar informações relevantes que não constam da lista exportada de patentes, incluindo comunicações estrangeiras pertinentes e literatura não patentária. Ver 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.06(a).
Os documentos de apoio continuam sendo importantes. A seção 1.98 geralmente exige cópias legíveis de documentos de patentes estrangeiros, publicações não patentárias e outras informações listadas, ressalvadas as exceções aplicáveis. Cópias de patentes norte-americanas e de pedidos norte-americanos publicados normalmente são desnecessárias, salvo se exigidas pelo Instituto. A disposição que permite omitir determinadas cópias com base em um pedido anterior que atenda aos requisitos tem condições próprias; a disponibilidade em outro pedido da família, por si só, é insuficiente. 37 C.F.R. § 1.98(a)(2), (c)–(d).
Para informações que não estejam em inglês, a apresentação geralmente exige uma explicação concisa de sua relevância e qualquer tradução escrita para o inglês que atenda aos requisitos e esteja disponível a uma pessoa abrangida pela regra. Uma tradução completa para o inglês pode satisfazer o requisito de explicação. Uma versão em inglês de um relatório de busca estrangeiro que identifique a relevância também pode ser suficiente em circunstâncias apropriadas. Simplesmente localizar um membro da família em inglês não resolve todas as questões de tradução ou divulgação. Ver 37 C.F.R. § 1.98(a)(3); MPEP § 609.04(a), subseção III.
As regras existentes sobre referências consideradas em um pedido originário ou citadas em um relatório de busca internacional do PCT também podem afetar os requisitos de uma apresentação específica. Essas disposições merecem atenção antes de se reapresentarem mecanicamente as citações de uma família inteira. Ver MPEP §§ 609.02–609.03.
V Aplicação das regras de prazo
A fase de tramitação em que ocorre a apresentação determina se é necessária uma declaração relativa ao prazo, uma taxa em função do momento da apresentação ou uma medida processual adicional. Nos termos de § 1.97(b), apresentações iniciais que atendam aos requisitos — incluindo uma IDS apresentada dentro de três meses do depósito de um pedido nacional ou antes da primeira comunicação sobre o mérito — não exigem nem a declaração relativa ao prazo nem essa taxa. Após esse período, § 1.97(c) geralmente exige a declaração ou a taxa antes de uma comunicação final, do deferimento ou de outra medida que encerre a tramitação. Na fase posterior regida por § 1.97(d), ambas são exigidas, e a apresentação deve ocorrer até a data do pagamento da taxa de concessão, inclusive. As taxas aplicáveis por quantidade de itens continuam sendo separadas. 37 C.F.R. § 1.97(a)–(d).
A certificação também precisa de revisão independente. A seção 1.97(e)(1) trata de informações citadas pela primeira vez em uma comunicação de instituto estrangeiro que atenda aos requisitos, nos três meses anteriores. A seção 1.97(e)(2) trata de informações não citadas em tal comunicação e exige uma investigação razoável sobre quando as pessoas abrangidas tomaram conhecimento delas. Uma lista baixada recentemente não comprova nenhum desses pressupostos. 37 C.F.R. § 1.97(e).
Para a declaração referente à comunicação estrangeira, o MPEP conta o período a partir da data da comunicação, utilizando a data de envio se houver duas datas. O recebimento ou a obtenção posterior não reinicia esse período. Para esse fim, o MPEP também distingue um pedido PCT que designa os Estados Unidos de um pedido estrangeiro correspondente. A salvaguarda da IDS contra determinadas reduções do ajuste do prazo de vigência da patente exige uma declaração separada nos termos de § 1.704(d). Ver MPEP § 609.04(b), subseção V; 37 C.F.R. § 1.704(d) (2026).
VI Consideração das taxas por quantidade de itens e dos formulários atuais
As regras sobre taxas por quantidade de itens tornam financeiramente significativa a conciliação precisa das referências. Para apresentações de IDS nos termos de § 1.97 protocoladas em ou após 19 de janeiro de 2025, o depositante deve fornecer uma declaração escrita clara de que a taxa aplicável por quantidade de itens acompanha a apresentação ou de que nenhuma taxa dessa natureza é exigida. Essa declaração é obrigatória mesmo para uma IDS pequena que não gere tal taxa. Ver 37 C.F.R. § 1.98(a)(4); U.S. Pat. & Trademark Off., Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion, questões 2–3, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/quick-reference-guide-to-the-information-disclosure-statement-ids.pdf (último acesso em 5 de novembro de 2026) [doravante IDS Size Fee Guide].
A tabela atual de taxas por quantidade de itens se aplica quando uma apresentação faz a contagem cumulativa de itens fornecidos pelo depositante ultrapassar um limite. As faixas superiores descontam as taxas por quantidade de itens anteriormente pagas. 37 C.F.R. § 1.17(v)(1)–(3) (2026).
Contagem cumulativa quando um limite é ultrapassado | Taxa aplicável por quantidade de itens |
|---|---|
Mais de 50 até 100 itens | US$ 200 |
Mais de 100 até 200 itens | US$ 500, descontadas as taxas aplicáveis por quantidade de itens anteriormente pagas |
Mais de 200 itens | US$ 800, descontadas as taxas aplicáveis por quantidade de itens anteriormente pagas |
Não há desconto para pequenas ou microentidades nessas taxas por quantidade de itens. A taxa separada em função do momento da apresentação, quando exigida, é de US$ 280 para uma grande entidade, US$ 112 para uma pequena entidade e US$ 56 para uma microentidade. Ver U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Fee Schedule, taxas diversas de patentes, https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule (último acesso em 5 de novembro de 2026); 37 C.F.R. § 1.17(p), (v).
A contagem geralmente inclui cada ocorrência de um item fornecido pelo depositante, incluindo listagens repetidas em diferentes apresentações de IDS. A regra final prevê uma exceção para um item específico reapresentado após não ter sido considerado por estar em desconformidade. A contagem é, portanto, um registro de apresentações, e não simplesmente o número de referências distintas. Ver Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2025, 89 Fed. Reg. 91,898, 91,924 (Nov. 20, 2024).
O advogado precisa acompanhar a contagem individual de cada pedido. Um novo pedido de continuidade começa em zero, enquanto um RCE não reinicia a contagem existente. Apresentações anteriores também continuam sendo relevantes para determinar se um protocolo posterior ultrapassa um limite, inclusive em pedidos pendentes antes da entrada em vigor das regras sobre taxas. IDS Size Fee Guide, questões 11–14.
O formulário também precisa corresponder aos requisitos atuais. A página de formulários do USPTO identifica o formulário SB/08–Patent Center auto-load de março de 2026 como a versão recomendada e explica que ele inclui informações sobre a taxa por quantidade de itens e a declaração escrita. O SB/08c fornece um formulário alternativo de declaração para uso com uma lista adequada de citações. Um PDF gerado pela versão beta precisa ser conferido quanto a esses elementos antes da apresentação. Ver U.S. Pat. & Trademark Off., Forms for Patent Applications, “Information Disclosure Statement,” https://www.uspto.gov/patents/apply/forms (último acesso em 5 de novembro de 2026); IDS Size Fee Guide, questão 8.
VII Um exemplo de IDS suplementar
Suponha que um pedido norte-americano tenha uma contagem cumulativa de 40 itens fornecidos pelo depositante. Uma revisão no Global Dossier identifica 20 referências candidatas. Doze são os mesmos documentos já devidamente apresentados e considerados naquele pedido; oito são referências adicionais que, segundo a avaliação do advogado, justificam divulgação.
Depois de verificar os autos, o advogado prepara uma IDS suplementar que lista os oito itens adicionais. A contagem cumulativa passa a ser 48, de modo que nenhuma taxa por quantidade de itens é devida. A apresentação ainda exige a declaração de que nenhuma taxa dessa natureza é devida e quaisquer declarações relativas ao prazo, taxas em função do momento da apresentação e documentos de apoio aplicáveis. Se, em vez disso, o advogado reapresentar todos os 20 itens, a contagem normalmente passa a ser 60, ultrapassando o primeiro limite e exigindo uma taxa por quantidade de itens de US$ 200. Ver 37 C.F.R. §§ 1.17(v)(1), 1.98(a)(4); IDS Size Fee Guide, questão 12.
O exemplo pressupõe que as doze referências anteriores foram devidamente consideradas e não exigem correção. Se uma apresentação anterior foi deficiente, o advogado deve sanar essa deficiência, em vez de simplesmente retirar a referência da lista de trabalho. A conciliação pode evitar taxas desnecessárias, mas o registro de divulgação rege a decisão sobre a apresentação.
VIII Incorporação da ferramenta à prática de tramitação de pedidos
Uma divisão prática do trabalho atribui a coleta de citações, a obtenção de documentos e as verificações bibliográficas à equipe treinada de tramitação de pedidos, seguida de revisão por advogado da relevância, das certificações e da estratégia de apresentação. O registro de trabalho pode identificar cada documento, sua origem, as datas pertinentes de comunicação e de conhecimento e sua situação em cada pedido norte-americano. Manter esses campos juntos facilita a auditoria da preparação posterior de IDS e reduz a dependência da memória.
Após o protocolo, o escritório pode conservar o conjunto exato de documentos apresentados e o recibo, atualizar a contagem cumulativa e revisar a IDS devolvida em busca de indicações de consideração. Um recibo confirma a apresentação; o tratamento posterior pelo examinador fornece outra parte do registro. Ver MPEP § 609.05(b).
Como a interface e os formulários exportados podem mudar, um escritório que adote a versão beta pode primeiro validar o arquivo atualmente disponibilizado para download em relação a uma família pública de patentes e aos seus próprios procedimentos de protocolo. Essa revisão pode verificar o funcionamento da seleção, os campos exportados, os requisitos atuais dos formulários e a forma de retenção das seleções temporárias. O projeto documentado sugere que o maior benefício ocorre quando a digitação repetida de citações consome tempo substancial da equipe. Cada escritório pode avaliar esse benefício pelo tempo de preparação, pelas correções de transcrição e pelo esforço necessário para a revisão final.
A Citation List/eIDS BETA se integra melhor a um processo que conecta as informações de tramitação estrangeira ao registro de divulgação norte-americano. Suas funções de preparação podem reduzir o trabalho administrativo, enquanto a verificação das fontes, a apresentação tempestiva, as declarações precisas e o acompanhamento da consideração pelo examinador preservam o valor da apresentação resultante.