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Resumo executivo: Para invenções desenvolvidas nos Estados Unidos, na China ou entre os dois países, a decisão sobre o primeiro depósito de patente deve começar por uma análise territorial do local da invenção, e não pela nacionalidade dos inventores, pela sede da empresa ou pelo local de depósito preferido. Os Estados Unidos geralmente exigem uma licença para depósito no exterior antes de depositar em outro país uma invenção realizada nos Estados Unidos, salvo se um pedido nos Estados Unidos estiver pendente há pelo menos seis meses sem ordem de sigilo ou se outra via de licenciamento se aplicar. A China, por sua vez, exige um exame de confidencialidade antes do depósito no exterior de uma invenção ou modelo de utilidade realizado na China, isto é, cuja solução técnica substancial tenha sido concluída na China. Essas regras são fáceis de ignorar na pesquisa e desenvolvimento transfronteiriços, sobretudo quando equipes distribuídas contribuem com aspectos diferentes da invenção reivindicada. Um cidadão chinês pode criar uma invenção de origem norte-americana enquanto está nos Estados Unidos, e um cidadão norte-americano pode criar uma invenção de origem chinesa enquanto está na China. Portanto, as equipes de patentes devem analisar as contribuições com foco nas reivindicações antes do depósito, preservar os registros das autorizações e evitar presumir que um pedido provisório nos Estados Unidos, um primeiro depósito na China ou um pedido PCT resolve automaticamente os requisitos de análise de segurança nacional de ambos os países.
I. Introdução
A estratégia multinacional de depósito de patentes costuma começar com perguntas conhecidas: onde está o mercado? Onde estão os concorrentes? O primeiro depósito deve ser um pedido provisório nos Estados Unidos, um pedido chinês, um pedido europeu ou um pedido PCT? Para invenções desenvolvidas nos Estados Unidos, na China ou entre os dois países, porém, uma pergunta mais básica deve vir primeiro: onde a invenção foi realizada?
Essa pergunta importa porque tanto os Estados Unidos quanto a China restringem determinados depósitos de patentes no exterior antes da realização de uma análise de segurança nacional. O mecanismo dos Estados Unidos geralmente é chamado de licença para depósito no exterior. O equivalente chinês costuma ser chamado de exame ou análise de confidencialidade. Embora a justificativa de política pública seja semelhante, os dois regimes diferem em terminologia, fato gerador, procedimento, escopo da matéria, prazos e consequências.
O ponto prático mais importante é que nenhum dos regimes é, principalmente, uma regra baseada na nacionalidade do inventor. Os Estados Unidos perguntam se a invenção foi realizada nos Estados Unidos. A China pergunta se a invenção ou o modelo de utilidade foi realizado na China, isto é, se o conteúdo substancial da solução técnica foi concluído na China. Um cidadão chinês pode criar uma invenção de origem norte-americana enquanto está fisicamente nos Estados Unidos, e um cidadão norte-americano pode criar uma invenção de origem chinesa enquanto está fisicamente na China.
II. A política compartilhada: análise de segurança nacional antes da divulgação no exterior
As leis de licença para depósito no exterior se situam na interseção entre tramitação de patentes, controle de exportações, análise de segurança nacional e análise do local da invenção. Não são regras ordinárias de prioridade. Um problema de licença para depósito no exterior pode surgir mesmo quando a invenção é patenteável, o depositante é seu titular, as reivindicações têm suporte adequado e o depósito cumpre os prazos da Convenção de Paris ou do PCT.
O quadro legal dos Estados Unidos se encontra principalmente em 35 U.S.C. §§ 181–188 e nos regulamentos de implementação de 37 C.F.R. Part 5. O § 184 restringe depósitos no exterior de invenções realizadas nos Estados Unidos, salvo se o depositante obtiver a licença exigida ou se tiver transcorrido o prazo legal de seis meses após o depósito nos Estados Unidos, sujeito às limitações de ordens de sigilo. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e). A regra chinesa consta do artigo 19 da Lei de Patentes da República Popular da China, que exige exame de confidencialidade antes do depósito no exterior de uma invenção ou modelo de utilidade realizado na China. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) [doravante China Patent Law].
Essas regras são fáceis de deixar passar porque surgem antes do fluxo usual de tramitação de patentes. Uma equipe de patentes pode estar concentrada na inventoria, titularidade, classificação para exportação, prioridade ou escopo das reivindicações, enquanto o departamento de depósitos simplesmente executa uma instrução de depositar primeiro nos Estados Unidos, na China, na Europa ou pelo PCT. Mas, se a sequência de depósitos violar a regra aplicável de autorização de segurança nacional, talvez o problema não possa ser corrigido posteriormente.
III. O regime de licença para depósito no exterior dos Estados Unidos
A regra dos Estados Unidos se aplica quando se pretende depositar no exterior um pedido referente a uma invenção realizada nos Estados Unidos. Nos termos de 37 C.F.R. § 5.11(a), é exigida uma licença do Comissário de Patentes antes de depositar um pedido de patente, inclusive modificações, emendas, suplementos ou divisões, ou antes de solicitar o registro de modelo de utilidade, desenho industrial ou modelo em um país estrangeiro ou perante uma autoridade de propriedade intelectual estrangeira ou internacional, se a invenção tiver sido realizada nos Estados Unidos e não houver pedido depositado nos Estados Unidos ou se esse pedido tiver sido depositado menos de seis meses antes do depósito pretendido no exterior. 37 C.F.R. § 5.11(a)(1)–(2).
O regulamento é expressamente territorial. Não diz “invenções realizadas por cidadãos norte-americanos” nem “invenções pertencentes a empresas norte-americanas”. Diz invenções “realizadas nos Estados Unidos”. 37 C.F.R. § 5.11(a). Inversamente, não se exige licença nos termos da alínea (a) se a invenção não tiver sido realizada nos Estados Unidos ou se um pedido correspondente nos Estados Unidos tiver sido depositado há pelo menos seis meses e não estiver sujeito a ordem de sigilo. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1)–(2).
A via mais comum para obter uma licença dos Estados Unidos para depósito no exterior é depositar primeiro no USPTO. O depósito de um pedido nos Estados Unidos para uma invenção realizada nesse país é tratado como incluindo uma petição de licença para depósito no exterior, e o recibo de depósito ou outra comunicação oficial do USPTO indica se a licença foi concedida. 37 C.F.R. § 5.12(a); Manual of Patent Examining Procedure § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [doravante MPEP]. O depositante também pode apresentar uma petição expressa de licença, inclusive quando ainda não tiver sido depositado um pedido nos Estados Unidos, quando o recibo de depósito ainda não tiver sido emitido, quando matéria adicional precisar ser licenciada ou quando for necessário tratamento acelerado. 37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140.
A regra dos Estados Unidos também inclui uma dimensão de controle de exportações. Uma licença para depósito no exterior autoriza determinadas exportações de dados técnicos para fins relacionados à preparação, ao depósito, ao possível depósito e à tramitação de um pedido estrangeiro, e para o uso de serviços on-line específicos da OMPI na preparação de um pedido internacional a ser depositado no USPTO como Organismo Receptor. 37 C.F.R. § 5.11(b). Mas não é uma autorização geral de controle de exportações. Se dados técnicos forem exportados por razões não relacionadas ao depósito de patentes no exterior, outros regimes de controle de exportações ainda poderão se aplicar. 37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140.
As consequências do descumprimento podem ser graves. Nos termos de 35 U.S.C. § 185, uma pessoa que deposite indevidamente no exterior sem obter a licença exigida pode ficar impedida de receber uma patente dos Estados Unidos, e uma patente já concedida nos Estados Unidos pode ser inválida, salvo se a falta de obtenção da licença tiver ocorrido por erro e a patente não divulgar matéria abrangida por 35 U.S.C. § 181. 35 U.S.C. § 185. Uma violação dolosa também pode acarretar sanções penais. 35 U.S.C. § 186. O USPTO também admite petições de licença retroativa para depósito no exterior quando um depósito estrangeiro sem licença tiver ocorrido por erro e os requisitos regulamentares forem atendidos. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140.
IV. O regime chinês de exame de confidencialidade
A regra equivalente da China não é formulada como uma “licença para depósito no exterior” na terminologia dos Estados Unidos. O artigo 19 da Lei de Patentes chinesa exige que, quando qualquer entidade ou pessoa pretenda depositar no exterior um pedido de patente para uma invenção ou modelo de utilidade realizado na China, a matéria seja previamente submetida ao departamento de administração de patentes do Conselho de Estado para exame de confidencialidade. China Patent Law art. 19.
Duas características são especialmente importantes para os profissionais dos Estados Unidos. Primeiro, o artigo 19 se aplica a “qualquer entidade ou pessoa”. Não se limita a cidadãos chineses, empresas chinesas ou inventores residentes na China. China Patent Law art. 19. Segundo, a regra se dirige a invenções e modelos de utilidade “realizados na China”. Id. Os atuais Regulamentos de Implementação definem essa expressão como uma invenção ou modelo de utilidade cujo conteúdo substancial da solução técnica tenha sido concluído no território da China. Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8 (promulgated by the State Council, June 15, 2001, amended Dec. 11, 2023) [doravante China Patent Law Implementing Regulations].
O artigo 8 dos Regulamentos de Implementação estabelece as vias procedimentais. Se um depositante pretender depositar diretamente em um país estrangeiro ou apresentar um pedido internacional de patente a uma organização estrangeira pertinente para uma invenção ou modelo de utilidade concluído na China, deverá primeiro apresentar uma solicitação de análise de confidencialidade e fornecer uma explicação detalhada da solução técnica. China Patent Law Implementing Regulations art. 8(1). Se o depositante primeiro depositar na China e posteriormente pretender depositar no exterior ou apresentar um pedido internacional de patente a uma organização estrangeira, deverá apresentar a solicitação de análise de confidencialidade antes do depósito estrangeiro. Id. art. 8(2). O depósito de um pedido internacional de patente no departamento de administração de patentes do Conselho de Estado é considerado como incluindo uma solicitação de análise de confidencialidade. Id. art. 8.
As regras de prazo também são específicas. Nos termos do artigo 9 dos Regulamentos de Implementação, se o departamento de administração de patentes, após exame, considerar que a invenção ou o modelo de utilidade pode envolver segurança nacional ou interesses nacionais significativos que exijam confidencialidade, deverá emitir uma notificação de análise de confidencialidade no prazo de dois meses a partir da apresentação da solicitação; em casos complexos, esse prazo poderá ser prorrogado por mais dois meses. China Patent Law Implementing Regulations art. 9. Se o exame de confidencialidade prosseguir, uma decisão sobre a necessidade de confidencialidade deverá ser tomada no prazo de quatro meses a partir da apresentação da solicitação; em casos complexos, esse prazo poderá ser prorrogado por dois meses. Id.
A sanção por violar o artigo 19 é direta e comercialmente importante. Se um pedido de patente para uma invenção ou modelo de utilidade for depositado no exterior em violação ao artigo 19, não será concedido direito de patente à invenção ou ao modelo de utilidade quando um pedido for depositado na China. China Patent Law art. 19. Se a violação resultar na divulgação de um segredo de Estado, o artigo 78 prevê sanção administrativa e possível responsabilidade penal. Id. art. 78.
V. Principais diferenças entre os regimes dos Estados Unidos e da China
Os regimes dos Estados Unidos e da China são semelhantes em sua política, mas diferentes na execução.
Nos Estados Unidos, o mecanismo operacional é uma licença nos termos de 35 U.S.C. § 184 e 37 C.F.R. Part 5. Um pedido nos Estados Unidos normalmente inicia automaticamente a análise da licença, e o recibo de depósito ou outra comunicação do USPTO indica se a licença foi concedida. 37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140. Na China, o mecanismo operacional é um exame de confidencialidade nos termos do artigo 19 da Lei de Patentes chinesa e dos artigos 8 e 9 dos Regulamentos de Implementação. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations arts. 8–9.
A regra dos Estados Unidos abrange expressamente pedidos de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais ou modelos. 37 C.F.R. § 5.11(a). O regime chinês do artigo 19 se dirige a invenções e modelos de utilidade, e não a desenhos industriais. China Patent Law art. 19. Essa distinção importa para produtos de consumo com forte componente de design, nos quais um depósito de desenho industrial de origem norte-americana pode envolver 37 C.F.R. Part 5, enquanto o artigo 19 chinês pode não se aplicar segundo seus próprios termos. Outras leis chinesas referentes a segredos de Estado, exportação de tecnologia, segurança de dados ou segurança nacional ainda podem precisar ser consideradas.
O sistema dos Estados Unidos contém uma via prática de seis meses: se um pedido correspondente nos Estados Unidos tiver sido depositado há pelo menos seis meses e não estiver sujeito a ordem de sigilo, não será exigida licença nos termos de 37 C.F.R. § 5.11(a). 37 C.F.R. § 5.11(e)(2). O sistema chinês não está estruturado como uma dispensa de seis meses no modelo dos Estados Unidos. Em vez disso, o depositante deve solicitar exame de confidencialidade antes do depósito no exterior quando o artigo 19 se aplicar. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
O sistema dos Estados Unidos também prevê regularização retroativa quando o depósito no exterior tiver ocorrido por erro e os requisitos pertinentes forem atendidos. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25. Não se deve tratar o artigo 19 chinês como se contivesse um mecanismo equivalente de licença retroativa no modelo dos Estados Unidos. A prática mais segura na China é obter a liberação no exame de confidencialidade antes do depósito no exterior.
VI. O caso difícil: quando uma invenção é “realizada” ou uma solução técnica é “concluída”?
Os casos simples são diretos. Se toda a atividade inventiva ocorrer nos Estados Unidos, as regras norte-americanas de licença para depósito no exterior devem ser analisadas antes de qualquer depósito fora do país. Ver 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Se todo o desenvolvimento substancial de uma invenção ou modelo de utilidade ocorrer na China, o requisito chinês de exame de confidencialidade deve ser analisado antes de qualquer depósito no exterior. Ver Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. Os casos mais difíceis não são os que envolvem um único país. São os de desenvolvimento distribuído.
Na pesquisa e desenvolvimento colaborativos modernos, a história da invenção frequentemente não corresponde de modo claro a um único local. Uma equipe pode identificar o problema técnico. Outra pode propor o algoritmo central. Uma terceira pode projetar a arquitetura de controle. Uma quarta pode validar experimentalmente o sistema. Uma equipe comercial pode então acrescentar a modalidade que torna a invenção valiosa. Nesse contexto, a questão da licença para depósito não deve ser reduzida apenas a passaportes, sede corporativa, local de reunião ou registros de viagem. Esses fatos podem constituir provas relevantes, mas não substituem a análise jurídica.
Para fins dos Estados Unidos, a redação legal e regulamentar pergunta se a invenção foi “realizada nos” Estados Unidos. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Essa análise deve ser orientada pelos princípios ordinários do direito de patentes dos Estados Unidos sobre concepção e contribuição inventiva. No direito norte-americano, a concepção geralmente exige uma ideia definida e permanente da invenção completa e operacional, e não apenas um objetivo de pesquisa, um resultado desejado ou um pedido para que alguém resolva um problema. Ver Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). Assim, em um projeto distribuído, o advogado deve perguntar onde o conceito inventivo reivindicado efetivamente se formou e quem contribuiu com os elementos que tornaram a invenção completa para fins das reivindicações.
Para fins da China, a pergunta é formulada de outra maneira. O artigo 19 se aplica quando uma invenção ou modelo de utilidade é “realizado na China”, e os Regulamentos de Implementação explicam que isso se refere a uma invenção ou modelo de utilidade cujo conteúdo substancial da solução técnica tenha sido concluído na China. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. Essa formulação direciona a atenção para a substância da solução técnica, e não apenas para a nacionalidade dos inventores, a residência do depositante ou o local administrativo do departamento de patentes.
Essa diferença de redação importa. A análise dos Estados Unidos tende a se alinhar naturalmente ao local da concepção e da contribuição inventiva. A análise chinesa se concentra em onde foi concluído o conteúdo substancial da solução técnica. Essas análises frequentemente apontarão para o mesmo país, mas nem sempre. Por exemplo, uma equipe nos Estados Unidos pode formular o conceito inventivo geral, enquanto uma equipe baseada na China fornece a arquitetura técnica concreta que torna a solução operacional. Inversamente, uma equipe baseada na China pode identificar a solução técnica, enquanto uma equipe nos Estados Unidos contribui posteriormente com uma melhoria decisiva para as reivindicações. Em qualquer dos casos, uma regra mecânica baseada no local da reunião final ou da primeira sessão de redação da patente seria pouco confiável.
A melhor prática é analisar as contribuições com foco nas reivindicações antes de selecionar o local do primeiro depósito. O advogado deve identificar as características que provavelmente aparecerão nas reivindicações independentes, determinar quem contribuiu com essas características e mapear onde essas contribuições foram realizadas. A análise deve distinguir entre identificar um problema, sugerir um objetivo de desempenho desejado, executar uma implementação rotineira, concretizar uma invenção já concebida e contribuir com uma característica que passa a integrar a solução inventiva reivindicada. Ver Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28.
A documentação importa. Nos casos limítrofes, o registro deve incluir comunicações de invenção, atas e notas de reuniões, cadernos de laboratório, históricos de commits de código-fonte, materiais de revisão de projeto, desenhos técnicos, protocolos de teste, correspondência por e-mail e registros da redação da patente. O objetivo não é apenas reconstruir onde as pessoas estavam em determinada data, mas determinar onde a contribuição jurídica e tecnicamente significativa foi realizada. Um calendário de viagens pode mostrar que um engenheiro estava em Xangai, Boston, Shenzhen ou San Jose; não necessariamente mostra onde ocorreu a contribuição inventiva substancial.
Essa análise é especialmente importante quando o primeiro depósito é um pedido provisório nos Estados Unidos, um pedido de patente de invenção chinês ou um pedido PCT. Um depósito provisório nos Estados Unidos pode ser apropriado para uma invenção realizada nesse país, mas pode ser um depósito no exterior sob a perspectiva chinesa se o conteúdo substancial de uma invenção ou modelo de utilidade tiver sido concluído na China. Inversamente, depositar primeiro na China pode não resolver questões de licença dos Estados Unidos para depósito no exterior se matéria inventiva relevante para as reivindicações tiver sido realizada nos Estados Unidos. Ver 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations art. 8.
A lição prática é que “onde a invenção foi realizada?” nem sempre equivale a “onde ocorreu a reunião?” ou “onde o inventor era empregado?”. Em pesquisa e desenvolvimento distribuídos entre Estados Unidos e China, a pergunta mais segura é mais precisa: onde foram realizadas as contribuições inventivas substanciais e, para a China, onde foi concluído o conteúdo substancial da solução técnica? Essa pergunta deve ser respondida antes de enviar a primeira instrução de depósito.
VII. Cenários comuns
Os cenários a seguir aplicam a abordagem baseada em contribuições descrita acima. Cada um pressupõe fatos simplificados, mas a análise no mundo real deve permanecer centrada nas reivindicações: identificar a contribuição inventiva substancial, determinar onde ela foi realizada e, então, avaliar se são necessários a análise de licença dos Estados Unidos para depósito no exterior, o exame chinês de confidencialidade ou ambos.
Cenário 1: pesquisa e desenvolvimento apenas nos Estados Unidos, com primeiro depósito desejado fora do país
Suponha que todo o trabalho inventivo tenha ocorrido nos Estados Unidos, mas o depositante queira depositar primeiro na Europa, na China ou por meio de um pedido PCT apresentado a um Organismo Receptor fora dos Estados Unidos. Como a invenção foi realizada nos Estados Unidos, geralmente será exigida uma licença norte-americana para depósito no exterior antes do depósito estrangeiro, salvo se um pedido nos Estados Unidos já tiver sido depositado há pelo menos seis meses e nenhuma ordem de sigilo se aplicar. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e)(2).
As soluções usuais são depositar primeiro no USPTO e confirmar que o recibo de depósito ou outra comunicação oficial concede a licença, apresentar uma petição expressa nos termos de 37 C.F.R. § 5.12(b) ou aguardar seis meses após o depósito nos Estados Unidos, se nenhuma ordem de sigilo tiver sido emitida. 37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140.
Cenário 2: centro de pesquisa e desenvolvimento na China, com a controladora norte-americana querendo depositar primeiro um pedido provisório nos Estados Unidos
Suponha que o conteúdo técnico substancial de uma invenção ou modelo de utilidade tenha sido concluído na China, mas a equipe corporativa de patentes queira depositar primeiro um pedido provisório nos Estados Unidos. Sob a perspectiva chinesa, esse pedido provisório é um depósito de patente no exterior. Se a invenção ou o modelo de utilidade tiver sido realizado na China, o artigo 19 exige exame de confidencialidade antes desse depósito nos Estados Unidos. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
O fato de um pedido provisório nos Estados Unidos normalmente não ser publicado imediatamente não elimina a questão do artigo 19. O fato gerador é o depósito no exterior de uma invenção ou modelo de utilidade concluído na China, e não a publicação. China Patent Law art. 19.
Cenário 3: contribuições inventivas conjuntas nos Estados Unidos e na China
Suponha que inventores ou colaboradores técnicos tanto nos Estados Unidos quanto na China tenham contribuído para o conceito inventivo reivindicado. Esse é o problema multinacional mais difícil e mais comum. A legislação dos Estados Unidos pode estar envolvida porque parte da invenção foi realizada nesse país. 37 C.F.R. § 5.11(a). A legislação chinesa também pode estar envolvida porque o conteúdo substancial da solução técnica pode ter sido concluído, ao menos em parte, na China. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Nessa situação, a equipe de depósitos não deve presumir que depositar primeiro em qualquer das jurisdições resolve todos os problemas. Depositar primeiro no USPTO pode atender à análise da licença dos Estados Unidos, mas não necessariamente satisfaz o requisito chinês de exame de confidencialidade. Depositar primeiro na China pode atender às preocupações chinesas de exame de confidencialidade, mas não fornece automaticamente uma licença dos Estados Unidos para depósito no exterior da matéria realizada nos Estados Unidos. A abordagem mais segura é analisar se ambas as autorizações são necessárias antes de depositar fora de qualquer das duas jurisdições.
Cenário 4: cidadão chinês cria a invenção enquanto está nos Estados Unidos em uma reunião com uma empresa norte-americana
Suponha que um cidadão chinês viaje aos Estados Unidos para uma reunião técnica com uma empresa norte-americana. Durante a reunião, ele concebe a invenção, sozinho ou em conjunto com profissionais da empresa dos Estados Unidos. Posteriormente, as partes querem depositar primeiro na China, na Europa ou por meio de um pedido PCT apresentado fora do USPTO como Organismo Receptor.
A nacionalidade chinesa do inventor não deve determinar a análise da licença dos Estados Unidos para depósito no exterior. Se a invenção tiver sido realizada nos Estados Unidos, a regra norte-americana poderá se aplicar. 37 C.F.R. § 5.11(a). Em geral, deve-se obter uma licença dos Estados Unidos para depósito no exterior antes de depositar em outro país, salvo se nenhuma licença for exigida porque um pedido correspondente nos Estados Unidos está depositado há pelo menos seis meses sem ordem de sigilo. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2).
A nacionalidade chinesa do inventor, isoladamente, tampouco deve acionar o artigo 19 chinês. A análise legal da China pergunta se a invenção ou o modelo de utilidade foi realizado na China. China Patent Law art. 19. Se todo o conteúdo técnico substancial tiver sido concluído nos Estados Unidos, o artigo 19 geralmente não deverá ser acionado apenas porque o inventor é chinês. A conclusão pode mudar se conteúdo técnico relevante tiver sido desenvolvido na China antes da reunião, se profissionais baseados na China tiverem contribuído de lá com características substanciais ou se regras de segredo de Estado, relações de trabalho ou transferência de tecnologia se aplicarem de forma independente.
A lição é direta: um cidadão chinês pode criar uma invenção de origem norte-americana para fins de licença para depósito no exterior.
Cenário 5: cidadão norte-americano cria a invenção enquanto está na China em uma reunião com uma empresa chinesa
Agora suponha que um cidadão norte-americano viaje à China para uma reunião técnica com uma empresa chinesa. Durante a reunião na China, ele concebe a invenção reivindicada, sozinho ou em conjunto com profissionais da empresa chinesa. As partes querem depositar primeiro um pedido provisório nos Estados Unidos.
A nacionalidade norte-americana do inventor não deve determinar a análise chinesa de exame de confidencialidade. Se o conteúdo substancial da solução técnica tiver sido concluído na China, a invenção ou o modelo de utilidade foi “concluído na China” nos termos do artigo 8 dos Regulamentos de Implementação, e uma solicitação de exame de confidencialidade deverá ser apresentada antes do depósito do pedido provisório nos Estados Unidos. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Em geral, uma licença dos Estados Unidos para depósito no exterior não deve ser exigida apenas porque o inventor é cidadão norte-americano. Se a invenção não tiver sido realizada nos Estados Unidos, não será exigida licença nos termos de 37 C.F.R. § 5.11(a). 37 C.F.R. § 5.11(e)(1). Mas a análise muda se parte da invenção reivindicada tiver sido concebida nos Estados Unidos, se profissionais baseados nos Estados Unidos tiverem feito contribuições inventivas de lá ou se emendas posteriores acrescentarem matéria de origem norte-americana.
A lição é igualmente direta: um cidadão norte-americano pode criar uma invenção de origem chinesa para fins de restrições ao depósito no exterior.
Cenário 6: primeiro depósito pelo PCT
Um depósito PCT pode ser útil, mas não elimina as questões nacionais de licença para depósito. Se a invenção tiver sido realizada nos Estados Unidos, depositar um pedido PCT no USPTO como Organismo Receptor recebe tratamento diferente do depósito perante um Organismo Receptor estrangeiro. 37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832. Se a invenção ou o modelo de utilidade tiver sido concluído na China, o depósito de um pedido internacional de patente no departamento chinês de administração de patentes é considerado como incluindo uma solicitação de análise de confidencialidade. China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
O Organismo Receptor importa. Para matéria de origem norte-americana, o RO/US pode ser uma via inicial PCT mais segura. Para matéria de origem chinesa, um depósito PCT por meio da CNIPA pode atender ao procedimento chinês de análise de confidencialidade, porque a solicitação é considerada feita simultaneamente. Para matéria mista dos Estados Unidos e da China, o advogado deve avaliar se os requisitos de autorização de ambos os países precisam ser atendidos antes de qualquer depósito PCT.
Cenário 7: lançamento de produto com forte componente de design
A regra dos Estados Unidos inclui expressamente pedidos ou registros estrangeiros de modelos de utilidade, desenhos industriais ou modelos. 37 C.F.R. § 5.11(a). O artigo 19 chinês, por sua vez, se refere a invenções e modelos de utilidade. China Patent Law art. 19. Como resultado, um depósito de desenho industrial referente a matéria realizada nos Estados Unidos pode apresentar uma questão de licença norte-americana para depósito no exterior, enquanto a regra chinesa de exame de confidencialidade do artigo 19 pode não se aplicar, segundo seus termos, a um depósito exclusivamente de desenho industrial.
Essa distinção não deve ser ampliada indevidamente. Desenhos de produtos podem ser apresentados juntamente com características técnicas, matéria de modelo de utilidade, métodos de fabricação, software ou informações técnicas confidenciais. Um plano de depósito que priorize desenhos industriais ainda deve ser verificado quanto a depósitos de modelos de utilidade, depósitos de invenções, controles de exportação, regras de transferência de tecnologia e obrigações de confidencialidade.
VIII. Conclusão
Os regimes de depósito no exterior dos Estados Unidos e da China compartilham um objetivo de segurança nacional, mas não são intercambiáveis. O regime dos Estados Unidos é um sistema de licença para depósito no exterior vinculado a invenções realizadas nos Estados Unidos. O regime chinês é um sistema de exame de confidencialidade vinculado a invenções e modelos de utilidade realizados na China. O erro mais perigoso é substituir a análise legal pela nacionalidade, pela sede da empresa ou pelo local de depósito desejado.
Para famílias de patentes que envolvem Estados Unidos e China, a decisão sobre o primeiro depósito deve começar por uma análise territorial do local da invenção. Um cidadão chinês que inventa nos Estados Unidos pode criar uma questão de licença para depósito no exterior de origem norte-americana. Um cidadão norte-americano que inventa na China pode criar uma questão chinesa de exame de confidencialidade. Na pesquisa e desenvolvimento transfronteiriços, a pergunta mais segura não é “Onde queremos depositar primeiro?”, mas “Qual país precisa autorizar esta invenção antes de depositarmos em qualquer outro lugar?”.